A Reclamante é AKG Acoustics Gmbh de Viena, Áustria, representada por ABO IP, Brasil.
A Reclamada é Semprebom Indústria de Produtos Naturais e Nutracê de Maringá, Brasil, auto-representada. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado perante o NIC.br. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 27 de fevereiro de 2019. Em 27 de fevereiro de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 28 de fevereiro de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta a pedido de esclarecimento feito pelo Centro, a Reclamante apresentou a Reclamação emendada no dia 4 de março de 2019.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3º das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 7 de março de 2019. De acordo com o art. 7º (a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de março de 2019. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 29 de março de 2019, o Centro decretou a revelia da Reclamada. Em 30 de março de 2019, a Reclamada enviou uma comunicação ao Centro.
O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 9 de abril de 2019. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4º e 5º das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso. 4. Questões de Fato
A Reclamante demonstrou estar legitimada para agir em defesa do sinal distintivo AKG, uma vez que detém a titularidade de 6 (seis) registros para a marca AKG no Brasil, em diversas classes, com datas de concessão que variam entre 10 de novembro de 1975 e 6 de setembro de 2011.
Dentre tais registros está o de nº 006155227, para a marca nominativa AKG, depositada em 30 de dezembro de 1970 e concedida em 10 de novembro de 1975, destinada a assinalar, na antiga classe 09.10/35, aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não.
O nome de domínio em disputa, , de titularidade da Reclamada, foi levado a registro em 28 de maio de 2017. Atualmente, o nome de domínio é usado pela Reclamada para a comercialização e divulgação de suplementos alimentares, identificados pela marca SEMPREBOM. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
No entender da Reclamante, o nome de domínio em disputa, ao reproduzir integralmente o sinal distintivo AKG, cria confusão com os registros de marca anteriores de titularidade da Reclamante, sustentado que “é de se esperar que o consumidor, ao se deparar com o nome de domínio , crie uma associação indevida entre ele e a marca [da Reclamante], tendo em vista que as marcas formadas pelo termo AKG [...] obtiveram fama e prestígio ao redor do mundo”.
Salienta a Reclamante, ainda, que a má-fé da Reclamada restaria demonstrada através do intuito da mesma em “se beneficiar da fama e reputação da AKG [...], de forma a promover a associação indevida por parte do consumidor, que decerto acreditará estar perante um nome de domínio oficial” da Reclamante.
Requereu a Reclamante, assim, que o nome de domínio em disputa seja a ela transferido. B. Reclamada
A Reclamada não apresentou Defesa formal, tendo tão somente encaminhado uma comunicação intempestiva ao Centro, em 30 de março de 2019. Na ocasião, o representante da Reclamada, Sr. Marcelo Neves, esclareceu que o nome de domínio em disputa “refere-se a iniciais de nomes de [sua] família (Adalto, Karen e Glória)”, afirmando ainda que sequer possui conhecimento sobre a marca da Reclamante, a qual seria, a seu ver, pouco conhecida no Brasil. 6. Análise e Conclusões
O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1 do Regulamento).
Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 3, caput, do Regulamento):
“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade”. A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
No presente caso, o nome de domínio em disputa, , excluída evidentemente a terminação “.”, reproduz integralmente o sinal distintivo AKG de titularidade da Reclamante, protegido sob diversos registros de marca adquiridos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme já indicado acima.
A partir de tais anterioridades, resta configurado o atendimento à alínea a) do art. 3 do Regulamento. B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé
De acordo com o Regulamento não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante”.
As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada a má-fé do registro ou uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.
Inicialmente, nota-se que a Reclamante, em sua singela e sumária peça, sequer especificou quais seriam os elementos do caso concreto que indicariam a presença de má-fé, não tendo a Reclamante feito menção a (i) nenhuma das alíneas contidas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento; ou mesmo (ii) qualquer outra hipótese que potencialmente caracterizaria a alegada conduta maliciosa da Reclamada.
Com efeito, e ante a ausência de qualquer indicação de hipótese contrária, os fatos do caso em tela indicam a ausência da possibilidade (ou mesmo interesse) da Reclamada em gerar associação indevida entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante. Tal conclusão decorre dos seguintes fatos:
1. As três letras que formam a marca da Reclamante podem assumir diferentes significados e serem tidas como acrônimo ou sigla, não tendo a Reclamante logrado comprovar que elas remetem a um significado específico ou diretamente relacionado à Reclamante;
2. Não logrou a Reclamante comprovar que sua marca, formada unicamente pelas letras “AKG” teria adquirido notoriedade no Brasil, quer em seu seguimento de atividade, quer tendo atingido o status de “alto renome”, o que lhe permitiria proteção em todos os ramos de atividade1 ;
3. Não logrou a Reclamante indicar que a Reclamada teria tentado criar confusão entre a marca AKG e os produtos oferecidos no sítio relativo ao nome de domínio em disputa;
4. Não logrou a Reclamante igualmente demonstrar que tenha a Reclamada buscado lucrar indevidamente a partir de uma associação indevida entre o nome de domínio em disputa e sua marca (não constam da página da Reclamada anúncios pagos (pay-per-click advertisements), que poderiam ser tidos como geradores de renda a partir de possível associação com a marca da Reclamante, nem tampouco há notícia de utilização do nome de domínio em disputa em conexão com esquemas fraudulentos (phishing etc.));
5. Não há indícios de que a Reclamada tenha por prática se apropriar de marcas de terceiros para a partir da associação com estas obter lucros ilícitos;
6. A Reclamada se utiliza do nome de domínio em disputa para comercializar suplementos alimentares, identificados pela marca SEMPREBOM que em absoluto podem ser tidos como confundíveis com os aparelhos acústicos da Reclamante;
7. Não há indícios de que a Reclamada conhecesse a marca AKG da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa.
Por fim, destaca-se que, muito embora alegue a Reclamante que a marca AKG seria uma da “mais conhecidas e valiosas do mundo”, foram necessários mais de 40 anos de vigência da marca no Brasil para que a Reclamante manifestasse interesse pelo registro do nome de domínio em disputa, o que abriu espaço para que terceiros, como a Reclamada, o registrasse para utilização em ramo inteiramente diverso e não relacionado, o que qualifica um legítimo interesse, nos termos do art. 10, alínea c) do Regulamento.
Desta forma, considerando-se o conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, este Especialista conclui não ter a Reclamante demonstrado a má-fé no registro ou no uso do nome de domínio em disputa pela Reclamada. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 23 de abril de 2019
Local: São Paulo, Brasil
1 A Lei nº 9.279/96 assegura, em seu artigo 125, que ao titular de marca de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Para se obter tal reconhecimento, contudo, é necessário comprovar o reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral, além da qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associe à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados, conforme Resoluções INPI/PR nº 107/2013 (disponível em: “/menu-servicos/arquivos-dirma-1/RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf”) e PR nº 172, de 07/10/2016 (disponível em: “/menu-servicos/arquivos-dirma-1/copy_of_RES_172_2016.pdf”).
Full & Egal Universal Law Academy