A Reclamante é NAOS, França, representada por Nameshield, França.
O Reclamado é Robson Domingues, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado perante o NIC.br. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 10 de maio de 2019. Em 10 de maio de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 14 de maio de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 16 de maio de 2019.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 21 de maio de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 10 de junho de 2019. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 11 de junho de 2019, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 19 de junho de 2019. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso. 4. Questões de Fato
A Reclamante é uma empresa francesa fundada há mais de 40 anos e atuante em mais de 100 países, especializada em desenvolver e comercializar produtos para o tratamento da pele.
A Reclamante é titular de registro ativo No. 840284012 para a marca BIODERMA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), no Brasil, depositado em 3 de agosto de 2017 e registrada em 21 de novembro de 2018, a qual é utilizada para distinguir a sua principal linha de produtos dermatológicos.
O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 7 de março de 2019.
Em 2 de julho de 2019, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Essa circunstância persiste até a presente data. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:
a) O nome de domínio em disputa é similar e passível de confusão com a marca BIODERMA, de propriedade do Reclamante. As adições da palavra “laser” e do country-code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.” ao nome de domínio em disputa não são suficientes para alterar a conclusão de que este é suficientemente similar ao ponto de criar confusão com a marca registada de titularidade da Reclamante, nem altera a impressão global relacionada à marca registada BIODERMA. Além disso, a expressão “bioderma” apenas é conhecida em associação com a Reclamante, não possuindo qualquer significado em português ou em qualquer outra língua. Uma pesquisa no Google acerca da expressão “bioderma” mostra vários resultados, todos eles exclusivamente associados com a Reclamante.
b) Ausência de direitos e de interesses legítimos do Reclamado no nome de domínio em disputa . De acordo com Croatia Airlines d. d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0455 1 , um reclamante é obrigado a demonstrar prima facie que o reclamado não tem direitos ou interesses legítimos. Uma vez feita essa demonstração, o reclamado tem o ônus de comprovar os seus direitos ou interesses legítimos no nome do domínio em disputa. In casu, a Reclamante confirma que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio em disputa. Nenhuma licença ou autorização foi concedida pela Reclamante ao Reclamado para fazer qualquer uso ou pedir o registo do nome de domínio em disputa. Uma pesquisa na base de dados WhoIs quanto ao registrante do nome de domínio em disputa aponta para “Robson Domingues”. Painéis anteriores demonstram que o reclamado não é comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa quando a informação da base de dados de WhoIs não é similar ao nome de domínio em disputa. Portanto, o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no termo “bioderma”. Além disso, o nome de domínio em disputa está inativo desde que foi registrado.
c) O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado em má-fé. A Reclamante afirma que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a sua marca registrada BIODERMA. O Reclamado registrou o nome de domínio em disputa, incorporando a marca da Reclamante, em conjunto com o termo “laser”, diretamente relacionado aos produtos oferecidos pela Reclamante. A Reclamante, portanto, alega que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa tendo pleno conhecimento dos direitos da Reclamante sobre a marca BIODERMA. Painéis administrativos anteriores decidindo sob o Regulamento consideraram que o conhecimento prévio dos direitos do reclamante constitui forte evidência de má-fé. A Reclamante nota que a inatividade do nome de domínio em disputa confirma a má-fé do Reclamado, uma vez que o Reclamado não desenvolveu qualquer sítio de rede eletrônica ativo correspondente ao nome de domínio em disputa. B. Reclamado
O Reclamado não apresentou Resposta à Reclamação. 6. Análise e Conclusões
De acordo com o art. 3 do Regulamento, a reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a lhe causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:
a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.
O nome de domínio em disputa é passível de criar confusão com a marca BIODERMA de titularidade da Reclamante.
A adição da palavra “laser” não afeta a conclusão do Especialista de que o nome de domínio em disputa é passível de confusão com a marca da Reclamante. É vasta a jurisprudência em procedimentos SACI-Adm e da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) no sentido de que as adições de termos genéricos ou de extensões de nomes de domínio não são suficientes para eliminar o potencial confusivo da reprodução de uma marca registrada no nome de domínio em disputada.
Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.
Todavia, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) e c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, provavelmente com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstando que seja identificada má fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.
Não obstante, as evidências do presente caso e a revelia do Reclamado levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com sua marca registrada.
A marca BIODERMA está diretamente associada aos produtos dermatológicos da Reclamante, tendo sido registrada, no Brasil, antes do registro do nome de domínio em disputa, pelo Reclamado.
O termo “bioderma” não possui qualquer significado em língua portuguesa.
A Reclamada não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “biodermalaser” para registrar o nome de domínio em disputa.
Segundo o art. 1o da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.
A utilização não-autorizada de marca da Reclamante pelo Reclamado não encontra guarida na legislação brasileira.
O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (“passive holding”) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.,Caso OMPI No. D2008-1796). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia,Caso OMPI No. DBR2011-0001.
A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) não utilizar o nome de domínio em disputa, (b) não indicar qualquer pretensão em fazê-lo, e (c) nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado, eis que não se coaduna com o dever geral de colaboração e lealdade, com o princípio da boa fé e com a função social e econômica desse ativo. Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.
Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes, não colaborando sequer para justificar a legitimidade de suas intenções. Certamente essa não é uma postura condizente com padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito, sendo, em conjunto com os fatos descritos acima, suficiente para atender aos requisitos do caput do art. 3 do Regulamento. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que seja transferido para a Reclamante2 .
Rodrigo Azevedo
Especialista
Data: 4 de julho de 2019
Local: Porto Alegre, Brasil
1 Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a WIPO Overview 3.0, quando apropriado.
2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
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