A Reclamante é Caterpillar Inc., Estados Unidos da América, representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.
O Reclamado é Webert Fernando Teixeira Lima, Brasil, representado por Tiago Teixeira Carrera, Brazil.
2. O Nome de Domínio e a Unidade de RegistroO nome de domínio em disputa é
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 9 de dezembro de 2019. Em 10 de dezembro de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 11 de dezembro de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 19 de dezembro de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 8 de janeiro de 2020. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 8 de janeiro de 2020.
O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 27 de janeiro de 2020. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de FatoA Reclamante é a Caterpillar Inc., empresa multinacional de origem estadunidense cuja principal atividade é a fabricação de máquinas, motores e veículos pesados, voltados principalmente para a construção civil e mineração.
A Reclamante é titular de diversas marcas no Brasil, dentre as quais se destacam as marcas CAT e CATERPILLAR, usadas há mais de 100 anos pela companhia. O portfólio de marcas da Reclamante no Brasil conta com mais de 150 registros de marca em vigor, que identificam diversos produtos como máquinas, motores, componentes e até artigos de vestuário para atender às necessidades exclusivas de uma variedade de setores.
Dentre os registros marcários referidos, a Reclamante obteve 5 (cinco) registros junto ao INPI para as marcas nominativas e mistas CAT e CATERPILLAR na classe internacional 25 (ex., Reg. No. 002593696, registrado em 12 de dezembro de 1949), que identifica “vestuário, calçados e chapelaria”, conforme demonstram os documentos anexos à Reclamação.
Vale mencionar também que a Caterpillar Brasil Ltda., subsidiária da Reclamante, é titular de 8 (oito) nomes de domínio “.br” compostos pelos mesmos elementos nominativos “cat” e “caterpillar”, a saber:
O Reclamado, por outro lado, é Webert Fernando Teixeira Lima, titular do nome de domínio em disputa
O Reclamado submeteu sua defesa ao Centro no dia 8 de janeiro de 2020, por meio da qual afirmou não se opor a cancelamento do nome de domínio em disputa
A Reclamante alega ser titular de registros para as marcas CAT e CATERPILLAR perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e, em decorrência disso, detentora do direito de uso exclusivo das referidas marcas em território nacional, bem como do direito de impedir terceiros de utilizarem tais expressões “cat” e “caterpillar” a qualquer título.
A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa, por incorporar a marca CATERPILLAR em sua integralidade, induz o consumidor a erro, pois esse equivocadamente pensa se tratar do website original da companhia.
De acordo com essa última, tal cenário se agrava devido ao fato de o website do Reclamado exibir indevidamente as marcas registradas e comercializar produtos da Reclamante, fazendo se passar pela própria Reclamante ou por alguma de suas distribuidoras autorizadas, circunstâncias essas que comprovariam a flagrante má-fé do Reclamado.
A Reclamante também afirma que o fato de o Reclamado usar a marca CATERPILLAR combinada com o termo “coturno” no nome de domínio em disputa, justamente para comercializar – sem qualquer autorização – coturnos e outros tipos de calçados das marcas CAT e CATERPILLAR, é outro indicio da má-fé do Reclamado.
Aduz ainda a Reclamante que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas, tratando-se de referência internacional em seu ramo de atuação, de modo que o Reclamado não poderia alegar que desconhecia as atividades desenvolvidas pela Reclamante no Brasil – até porque operaria no mesmo ramo.
A Reclamante afirma que o sinal CATERPILLAR é o elemento distintivo de seu nome empresarial, passível de proteção pelo art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP e pelo art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.
Considerando o cenário acima, a Reclamante chega a conclusão de que o intuíto do Reclamado é tão somente criar associação indevida com a Reclamante e se aproveitar de sua boa reputação, causando-lhes enormes prejuízos pelo desvio de clientela e eventual responsabilização perante os consumidores pela baixa qualidade dos produtos ofertados pelo Reclamado.
B. ReclamadoO Reclamado clama que não agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio em disputa. De acordo com o Reclamado, o nome teve inspiração na palavra “lagarta” - que em inglês se traduz “caterpillar” – em alusão à qualidade de aderência de seus calçados.
O Reclamado argui, ainda, que apesar de a marca da Reclamante possuir notoriedade em determinados países, no Brasil ela não é conhecida senão como referência em máquinas pesadas. No setor calçadista brasileiro, portanto, a CATERPILLAR não seria uma marca prestigiada.
Diante disso, o Reclamado aduz que não possuía conhecimento de que a Reclamante comercializava coturnos no Brasil. Assim, logo que foi notificado por esse, o Reclamado afirma ter retirado o site do ar em demonstração de sua boa-fé.
O Reclamado argumenta não ter lucrado às custas da Reclamante, pois (i) a semelhança entre o nome de domínio em disputa e as marcas da Reclamante não implicaria na confusão do consumidor, e (ii) os produtos por ele comercializados não guardam semelhança com aqueles comercializados pela Reclamante.
Por fim, o Reclamado diz não ter interesse em continuar explorando o nome de domínio em disputa, de modo que não se opõe ao cancelamento do endereço
De acordo com o artigo 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento, devem expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má−fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome do domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.
A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do RegulamentoPela a análise do caso, restou demonstrado que a Reclamante é titular de diversos registros marcários perante ao INPI para os sinais CAT e CATERPILLAR, de forma que esses registros lhes garantem proteção em todo território nacional e satisfazem o art. 3 do Regulamento.
Nota-se também que os sinais CAT e CATERPILLAR são marcas registradas amplamente conhecidas nos segmentos de mercado em que atuam. Dessa forma, o nome de domínio em disputa torna-se suscetível de causar confusão no consumidor que crê estar acessando o site oficial da Reclamante para venda de coturnos das marcas, uma vez que sua característica dominante, a saber, o termo “Caterpillar”, reproduz integralmente as marcas registradas da Reclamante.
Assim, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa
O Regulamento, em seu art. 10(c), estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e interesses legítimos sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.
No entanto, o Reclamado não demonstrou possuir qualquer direito ou legítimo interesse no nome de domínio em disputa. O Reclamado não possui nome empresarial ou marca de produto ou serviço que justifique o interesse no nome de domínio em disputa, tampouco existe associação conhecida entre o Reclamado e a Reclamante. Dessa forma, o fato de o nome de domínio em disputa
Vale destacar, ainda, que o nome de domínio em disputa foi registrado perante o Nic.br em 27 de junho de 2019, 70 (setenta) anos depois da concessão do primeiro registro de marca da Reclamante na classe 25, em 12 de dezembro de 1949. Ora, o registro de um nome de domínio deve considerar e respeitar os direitos de marca preexistentes. Além disso, o Especialista nota que o Reclamado consentiu com o cancelamento do nome de domínio em disputa.
Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, o Especialista entende pela falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.
Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 10(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.
C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má féDe acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do artigo 3 supracitado. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento estabelece que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.
Considerando a proteção das marcas CAT e CATERPILLAR no Brasil e no exterior, sendo essas objeto de diversos registros marcários de titularidade da Reclamante, bem como a notoriedade de tais marcas, o Especialista entende ser improvável que o Reclamado não tivesse conhecimento dos direitos da Reclamante sobre a marca CATERPILLAR no momento em que registrou o nome de domínio em disputa.
No presente caso, a má-fé do Reclamado é confirmada, ainda, ao se notar que o nome de domínio em disputa
Nesse cenário, é inegável que o registro do nome de domínio em disputa caracteriza má-fé, conforme entendimento manifestado por especialistas em diversos outros precedentes do Centro, inclusive envolvendo a reprodução das marcas da mesma Reclamante, como, por exemplo, Caterpillar Inc. v. Camila Plez Gomes,
Caso OMPI No. DBR2019-0009, como se verifica a seguir:
“Constata-se, também, que ao acessar ao site “botcaterpillar.com.br”, a Reclamada se faz passar pela própria Reclamante ou sua distribuidora autorizada, com o intuito de induzir os consumidores a erro e, ao mesmo tempo, lucrar às suas custas. (...) Outro indício de má-fé da Reclamada reside na combinação da marca CATERPILLAR com os termos “bot”, “coturno”, “bota”, “adventure” e “calçados” para identificar os seus nomes de domínios, sendo tais páginas online utilizadas justamente para a comercialização - não autorizada - de botas masculinas e femininas sob as marcas CAT e CATERPILLAR.”
Assim, considerando todo o acima exposto e o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, conclui-se que o Reclamado registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.
Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaze a segunda condição do art. 3 do Regulamento.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que
Gabriel F. Leonardos
Especialista
Data: 10 de fevereiro de 2020
Local: Rio de Janeiro, Brasil.