A Reclamante é Caterpillar Inc., Estados Unidos da América, representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.
O Reclamado é Christian Lima Reis, Brasil.
2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de RegistroOs nomes de domínio em disputa são
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 18 de dezembro de 2019. Em 18 de dezembro de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia 19 de dezembro de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 2 de janeiro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de janeiro de 2020. Em 14 de janeiro de 2020, o Reclamado enviou por e-mail uma comunicação ao Centro, solicitando 60 dias corridos para encerramento do site. O Reclamado não apresentou uma Defesa formal. Em 21 de janeiro de 2019, a Reclamante informou ao Centro a impossibilidade de acordo e solicitou o prosseguimento do procedimento administrativo. Portanto, em 27 de janeiro de 2020, o Centro notificou às Partes o início do processo de nomeação do painel administrativo.
O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 31 de janeiro de 2020. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de FatoA Reclamante é a Caterpillar Inc., empresa multinacional de origem estadunidense cuja principal atividade é a fabricação de máquinas, motores e veículos pesados, voltados principalmente para a construção civil e mineração.
A Reclamante é titular de diversas marcas no Brasil, dentre as quais se destacam as marcas CAT e CATERPILLAR, usadas há mais de 100 anos pela companhia. O portfólio de marcas da Reclamante no Brasil conta com mais de 150 registros de marca em vigor, que identificam diversos produtos como máquinas, motores, componentes e até artigos de vestuário para atender às necessidades exclusivas de uma variedade de setores.
Dentre os registros marcários referidos, a Reclamante obteve 5 (cinco) registros junto ao INPI para as marcas nominativas e mistas CAT e CATERPILLAR na classe internacional 25 (ex., Reg. No. 002593696, registrado em 12 de dezembro de 1949), que identifica “vestuário, calçados e chapelaria”, conforme demonstram os documentos anexos à Reclamação.
Vale mencionar também que a Caterpillar Brasil Ltda., subsidiária da Reclamante, é titular de 8 (oito) nomes de domínio “.br” compostos pelos mesmos elementos nominativos “cat” e “caterpillar”, a saber:
O Reclamado, por outro lado, é Christian Lima Reis, titular dos nomes de domínio em disputa
A Reclamante alega ser titular de registros para as marcas CAT e CATERPILLAR perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e, em decorrência disso, detentora do direito de uso exclusivo das referidas marcas em território nacional, bem como do direito de impedir terceiros de utilizarem as expressões “cat” e “caterpillar” a qualquer título.
A Reclamante argumenta que os nomes de domínio em disputa, por incorporarem a marca CATERPILLAR em sua integralidade, induzem o consumidor a erro, pois esse equivocadamente pensa se tratar do website original da Companhia.
De acordo com essa última, tal cenário se agrava devido ao fato de os websites do Reclamado exibirem indevidamente as marcas registradas e comercializarem produtos da Reclamante, fazendo se passar pela própria Reclamante ou por alguma de suas distribuidoras autorizadas, circunstâncias essas que comprovariam a flagrante má-fé do Reclamado.
A Reclamante também afirma que o fato de o Reclamado usar a expressão “Caterpillar” combinado com os termos “loja” e “calcados” nos nomes de domínio em disputa, justamente para comercializar – sem qualquer autorização – botas, tênis, chinelos e acessórios sob a marca CAT e CATERPILLAR, é outro indicio da má-fé do Reclamado.
Aduz, ainda, a Reclamante que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas, tratando-se de referência internacional em seu ramo de atuação, de modo que o Reclamado não poderia alegar que desconhecia as atividades desenvolvidas pela Reclamante no Brasil – até porque operaria no mesmo ramo.
A Reclamante afirma que o sinal “Caterpillar” é o elemento distintivo de seu nome empresarial, passível de proteção pelo art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP e pelo art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.
Considerando o cenário acima, a Reclamante chega à conclusão de que o intuito do Reclamado é tão somente ciar associação indevida com a Reclamante e se aproveitar de sua boa reputação, causando-lhes enormes prejuízos pelo desvio de clientela e eventual responsabilização perante os consumidores pela baixa qualidade dos produtos ofertados pelo Reclamado.
B. ReclamadoO Reclamado não apresentou Defesa formal às alegações das Reclamantes.
6. Análise e ConclusõesDe acordo com o artigo 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento, devem expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má−fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome do domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.
A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do RegulamentoPela a análise dos autos, restou demonstrado que a Reclamante é titular de diversos registros marcários perante ao INPI para os sinais CAT e CATERPILLAR, de forma que esses registros lhes garantem proteção em todo território nacional e satisfazem o art. 3 do Regulamento.
Nota-se também que os sinais CAT e CATERPILLAR são marcas registradas amplamente conhecidas nos segmentos de mercado em que atuam. Dessa forma, os nomes de domínio em questão tornam-se suscetíveis de causar confusão no consumidor que crê estar acessando o site oficial da Reclamante para venda de produtos das marcas, uma vez que sua característica dominante, a saber, o termo “Caterpillar”, reproduz integralmente as marcas registradas da Reclamante.
Assim, o Especialista conclui que os nomes de domínio em disputa
O Regulamento, em seu artigo 11(c), estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.
No entanto, o Reclamado não apresentou defesa à Reclamação, conforme artigo 10 do Regulamento e artigo 7(a) das Regras.
Além disso, não há qualquer indício de que o Reclamado possua nome empresarial ou marca de produto ou serviço que justifique interesses legítimos sob os nomes de domínio em disputa, tampouco existe associação conhecida entre o Reclamado e a Reclamante. Dessa forma, o fato de os nomes de domínio
Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que o Reclamado não se pronunciou em resposta às alegações da Reclamante, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa.
C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má féDe acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do artigo 3 supracitado. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento estabelece que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.
Considerando a proteção das marcas CAT e CATERPILLAR no Brasil e no exterior, sendo essas objeto de diversos registros marcários de titularidade da Reclamante, bem como a notoriedade de tais marcas, o Especialista entende ser improvável que o Reclamado não tivesse conhecimento dos direitos da Reclamante sobre a marca CATERPILLAR no momento em que registrou o nome de domínio em disputa.
No presente caso, a má-fé do Reclamado é confirmada, ainda, ao se notar que os nomes de domínio
Nesse cenário, é inegável que o registro dos nomes de domínio em disputa caracteriza má-fé, conforme entendimento manifestado por especialistas em diversos outros precedentes do Centro, inclusive envolvendo a reprodução das marcas da mesma Reclamante, como, por exemplo, Caterpillar Inc. v. Omar Quadros Motta,
Caso OMPI No. DBR2014-0013, como se verifica a seguir:
“Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado direito ou interesse legítimo algum com relação aos nomes de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua maca notoriamente conhecida) e tentativa de lucro indevido com a venda de produtos com as marcas da Reclamante em situação de comprovada confusão pelo público consumidor”.
Assim, considerando todo o acima exposto e o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé dos nomes de domínio em disputa por parte do Reclamado, conclui-se que o Reclamado registrou e está utilizando os nomes de domínio em disputa de má-fé.
Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a segunda condição do art. 3 do Regulamento.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide pelo cancelamento dos nomes de domínio
Gabriel F. Leonardos
Especialista
Data: 14 de fevereiro de 2020
Local: Rio de Janeiro, Brasil