A Reclamante é J. Safra IP Limited, Reino Unido, representada por Kasznar Leonardos Advogados, Brasil.
A Reclamada é Cingucap Gestão E Administração Recursos Ltda, representada por Mansur Murad Advogados, Brasil.
2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de RegistroOs nomes de domínio em disputa são
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 21 de janeiro de 2020. Em 22 de janeiro de 2020, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No 22 de janeiro de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 6 de fevereiro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 26 de fevereiro de 2020. A Reclamante apresentou Reclamação emendada em 12 de fevereiro de 2020, para incluir o nome de domínio
O Reclamado não apresentou Defesa tempestiva. Portanto, em 2 de março de 2020, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Luiz E. Montaury Pimenta como Especialista em 11 de março de 2020. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em 11 de março de 2020, a Reclamada enviou uma comunicação ao Centro, impugnando a inclusão do nome de domínio adicional. Em 20 de março de 2020, foi proferida a Ordem de Procedimento No. 1 1, requerendo a manifestação da Reclamada a respeito da inclusão do nome de domínio
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de FatoA Reclamante é uma fundação que integra o grupo internacional controlado pela família Safra, atuante, desde meados do século XIX, no setor financeiro por meio de serviços bancários em mais de 25 localidades na Europa, Asia, Oriente Médio e America Latina. A Reclamante é titular das marcas SAFRA no Brasil (ex., SAFRA Reg. No. 818691999, registrado em 30 de março de 2004) e no exterior e possui reconhecimento mundial em sua área de atuação.
De acordo com as informações e documentos juntados à Reclamação, a Reclamante J. Safra IP Limited é detentora de diversos registros de marca no Brasil para J. SAFRA e SAFRA, obtidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), bem como é a legítima titular desta marca em diversos outros países.
Os nomes de domínio em disputa
A Reclamante alega que os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente as marcas de titularidade da Reclamante e das empresas pertencentes à família Safra.
Os nomes de domínio possuem a mesma grafia que as marcas da Reclamante, com apenas o acréscimo dos prefixos “Bank”, “Alberto” e a letra “a”, fato que não seria suficiente para diferenciar os nomes de domínio em disputa da Reclamada das marcas da Reclamante, passível, portanto, de gerar confusão.
Por fim, a Reclamante busca ter os nomes de domínio em disputa transferidos para si.
B. ReclamadaA Reclamada não apresentou resposta tempestiva, mas o fez de forma tardia. Todavia, optou-se por considerar os fatos trazidos nas tais razões apresentadas.
Em 11 de março de 2020, a Reclamada enviou uma comunicação contestando a inclusão do nome de domínio
Em resposta à Ordem Procedimental No. 1 proferida pelo Especialista requerendo a manifestação da Reclamada sobre a inclusão do nome de domínio
Ainda que intempestiva, o Especialista analisou e tomou em consideração a Defesa apresentada pela Reclamada, resumida a seguir:
A Reclamada informa que os nomes de domínio em disputa não são idênticos às marcas da Reclamante e são compostos por diferentes formas do nome civil do Sr. Alberto Joseph Safra, controlador da Reclamada.
A Reclamada possui direitos e interesses legítimos ao uso dos nomes de domínio em disputa, pois contêm o nome civil do Sr. Alberto Joseph Safra, controlador da empresa. Por tal motivo, a Reclamada não registrou ou usou os nomes de domínio em disputa em má-fé.
6. Análise e Conclusões 6.1 Preliminar: Inclusão de Nome de Domínio AdicionalO Especialista, tendo em vista a comunicação da Reclamada em 11 de março de 2020, proferiu a Ordem Procedimental No. 1 para que a Reclamada apresentasse argumentos que sustentassem sua objeção a inclusão do nome de domínio
Ausentes quaisquer argumentos que sustentem a objeção da Reclamada a referida inclusão e tendo a Reclamada apresentado sua Defesa que, ainda que intempestiva, foi analisada por este Especialista, o Especialista entende pela inclusão do nome de domínio
Para obter êxito, a Reclamante deve demonstrar que todos os elementos listados no art. 3 do Regulamento foram atendidos.
A. Nomes de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do RegulamentoDe acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Orgao competente; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome do domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.”
No presente caso, a Reclamante é a legítima titular de diversas marcas registradas junto ao INPI compostas pelos elementos SAFRA e J. SAFRA. Em virtude desse fato, a Reclamante detém direitos sobre as marcas reproduzidas pelos nomes de domínio em disputa em todo o território nacional.
Nota-se também que o nome de domínio em disputa incorpora as marcas da Reclamante, acrescentando somente o TLD “.com” e o ccTLD “.br” que, como se sabe, não são capazes de afastar a similaridade entre as marcas da Reclamante e os nomes de domínio em disputa.
O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.
B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputaA Reclamada, intempestivamente, respondeu à Reclamação, a qual foi analisada por este Especialista.
O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.
Os nomes de domínio em disputa são compostos por diferentes formas de utilização, na íntegra ou abreviadamente, do nome civil do Sr. Alberto Joseph Safra, controlador da Reclamada. Por isso, o Reclamado teria legitimidade para usufruir de nome e imagem próprios.
Ademais, é fato notório que o controlador da empresa Reclamada se chama Alberto Joseph Safra, o que garante à Reclamada legitimidade para usufruir de seu nome civil.
Se por um lado a Reclamante possui direitos marcários para SAFRA e J. SAFRA, conforme restou comprovado, por outro, a Reclamada possui direito de usufruir de seu nome civil.
Por essa razão, este Especialista entende que o direito marcário e direito ao nome civil são inoponíveis entre si.
Assim, baseado no acima exposto, este Especialista entende que, balanceando as circunstâncias do caso, a Reclamada possui um legítimo interesse em relação aos nomes de domínio em disputa para fins do Regulmento.
C. Nomes de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé
Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização dos nomes de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio em disputa, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
É fato notório que o Sr. Alberto Joseph Safra, ocupa posto de controlador da Reclamada, além de ser também acionista com papel ativo na empresa Reclamante. Além disso, como mencionado anteriormente, existe o direito pelo nome civil, o que pode ser considerado como interesse legítimo para registro dos nomes de domínio.
Após análise dos documentos trazidos pela Reclamante, este Especialista constatou não existirem elementos suficientes para que fosse configurada má fé em relação aos domínios
A estreita e limitada cognição do procedimento do SACI-Adm não permite concluir, com segurança, de forma concreta e conclusiva, que tenha havido má-fé no registro ou no uso dos nomes de domínio. Nesse sentido, a avaliação dos reflexos jurídicos e marcários advindos da relação mantida entre as Partes é matéria complexa incompatível com o Regulamento, de modo que as Partes devem se valer do fórum competente para solucionar a presente controvérsia.
Assim, não é possível decidir pela procedência da Reclamação, devendo eventual confusão causada por conflito entre direito ao nome civil e direito marcário ser discutida diante do Poder Judiciário. Até mesmo porque, como mencionado, no caso em tela, aparenta existir outras questões que ultrapassam o escopo deste procedimento e que, s.m.j., não competem ao Especialista analisar.
O Especialista, no que diz respeito ao nome de domínio
Portanto, o Especialista entende que não restou comprovada a má-fé no registro ou no uso dos nomes de domínio em disputa.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.
Luiz E. Montaury Pimenta
Especialista
Data: 11 de maio de 2020
Local: Rio de Janeiro, Brasil
1 O NIC.br, em 12 de março de 2020, transmitiu por e-mail ao Centro confirmando que a Reclamada é a titular do registro do nome de domínio