A Reclamante é Honda Motor Co., Ltd., Japão, representada por Kasznar Leonardos Advogados, Brasil.
A Reclamada é Luciana Aparecida Hespanhol, Brasil.
2. O Nome de Domínio e a Unidade de RegistroO nome de domínio em disputa é
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 1 de abril de 2021. Na mesma data, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 5 de abril de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 14 de abril de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de maio de 2021. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 6 de maio de 2021, o Centro decretou a revelia da Reclamada.
O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 12 de maio de 2021. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de FatoA Reclamante, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Honda”, atua na produção, importação e comercialização de motocicletas, automóveis, quadriciclos e produtos de força. A Reclamante é titular, entre outros, do registro marcário de No. 007041799 da marca nominativa HONDA, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) em 25 de dezembro de 1979 e cujo alto renome foi reconhecido em decisão publicada em 2015.
O nome de domínio em disputa,
A Reclamante alega que foi formalmente constituída no Japão em 1948 e que 10 anos depois expandiu suas atividades para a América, abrindo sua primeira subsidiária estrangeira em Los Angeles. A seguir, várias filiais e subsidiárias foram constituídas no mundo todo, incluindo no Brasil, onde exerce amplamente suas atividades.
Informa que obteve diversos registros da marca HONDA perante o INPI, dentre os quais destaca o registro da marca nominativa de No. 007041799, cujo alto renome foi reconhecido pelo INPI em decisão publicada em 20 de março de 2015. Tais registros foram concedidos anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa, que cria confusão com a marca, restando preenchido o requisito do art. 3º(a) do Regulamento e do art. 4(b)(v)(2) das Regras.
A Reclamante sustenta ainda que o acréscimo de termos genéricos à marca HONDA em site com promoções induz os usuários a acreditarem que as promoções são de seus produtos/serviços. Nesse sentido e como já decidido em casos anteriores1 , a Reclamante cita que a simples adição de termos genéricos à uma marca registrada não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão e associação indevida.
Para demonstrar que os nomes de domínio foram registrados e estão sendo utilizados de má fé, causando-lhe, assim, dano, a Reclamante anexa imagens extraídas do site do nome de domínio em disputa, alegando que o design escolhido pela Reclamada é similar ao do site oficial da Reclamante. Acrescenta ainda que a Reclamada utiliza a marca HONDA em foto do perfil de WhatsApp vinculado ao seu site, deixando clara a intenção de ludibriar os consumidores e fazê-los acreditar que referido site possui alguma relação legítima com as atividades da Reclamante. Nesse sentido, cita diversas decisões em que o especialista reconheceu os direitos da Reclamante e determinou a transferência do nome de domínio em disputa.
Por fim, a Reclamante informa que encaminhou notificação extrajudicial à Reclamada e à empresa de hospedagem do site utilizado pela Reclamada. Contudo, ambas deixaram de responder às notificações.
Requer, pelo exposto, a transferência do nome de domínio em disputa para si.
B. ReclamadaA Reclamada, devidamente notificada, não apresentou defesa, sendo, portanto, revel.
6. Análise e ConclusõesA análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante, (ii) a Reclamada não demonstrou possuir direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, e (iii) o nome de domínio em disputa foi registrado com má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.
A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do RegulamentoO nome de domínio em disputa,
Como decidido em caso recente, a Especialista entende que o “acréscimo de elementos genéricos ou descritivos à uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes, não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa”2 . Esse também é o entendimento de outros especialistas em casos anteriores julgados de acordo com o Regulamento3 .
Nesse sentido, é aplicável o art. 3(a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(2)(a) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa reproduz e causa confusão com a marca HONDA de titularidade da Reclamante, registrada há mais de quatro décadas no INPI e cujo alto renome foi reconhecido há mais de 5 anos.
B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputaO art.10(c) do Regulamento e o art. 7(b)(i) das Regras estabelecem que a defesa deve responder especificamente às afirmações e alegações contidas na reclamação, abordando todos os motivos pelos quais a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, bem como anexar os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.
Considerando que a Reclamada não respondeu a notificação enviada pelo Centro, renunciando assim ao seu direito de defesa, e baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que é inequívoca a falta de direito e interesse legítimo da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.
C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má féO art.4(b)(v)(1) das Regras estabelece que e Reclamação deverá descrever por que o nome de domínio em disputa deveria ser considerado como registrado ou utilizado de má fé. Segundo o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio em disputa:
a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c)ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio em disputa, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
Entende a Especialista ter ficado configurada no presente caso ao menos a hipótese (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento. Isso porque o nome de domínio em disputa encaminha a website que se utilizava com destaque da marca registrada (e do logotipo) da Reclamante e oferecia produtos da marca HONDA sem que houvesse autorização da Reclamante, criando um risco de confusão com a marca registrada da Reclamante. Esta prática causa confusão entre os potenciais consumidores, deixando nítida a má-fé da Reclamada, que, inclusive, identifica-se aos consumidores através de sua conta no WhatsApp como sendo a própria Reclamante. A Especialista entende, ainda, que a Reclamada não poderia alegar desconhecimento da titularidade da marca HONDA e que registrou o nome de domínio em disputa com o objetivo de aproveitar-se do investimento feito pela Reclamante na consolidação da sua marca.
Portanto, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único do art. 3 do Regulamento.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, esta Especialista decide que
Simone Lahorgue Nunes
Especialista
Data: 24 de maio de 2021
Local: Rio de Janeiro
1 A Reclamante menciona as seguintes decisões: Caterpillar Inc v. Weslley Seabra Vargas,
Caso OMPI No. DBR2020-0004; Aktiebolaget Electrolux v. Agenews Assistencia Tecnica Comercial LTDA. ME,
Caso OMPI No. DBR2019-0016; WhatsApp Inc. v. Brayan Irving Fernandes,
Caso OMPI No. DBR2019-0013; Honda Motor Co., Ltd. v. Gustavo Henrique Rodrigues Pacheco,
Caso OMPI No. DBR2017-0014; Honda Motor Co., Ltd. v. Guilherme Simões Diniz de Oliveira,
Caso OMPI No. DBR2017-0015; Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Renato Lucas,
Caso OMPI No. DBR2013-0015; Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Renato Lucas,
Caso OMPI No.DBR2013-0015; Honda Motor Co., Ltd. v. Maikon Douglas Oliveira Carlin,
Caso OMPI No. DBR2020-0013.
2 AB Electrolux v. Sandro Luis Di Santi,
Caso OMPI No. DBR2016-0004.
3 Caterpillar Inc v. Weslley Seabra Vargas,
Caso OMPI No. DBR2020-0004; Lego System A/S v. Omar Quadros Motta,
Caso OMPI No. DBR2014-0001; e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras v. Ricardo César Braga,
Caso OMPI No. DBR2016-0001.
4 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.