A Reclamante é WhatsApp LLC, Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.
A Reclamada é Cassia Belucio dos Santos, Brasil.
2. O Nome de Domínio e a Unidade de RegistroO nome de domínio em disputa é
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 21 de maio de 2021. Em 25 de maio de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 27 de maio de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 31 de maio de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 20 de junho de 2021. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 1 de julho de 2021, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 6 de julho de 2021. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos art. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de FatoWhatsApp LLC foi fundada em 2009 e é o criador de um dos aplicativos (app) de mensagens móveis mais populares do mundo. Seu site oficial é “www.whatsapp.com” e permite aos usuários acessarem sua plataforma de mensagens também pela Internet, sendo o 64º site mais visitado do mundo e o 91º site mais visitado do Brasil, segundo a empresa de informações da web Alexa. WhatsApp é o nome da empresa e o nome comercial da Reclamante desde 2009.
Desde a sua criação, WhatsApp teve um rápido crescimento no mundo, com 200 milhões de usuários em abril de 2013, 500 milhões de usuários em abril de 2014, 900 milhões de usuários em setembro de 2015 e um bilhão em fevereiro de 2016. Hoje, o WhatsApp possui mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente ao redor do mundo (abril de 2020).
WhatsApp LLC foi adquirida por Facebook, Inc. em 2014. A página oficial do WhatsApp no Facebook tem mais de 32 milhões de “curtidas”. Além disso, o WhatsApp possui 3,2 milhões de seguidores no Twitter.
O Reclamante é titular de diversos registros de marca para o termo WhatsApp em diversas jurisdições no mundo, incluindo no Brasil e possui vários nomes de domínio, contendo o termo WhatsApp. Os registros de marca WHATSAPP incluem, mas não se limitam aos seguintes: − Registro no Brasil nº 831031522 de 14 de outubro de 2014; Registro da União Europeia nº 009986514 de 25 de outubro de 2011; Registro dos Estados Unidos nº 3939463, de 5 de abril de 2011 (primeiro uso comercial em 24 de fevereiro de 2009); entre outros.
O nome de domínio em disputa
A marca WHATSAPP é também protegida pela disposição de marcas notórias nos termos do artigo 6bis da Convenção de Paris, da qual o Brasil é membro, e do artigo 126 da Lei nº 9.279 / 96 (Lei da Propriedade Industrial do Brasil). Conforme descrito acima, a marca registrada WHATSAPP da Reclamante adquiriu considerável notoriedade em todo o mundo. O aplicativo WhatsApp tem 2 bilhões de usuários em 180 países, o que o torna o aplicativo de mensagens instantâneas o mais popular do mundo
A Reclamante, portanto, sustenta que tem direitos sob o termo WhatsApp anteriores à data de registro do nome de domínio em disputa que ocorreu em 2020.
O nome de domínio em disputa incorpora a marca WHATSAPP da Reclamante em sua totalidade apenas com acréscimos das palavras “baixar” e “grátis”.
A mera adição dos termos descritivos é insuficiente para garantir a distintividade ao nome de domínio em disputa.
A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé.
A Reclamante sustenta que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.
B. ReclamadaA Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.
6. Análise e Conclusões A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do RegulamentoDe acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrail (“INPI”).
Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca WHATSAPP.
Não há diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca WHATSAPP da Reclamante, exceto pela inclusão das palavras “baixar” e “gratis” no nome de domínio em disputa, o que, na visão desta Especialista, não impede a que a marca seja reconhecida dentro do nome de domínio.
Neste sentido, a decisão proferida em General Nutrition Investment Company v. Silvania de Souza Silva,
Caso OMPI No. DBR2011-0002:
“(...) no caso dos nomes de domínio
O simples acréscimo das palavras “baixar” e “gratis” não altera o entendimento desta Especialista de que há semelhança entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante suficiente para causar confusão, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.
A Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.
B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputaO art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio devem acompanhar a defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.
O art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio:
1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, o reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou
2) o reclamado (pessoa física, jurídica, ou outra organização) é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou
3) o reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.
No caso concreto, a Reclamada não apresentou a sua defesa e, portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.
A Especialista entende que não há qualquer evidência de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços. Não há também qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa.
Esta Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direito ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.
C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má féEstabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
O nome de domínio em disputa foi registrado em 2020, muito depois da data de registro das marcas da Reclamante e muito depois da Reclamante ter alcançado a notoriedade, e, portanto, a Reclamada não poderia ter ignorado os direitos da Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa.
O conhecimento da Reclamada a respeito da marca WHATSAPP é particularmente óbvio, dado o renome mundial que adquiriu entre os aplicativos móveis, o número impressionante de usuários que reuniu desde o lançamento dos serviços WhatsApp em 2009 e é evidente também que pretende dar a falsa impressão de que é afiliada à Reclamante.
Portanto, o Nome de Domínio está sendo utilizado de má fé para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante, pois remete a um site que promove suplementos e tratamentos médicos, além de conter hiperlinks que redirecionam para outros sites comerciais que permitem a compra de tais suplementos.
Ou seja, a Reclamada está claramente usando o nome de domínio em disputa com o objetivo de aumentar o número de visitantes de seu site e, portanto, de sua atividade comercial, gerando assim alto risco de confusão com as marcas da Reclamante.
Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que
Erica Aoki
Especialista
Data: 15 de julho de 2021
Local: São Paulo, Brasil
1 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.