A Reclamante é Spigen Korea Co., Ltd., República da Coreia, internamente representada.
A Reclamada é Base Brands – Distribuidora e Importadora de Acess, Brasil.
2. O Nome de Domínio e a Unidade de RegistroO nome de domínio em disputa é
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 17 de novembro de 2021. Em 22 de novembro de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 23 de novembro de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, informando que o nome do titular do registro era diferente do nome da Reclamada. O Centro enviou então, em 9 de dezembro de 2021, um aviso de informação à Reclamante, contendo os respectivos dados do titular do nome de domínio em disputa e solicitando que a Reclamante fizesse uma emenda à Reclamação. Em 15 de dezembro de 2021, a Reclamante apresentou uma Reclamação emendada.
O Centro verificou que a Reclamação, junto com a Reclamação emendada, preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 22 de dezembro de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de janeiro de 2022. A Reclamada não apresentou Defesa ao Centro, tendo tão somente enviado dois e-mails em 9 de dezembro de 2021.
O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 8 de fevereiro de 2022. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em 23 de fevereiro de 2022, o Especialista emitiu a Ordem de Procedimento No 01, determinando (a) que a Reclamada fosse intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documento que a autorizasse a registrar o nome de domínio em disputa e a utilizá-lo para oferecer à venda, no Brasil, produtos contendo a marca da Reclamante; e (b) em atenção ao princípio do contraditório, caso houvesse manifestação da Reclamada, que a Reclamante fosse intimada, ato contínuo, a apresentar documentos e considerações adicionais acerca do tema, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Em 24 de fevereiro de 2022, a Reclamada respondeu à Ordem de Procedimento No. 01, juntando documentos. Em 5 de março de 2022, a Reclamante apresentou manifestação acerca dos documentos trazidos pela Reclamada.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo passa a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de FatoA Reclamante é empresa coreana especializada na fabricação e comercialização de acessórios para telefones e dispositivos móveis.
A Reclamante é o titular de registro válido para a marca SPIGEN no Brasil, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), processo n. 905018648, na classe NCL (10)09, depositado em 12 de julho de 2012 e concedido em 7 de julho de 2015.
A Reclamante também é titular do nome de domínio
A Reclamada registrou o nome de domínio em disputa em 3 de abril de 2019.
O Especialista acessou o website vinculado ao nome de domínio em disputa em 15 de fevereiro de 2022, verificando que o mesmo apresentava e-commerce de acessórios para telefones celulares e outros produtos, incluindo capas, carregadores, suportes veiculares, etc., sob a marca SPIEGEN. Na seção “Nossa História”, o referido website referia que a empresa foi criada nos Estados Unidos, em 2008, e, no seu rodapé, indicava ser de titularidade de “Spigen Brasil”.
5. Alegações das Partes A. ReclamanteA Reclamante apresentou Reclamação com base nos seguintes fundamentos:
- O nome de domínio é idêntico ou semelhante o suficiente para criar confusão com um símbolo distintivo sobre o qual a Reclamante tem direitos, com base nos arts. 3 e 4 (b) (v) (2) do Regulamento. A Reclamante possui direitos exclusivos sobre a marca SPIGEN no Brasil, a qual é notória no seu ramo de negócios. SPIGEN é também o nome empresarial da Reclamante e marca utilizada em todo o mundo para distinguir acessórios para telefones móveis. Como não há qualquer relação comercial com a Reclamada, esta não possui interesse legítimo no registro ou uso do nome de domínio em disputa. No site publicado junto ao nome de domínio em disputa estão sendo vendidos produtos sob a marca SPIGEN, o que causa confusão nos clientes da Reclamante.
- O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé, nos termos dos arts. 3º e 4º, alínea b), v. 1), do Regulamento. A Reclamada simplesmente combinou duas palavras para formar o nome de domínio em disputa: a marca registrada e nome empresarial SPIGEN, de titularidade da Reclamante; e a termo geográfico “Brasil”. Assim o fez com vistas a obter vantagem ilegal a partir da reputação da Reclamante. A venda de produtos sob a marca SPIGEN no website junto ao nome de domínio em disputa não foi autorizada pela Reclamante, causando confusão nos seus clientes. Tal site é operado como se fosse o canal oficial da Reclamante no Brasil, sem sequer identificar a Reclamada. Assim agindo, a Reclamada intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.
Em manifestação à Ordem de Procedimento No. 01, a Reclamante ainda reiterou que não deu permissão a nenhuma parte, incluindo a Reclamada, para usar sua marca registrada SPIGEN no Brasil. Além disso, arguiu que a Carta de Autorização apresentada pela Reclamada não fornece nenhum fundamento para que esta possa usar a marca registrada SPIGEN no nome de domínio em disputa, para seu próprio benefício. Além disso, a certificação era válida apenas de 1o de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, e já expirou. Não houve acordo mútuo para a extensão do contrato de distribuição e, portanto, tornou-se nulo e sem efeito a partir de 1o de julho de 2021. Por fim, a fatura apresentada pela Reclamada indica claramente que a Reclamante é o proprietária da marca registrada SPIGEN. Portanto, a Reclamada deveria saber que tem o ônus da prova para demonstrar a legitimidade de seu uso da marca, mas não o fez.
B. ReclamadaA Reclamada não apresentou Resposta ao procedimento.
Contudo, em 9 de dezembro de 2021, o responsável pela área Comercial da Reclamada, apresentou manifestação informal ao Centro, por e-mail, mediante a qual arguiu que registrou o nome de domínio em disputa por vender produtos SPIGEN e que possuiria uma carta da marca autorizando-a a realizar essa comercialização no Brasil. Alegou, ainda, que compra os produtos diretamente da própria Reclamante, o que presumiria essa permissão.
Em manifestação à Ordem de Procedimento No 01, o Reclamado apresentou nota fiscal (invoice) mediante a qual adquiriu produtos SPIGEN em 10 de janeiro de 2022, além de carta de autorização para atuação como agente e para comercializar de produtos SPIGEN, com validade entre 1º de julho de 2019 e 30 de junho de 2020.
6. Análise e ConclusõesDe acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:
a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.
A Reclamante fundamentou sua Reclamação na identidade com sua marca registrada no Brasil e nome empresarial, ou seja, nas alíneas (a) e (c).
O Anexo 2 junto à Reclamação apresenta registro ativo para a marca SPIGEN, de titularidade da Reclamante, no Brasil.
O nome de domínio em disputa reproduz a marca registrada pela Reclamante, adicionada do sufixo “brasil” e da extensão de nome de domínio “.com.br”.
É vasta a jurisprudência em procedimentos SACI-Adm e da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) no sentido de que as adições de designações geográficas (como o termo “brasil”) e de extensões de nomes de domínio (como “.com.br”) não são suficientes para eliminar o potencial confusivo da reprodução de uma marca registrada no nome de domínio em disputa.
Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.
Todavia, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas (a), (b) e (c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
Nesse ponto, a Reclamante baseou a sua Reclamação na alínea (d).
As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstando que seja identificada má-fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.
Apesar da Reclamante arguir que não possui qualquer relação comercial com a Reclamada, esta última demonstrou ter recebido Carta de Autorização da empresa Spigen, Inc. conferindo-a a condição de agente para promover, negociar, licitar, vender, exibir e ser responsável por serviços de pós-venda da marca SPIGEN1, entre 1º de julho de 2019 e 30 de junho de 2020.
O referido documento indica que essa condição se tornaria inválida após o vencimento, caso uma extensão não fosse ajustada entre as partes. Contudo, a Reclamada apresentou documento indicando que ainda em janeiro de 2022 seguia efetuando a importação de produtos SPIGEN para revenda.
A Reclamante não rechaçou essa informação, mas apenas consignou que a respectiva nota fiscal deixava claro que a marca SPIGEN lhe pertence. Esse ponto, porém, não é controvertido pela Reclamada no presente procedimento. A Reclamada não alega ser titular da marca SPIGEN, mas que é autorizada a comercializar os produtos contendo essa marca, no Brasil.
Assim, os documentos juntados pela Reclamada, e a sua operação sem qualquer contradita desde 2019, conferem, pelo menos, aparência de legitimidade no registro – ocorrido pouco antes da conferência da referida Carta de Autorização – e no uso do nome de domínio em disputa.
Fica evidente que o caso em questão, em princípio, não parece configurar ato de cybersquatting, já que havia uma relação contratual entre as Partes. Além disso, não é possível afirmar que essa relação contratual não permanece válida, já que a Reclamada apresentou fatura de importação de produtos da marca SPIGEN, mas a Reclamante não contradisse essa informação e só se limita a alegar que é a titular da marca.
De qualquer modo, o presente caso demanda aprofundamento da produção probatória acerca da relação jurídica atual entre as Partes, o que excede o escopo do presente Regulamento.
Ou seja, a estreita e limitada cognição do procedimento do SACI-Adm não permite concluir, com segurança, de forma concreta e conclusiva, que tenha havido má-fé pela Reclamada no registro ou no uso do nome de domínio em disputa. Dessa forma, as Partes apresentam argumentos e evidências que extrapolam as previsões contidas no Regulamento, de modo que devem se valer do fórum competente para solucionar a presente controvérsia.
Nesse sentido, a avaliação dos reflexos jurídicos e marcários de um eventual rompimento da relação entre as Partes, bem como a análise dos legítimos interesses das partes a partir de então, é matéria complexa, que depende necessariamente de ampla produção probatória, a qual se mostra incompatível com a celeridade e objetividade do presente procedimento.
Assim, como visto, nos limites do presente procedimento, os fatos e as evidências contraditórias apresentadas por ambas as Partes não são suficientes para atender aos requisitos para transferência de nome de domínio previstos no Regulamento.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada2 .
Rodrigo Azevedo
Especialista
Data: 25 de março de 2022
Local: Porto Alegre, Brasil
1 Em tradução livre da língua inglesa para a língua portuguesa.
2 A decisão deste Especialista é baseada no dossiê do caso e se restringe aos aspectos do Regulamento. A presente decisão não impede as partes de buscarem a resolução de conflito que extrapole o Regulamento no fórum competente.