A Reclamante é Canva Pty Ltd, Austrália, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.
O Reclamado é M. A. d. S. Junior, Brasil.
2. O Nome de Domínio eO nome de domínio em disputa é
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 15 de dezembro de 2021. Em 16 de dezembro de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 16 de dezembro de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo foi iniciado em 26 de janeiro de 2022. O Reclamado envio e-mails ao Centro em 26 e 28 de janeiro de 2022. A Reclamante solicitou a suspensão do procedimento para tentativa de acordo entre as partes. O Centro confirmou a suspensão do procedimento em 2 de fevereiro de 2022. Em 21 de junho de 2022, o procedimento foi reativado a pedido da Reclamante e o prazo de apresentação de Defesa foi retomado até o dia 4 de julho de 2022. O Reclamado não apresentou novas comunicações.
O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 14 de julho de 2022. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questoes de FatoA Reclamante é uma plataforma de design gráfico fundada em 2012 que oferece seus serviços de forma online e a partir de seu site principal disponível em , registrado em 5 de maio de 2001. Ela é titular, dentre outros, dos seguintes nomes de domínio:
Nome do domínio Data de registroÉ a Reclamante também titular dos seguintes, dentre outros, registros de marca:
- Registro australiano nº 1483138, para a marca nominativa CANVA, depositado em
29 de março de 2012 e concedido em 9 de setembro de 2013, na classe 09;
- Registro brasileiro nº 914634461, para a marca nominativa CANVA, depositado em
7 de maio de 2018 e concedido em 24 de abril de 2019, na classe NCL(11) 40;
- Registro brasileiro nº 914660462, para a marca nominativa CANVA, depositado em
10 de maio de 2018 e concedido em 30 de abril de 2019, na classe NCL(11) 09;
- Registro estadunidense nº 4316655, para a marca mista CANVA, registrado em
9 de abril de 2013, na classe 42;
- Registro internacional nº 1204604, para a marca nominativa CANVA, registrado em 1º de outubro de 2013, na classe 09.
O nome de domínio em disputa
A Reclamante alega oferecer acesso a uma plataforma de fácil utilização, intuitiva e com o método de “arrastar e soltar”, que levou os serviços da Reclamante a ganharem reputação e aprovação significativas, tendo a Reclamante sido avaliada em USD 6 bilhões em junho de 2020. Atualmente ela conta com mais de 30 milhões de usuários ativos por mês, provenientes de mais de 190 países, tendo se tornado uma marca notoriamente conhecida em todo o mundo.
A plataforma online da Reclamante também oferece diversos cursos em aproximadamente 100 idiomas, incluindo o português, gozando a Reclamante de forte presença no Brasil, onde tem a sua segunda fonte de tráfego mais alta e onde, desde agosto de 2020, tem o maior número de usuários ativos por mês.
O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, incorpora integralmente sua marca CANVA, registrada no Brasil anteriormente ao nome de domínio em disputa - marca essa que é notoriamente conhecida no Brasil e ao redor do mundo – e do elemento característico de seu nome empresarial e diversos nomes de domínio registrados anteriormente pela Reclamante, com a adição dos termos “meu”, “negocio” e “no” que não afastam a possibilidade de confusão com os direitos anteriores da Reclamante.
Também de acordo com a Reclamante, o Reclamado não possui direitos ou legítimos interesses em relação ao nome de domínio em disputa na medida em que o Reclamado não é conhecido, nem nunca foi conhecido pela marca “CANVA”, não tendo sido autorizado pela Reclamante a anunciar ou prestar qualquer serviço comercial relacionado com a sua marca CANVA.
Chama a atenção da Reclamante para o fato de que o Reclamado recebeu uma notificação, em 26 de agosto de 2021, reiterada em 2 de setembro de 2021, para cessar o uso do nome de domínio em disputa (Anexo 17 à Reclamação), mas não a respondeu, perdendo a oportunidade de explicar porque registrou o nome de domínio em disputa, o que também constitui, no entender da Reclamante, uma evidência da má-fé do Reclamado.
A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé do Reclamado, por ter ele utilizado o nome de domínio em disputa para atrair intencionalmente, com a intenção de lucro, usuários da Internet para seu site, criando risco de confusão com a marca CANVA da Reclamante, que o Reclamado indubitavelmente conhecia ao registrar o nome de domínio em disputa e tentar se valer de sua fama para obter lucros indevidos.
B. ReclamadoO Reclamado envio e-mails ao Centro em 26 e 28 de janeiro de 2022. Em sua primeira mensagem o Reclamado indaga se retirar o site do ar seria suficiente para não ter problemas futuramente. Em sua segunda mensagem, informa ter retirado o site do ar e estar disposto a transferir o nome de domínio em disputa para a Reclamante.
6. Análise e ConclusõesDe acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”
A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo previsto no art. 3 do RegulamentoNo presente caso, sustenta a Reclamante possuir marca, nome empresarial e nomes de domínio, direitos esses sobre o sinal CANVA comprovados e anteriores ao nome de domínio em disputa.
O nome de domínio em disputa, , excluída a terminação “.com.br”, incorpora integralmente os sinais anteriores da Reclamante, não tendo a adição dos termos “meu”, negocio” e “no” o condão de afastar a semelhança suficiente para criar confusão com os direitos anteriores da Reclamante.
Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a), b) e c) do art. 3 do Regulamento.
B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputaA Reclamante atesta não ter autorizado o Reclamante a anunciar ou prestar qualquer serviço comercial relacionado com a sua marca CANVA, não existindo nenhuma comprovação de que o Reclamado seja conhecido pela marca “CANVA”.
Por outro lado, o Reclamado, além de não ter trazido qualquer comprovação de direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa, expressamente indicou, em sua manifestação, estar disposto a transferir o nome de domínio em disputa para a Reclamante.
Entende, assim, o Painel, não haver direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.
C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má féDe acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 3 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”
As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.
No presente caso, há clara indicação de que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa tendo a marca notoriamente conhecida da Reclamante em mente, conforme se verifica do uso feito pelo Reclamado, oferecendo cursos para a criação de “posts chamativos e profissionais”, “mesmo que você seja iniciante, e não entenda nada de design ou nunca tenha ouvido falar do Canva” (Anexo 18 à Reclamação). Incidiu o Reclamado, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante.
Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.
7. DecisãoPelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que
/Wilson Pinheiro Jabur/
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 28 de julho de 2022
Local: São Paulo, SP, Brasil
1De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.