Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin
Diff�rend n�DCH006-0014
1. Les parties
La requ�rante est l’association Lausanne Marathon, Lausanne, Suisse, repr�sent�e par Me Marc-Olivier Buffat, Lausanne, Suisse.
La partie adverse est Monsieur Mathieu Perrin, Gex, France.
2. Le nom de domaine
Le diff�rend concerne le nom de domaine .
3. Rappel de la proc�dure
Une demande a �t� d�pos�e par Lausanne Marathon aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 21�juillet�2006 (sur support papier) et 26�juillet�2006 (par�e-mail).
En date du 25�juillet�2006, le Centre a adress� une requ�te au registre SWITCH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. Le�m�me jour, SWITCH a confirm� que la partie adverse est bien le d�tenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonn�es.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux exigences des Dispositions relatives � la proc�dure de r�glement des diff�rends pour les noms de domaine “.c”h et “.li” (ci�apr�s�les Dispositions) adopt�es par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er�mars�2004.
Conform�ment au paragraphe�14�des Dispositions, le 9�ao�t�2006, une transmission de la demande valant ouverture de la pr�sente proc�dure a �t� adress�e � la partie adverse. Conform�ment au paragraphe�15(a) des Dispositions, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 29�ao�t�2006.
La partie adverse n’a d�pos� aucune r�ponse � la demande et n’a exprim� d’aucune autre fa�on sa volont� de prendre part � une audience de conciliation conform�ment au paragraphe�15(d) des Dispositions.
Le 31�ao�t�2006, le Centre informait la requ�rante que la partie adverse n’avait pas produit de r�ponse � la demande et lui demandait de d�poser une demande de poursuite de la proc�dure de r�glement de diff�rend dans les dix jours d�s r�ception de cette notification. Le 13�septembre�2006, le conseil de la requ�rante s’est adress� au Centre, par e-mail et courrier, pour l’informer qu’il n’avait pris connaissance de cette communication que le jour m�me; il a requis la poursuite de la proc�dure.
En date du 10�octobre�2006, le Centre nommait Fabrizio La Spada comme expert dans le pr�sent diff�rend. L’expert constate qu’il a �t� d�sign� conform�ment aux Dispositions. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�4�des Dispositions.
4. Les faits
La requ�rante est une association suisse d�nomm�e “Lausanne Marathon”, qui a �t� inscrite au Registre du Commerce de Lausanne le 16�octobre�1995. Le but social de la requ�rante est le suivant : “organiser une �preuve sportive d�nomm�e Lausanne Marathon”. Selon ses statuts, ses membres sont la commune de Lausanne et Lausanne Tourisme. La requ�rante est titulaire du nom de domaine , qu’elle a enregistr� le 12�mai�2000.
La partie adverse est un individu qui, selon les informations qu’il a fournies au Registre SWITCH lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est domicili� � Gex, en France. Il a enregistr� le nom de domaine le 7�juin�2006. Ce�nom de domaine a �t� activ� et est utilis� pour rediriger les utilisateurs d’Internet vers une page web qui contient la mention suivante : “Bienvenue sur notre site www.lausanne-marathon, vous pouvez faire du marathon aussi dans le but de lui courir derri�re, Cliquer ici pour ENTRER”. Le lien figurant sur ce site renvoie vers un site � caract�re �rotique, dont la premi�re page porte le nom “Taylor Little”.
Le 11�ao�t�2006, la partie adverse s’est adress�e � la requ�rante en indiquant que plut�t que d’entamer des d�marches longues et on�reuses, il aurait �t� plus simple de lui envoyer un e-mail en lui proposant de c�der ce nom de domaine. La partie adverse pr�cisait qu’elle restait � disposition pour toute proposition � l’amiable et restait ouverte � l’id�e de c�der ce nom de domaine rapidement. La requ�rante a r�pondu � cet e-mail par l’interm�diaire de son conseil le 21�ao�t�2006, en indiquant qu’elle pourrait exceptionnellement renoncer � exiger des dommages et int�r�ts, pour autant que la partie adverse c�de imm�diatement tout droit issu du nom de domaine litigieux. Le�dossier ne contient pas de r�ponse � ce dernier courrier.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rante
La requ�rante fonde sa requ�te sur les dispositions du droit suisse r�gissant la protection des raisons de commerce (art. 956�ss. du Code des Obligations, ci-apr�s CO), sur le droit au nom (art. 29�du Code Civil, ci-apr�s CC), ainsi que sur la loi contre la concurrence d�loyale (art. 2�et 3�de la loi contre la concurrence d�loyale, ci-apr�s�LCD). Son argumentation peut �tre r�sum�e de la mani�re suivante:
Raison de commerce : la requ�rante rel�ve que sa raison de commerce, Lausanne Marathon, b�n�ficie de la protection l�gale attach�e � son inscription au Registre du Commerce. Elle pr�cise que cette protection s’�tend � l’ensemble du territoire suisse et que la confusion cr��e par la partie adverse est d’autant plus redoutable qu’elle concerne pr�cis�ment l’utilisation du nom de domaine “.ch”, qui fait r�f�rence au territoire suisse.
Droit au nom : la requ�rante indique que le droit au nom est prot�g� en droit suisse par l’art. 29�CC et que cette protection peut en particulier �tre invoqu�e par une collectivit� publique telle que Lausanne. Ainsi, selon la requ�rante, une ville a un droit immat�riel � pouvoir enregistrer sa d�signation sous le sigle du pays concern�. Elle soutient qu’il doit “logiquement en aller de m�me pour la d�termination d’un sigle sp�cifique, tel que Lausanne Marathon”.
Concurrence d�loyale : la requ�rante invoque �galement les art. 2�et 3�let. d LCD, dans la mesure o�, selon elle, l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’emp�che d’acqu�rir ce domaine.
De fa�on g�n�rale, la requ�rante rel�ve que l’utilisation du nom de domaine litigieux par la partie adverse, qui renvoie � un site � caract�re �rotique, voire pornographique, constitue un parasitage destin� � attirer les int�ress�s et les participants au marathon organis� par la requ�rante, qui se tromperaient de site en confondant l’appellation “.com” avec l’appellation “.ch”. Selon la requ�rante, la partie adverse n’a pas d’int�r�t juridique, �conomique, ou factuel � revendiquer pour continuer � exploiter son site Internet.
La requ�rante rel�ve enfin que les “conditions d’application des dispositions relatives � l’arbitrage et � la m�diation” sont r�alis�es en l’esp�ce, d�s lors que :
- le nom de domaine utilis� par la partie adverse est identique ou similaire � celui enregistr� par Lausanne Marathon sous ;
- e d�tenteur du nom de domaine n’a manifestement aucun droit ou aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine;
- le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� d’une parfaite mauvaise foi.
La requ�rante rel�ve � cet �gard que les circonstances suivantes sont r�alis�es :
- les circonstances d�montrent que le nom de domaine a �t� acquis “dans le but premier de vendre ou de transf�rer de mani�re frauduleuse la client�le du nom de domaine ”;
- il est hautement probable que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a eu lieu dans le but d’emp�cher la requ�rante de l’utiliser comme son propre nom de domaine;
- l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour des activit�s � caract�re �rotique, voire pornographique, entrave l’activit� �conomique et commerciale de ;
- en utilisant le nom de domaine litigieux, la partie adverse a d�lib�r�ment cherch� � attirer dans un but lucratif des internautes sur son site, en suscitant un risque de confusion avec la d�nomination de la requ�rante.
Pour l’ensemble de ces raisons, la requ�rante sollicite le transfert du nom de domaine.
B. D�fendeur
La partie adverse n’a pas produit de r�ponse dans le cadre de la proc�dure et n’a pas pris position sur les arguments de la requ�rante.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment � l’article 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions d�finissent par ailleurs la notion de “droit attach� � un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui d�coule de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui prot�ge son titulaire contre les atteintes � ses int�r�ts g�n�r�es par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif � un nom commercial, � un nom de personne, � une marque ou � une indication g�ographique, ainsi que des droits de d�fense r�sultant de la l�gislation sur la concurrence d�loyale”.
Il convient donc en l’esp�ce de proc�der � un examen des faits � la lumi�re du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit des raisons de commerce, le droit au nom, ainsi que le droit de la concurrence d�loyale, afin de d�terminer si la requ�rante dispose d’un droit attach� � un signe distinctif. Il faut ensuite �tablir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction � ce droit.
A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions pr�cise qu’il y a “clairement infraction � un droit en mati�re de propri�t� intellectuelle” notamment lorsque :
“i. aussi bien l’existence du droit attach� � un signe distinctif invoqu� que son infraction r�sultent clairement du texte de la loi ou d’une interpr�tation reconnue de la loi et des faits expos�s, et qu’ils ont �t� prouv�s par les moyens de preuve d�pos�s; et que
ii. la partie adverse n’a pas expos� et prouv� des raisons de d�fense importantes de mani�re concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formul�e, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”
Ces trois conditions sont tout � la fois cumulatives et exemplatives.
�tant donn� l’exigence pos�e dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une d�cision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’�vidence. Compte tenu de la nature des r�gles en cause, laquelle limite s�rieusement les moyens d’instruction � disposition de l’expert, cette �vidence doit s’imposer rapidement et non pas suite � un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer � un examen approfondi, limit� qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela m�me si son intuition lui sugg�re le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige n��DCp005-0026; I-D Media AG c. Id-M�dia S�rl, Litige OMPI n��DCp005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI n��DCp005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI n��DCp004-0010).
A. Le requ�rant a-t-il un droit attach� � un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
1. Droit des raisons de commerce
La requ�rante invoque la protection de l’article 956�CO, au motif qu’elle est titulaire de la raison de commerce Lausanne Marathon, inscrite au registre du commerce de Lausanne le 16�octobre�1995.
Conform�ment � l’article 956�CO, “d�s que la raison de commerce d’un particulier, d’une soci�t� commerciale ou d’une soci�t� coop�rative a �t� inscrite sur le registre et publi�e dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif”. Cette disposition ne mentionne pas les raisons sociales d’associations. Le�Tribunal f�d�ral a d’ailleurs confirm� que les associations ne sont en principe pas soumises au droit des raisons de commerce, m�me lorsqu’elles sont inscrites au registre du commerce (ATF 99�Ib 34; ATF 90�II 461; ATF 83�II 249; voir �galement M.�Altenpohl, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, B�le�2002, N 1�ad Art. 956�CO). La requ�rante n’a pas expos� de motifs pour lesquels, au vu de cette jurisprudence, la raison sociale de la requ�rante devrait malgr� tout �tre prot�g�e par l’article 956�CO. L’Expert retient par cons�quent que la requ�rante ne peut pas se pr�valoir de l’article 956�CO.
2. Droit au nom
Le droit au nom, consacr� � l’article 29�du code civil suisse prot�ge les personnes morales, notamment les associations, contre toute usurpation susceptible de leur causer un pr�judice.
Le nom de la requ�rante, tel qu’inscrit au registre du commerce, est Lausanne Marathon. La requ�rante peut par cons�quent se pr�valoir de ce nom et des dispositions du droit suisse qui le prot�gent.
3. Concurrence d�loyale
Selon le paragraphe�1�des Dispositions, les droits attach�s � un signe distinctif comprennent aussi les droits de d�fense r�sultant de la l�gislation sur la concurrence d�loyale.
L’application de la LCD n’implique pas n�cessairement que les parties soient dans un rapport de concurrence. Elle suppose toutefois un comportement de nature � influer sur la concurrence.
Dans le cas pr�sent, la requ�rante organise un marathon annuel � Lausanne. Selon ses statuts, elle tire notamment ses ressources d’activit�s de merchandising, de contrats de partenariat et de publicit�, des recettes de cantines ouvertes au public, de subventions publiques, ainsi que de la location de stands. Le d�fendeur utilise quant � lui le nom de domaine pour rediriger les internautes vers un site sur lequel sont offerts des services qui sont sans rapport avec l’activit� de la requ�rante. Le comportement du d�fendeur appara�t � premi�re vue de nature � d�tourner la client�le de la requ�rante et � influer sur la concurrence.
Les dispositions de la loi contre la concurrence d�loyale entrent donc en ligne de compte dans le pr�sent litige.
B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction � un droit attach� � un signe distinctif attribu� au requ�rant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
Selon la jurisprudence f�d�rale, la fonction d’identification des noms de domaine a pour cons�quence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant � des tiers et prot�g�s par un droit absolu, cela afin d’emp�cher des confusions. Partant, si le signe utilis� comme nom de domaine est prot�g� par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y aff�rents peut en principe interdire au tiers non autoris� l’utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128�III 353; sic!�2005, p. 390).
Le Tribunal f�d�ral a retenu qu’un mode d’utilisation du nom constitutif d’une usurpation indue r�side dans la cr�ation d’un risque de confusion (ATF 80�II 281; Philippe Gilli�ron, Les divers r�gimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne�2000, p. 148). Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte � un int�r�t digne de protection lorsque l’appropriation du nom entra�ne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature � susciter dans l’esprit du public, par une association d’id�es, un rapprochement qui n’existe pas en r�alit� entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (ATF�128�III 253). La confusion peut donc �galement r�sider dans le fait que les destinataires parviennent certes � distinguer les signes, mais sont fond�s � croire qu’il existe des liens juridiques ou �conomiques entre les deux personnes concern�es (H�li-Alpes SA c/ Air-Glaciers SA, Litige OMPI n��DCp006-0006; ATF 131�III 572; ATF 128�III 146; ATF 127�III 160).
En cas d’usage du nom d’autrui comme nom de domaine, il faut selon le Tribunal f�d�ral d�terminer quelles sont les attentes �veill�es par le nom de domaine dans l’esprit des utilisateurs moyens d’Internet, sans �gard au contenu du site auquel le nom de domaine permet d’acc�der (ATF 128�III 253). En l’esp�ce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine �veille dans l’esprit des internautes.
L’expert observe tout d’abord que le nom de domaine reprend � l’identique le nom de la requ�rante. La seule pr�sence d’un trait d’union entre les mots “lausanne” et “marathon”, ainsi que le nom de domaine de premier niveau “.ch”, ne sont en effet pas de nature � distinguer les deux signes.
L’expert rel�ve cependant qu’il est admis, de jurisprudence constante, que l’usage d’un signe distinctif appartenant au domaine public ne saurait en principe �tre interdit. Chaque concurrent doit en effet avoir la possibilit� de d�signer ses produits en utilisant des expressions qui en d�finissent la nature et les propri�t�s. Seules des circonstances particuli�res permettent de retenir une imitation d�loyale. Tel serait le cas, par exemple, si le consommateur devait �tre induit en erreur, de mani�re �vitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la r�putation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait �tre usurp�e, de mani�re parasitaire (ATF 127�III 33). Tel�pourra �galement �tre le cas si une d�signation relevant du domaine public est devenue un signe distinctif individuel gr�ce � long usage (ATF 126�III 239).
On peut par cons�quent s’interroger sur la question de savoir si le signe “Lausanne Marathon” appartient au domaine public et, si tel est le cas, s’il existe des circonstances particuli�res permettant au requ�rant d’en interdire l’utilisation par la partie adverse.
Le signe “Lausanne Marathon” comprend tout d’abord une indication g�ographique, soit le nom de la ville de Lausanne. Le Tribunal f�d�ral a jug� que les noms des collectivit�s publiques ou r�gionales ne faisaient pas en soi partie du domaine public (ATF 128�III 353; ATF 126�III 239). L’expert retiendra par cons�quent que le signe “Lausanne” ne fait pas partie du domaine public en tant que tel.
La question se pose toutefois de savoir si l’expression “Lausanne Marathon”, utilis�e par une association dont le but, et l’activit�, consistent � organiser un marathon � Lausanne, ne serait pas en soi descriptive. L’expert consid�re que tel n’est pas le cas.
Aux yeux de l’expert, et au vu des explications fournies par la requ�rante, de l’absence de contestation du d�fendeur, et des documents qui figurent au dossier, il ne fait pas de doute que les internautes qui cherchent � acc�der � un site Internet sous le nom de domaine s’attendent � trouver des informations relatives au marathon organis� � Lausanne par la requ�rante, Lausanne Marathon, depuis plus de dix ans. Il n’existe aucun �l�ment permettant de consid�rer que les internautes auraient une autre attente.
Il convient de souligner en outre que la partie adverse n’utilise pas la d�signation “Lausanne Marathon” en relation avec une activit� qui aurait un quelconque rapport avec la ville de Lausanne, avec un marathon, ou avec toute autre forme de course � pied. Au contraire, le site auquel le nom de domaine renvoie contient un lien (accessible en cliquant sur une indication “cliquer ici pour entrer”) vers un site offrant des services �rotiques ou pornographiques. Ces services sont sans aucun rapport avec la fonction �ventuellement descriptive de la raison sociale de la requ�rante. Ils sont d’ailleurs propos�s sous le nom “Taylor Little”, et non pas “Lausanne Marathon”. Il ne fait pas de doute en l’esp�ce que le d�fendeur cr�e un risque de confusion et exploite la r�putation de la requ�rante en attirant sur son site Internet des utilisateurs qui cherchent � obtenir des informations sur le marathon organis� � Lausanne par la requ�rante (voir ATF 128�III 353).
Il appara�t ainsi que la partie adverse, en enregistrant et utilisant le nom de domaine a cherch� � cr�er des confusions �vitables avec les activit�s de la requ�rante et a usurp�, de mani�re parasitaire, la r�putation de la requ�rante. Ces agissements constituent une violation claire des droits de la requ�rante.
Enfin, la partie adverse, qui n’a pas produit de r�ponse dans le cadre de la proc�dure, n’a fait valoir aucun droit sur la d�nomination “Lausanne Marathon”. De tels droits ne ressortent en outre pas du dossier.
Par cons�quent, au vu des principes expos�s dans les Directives, il se justifie d’ordonner le transfert du nom de domaine � la requ�rante.
7. D�cision
Pour les raisons �nonc�es ci-dessus, et conform�ment au paragraphe�24�des Dispositions, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine au profit de la requ�rante.
Fabrizio La Spada
Expert
Le 10�novembre�2006
Full & Egal Universal Law Academy