WIPO Arbitration and Mediation Center
EXPERTENENTSCHEID
Pneus-online Suisse Sarl v. D AG
Verfahren Nr. DCH2008-0007
1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist Pneus-online Suisse Sarl, Genf, Schweiz, vertreten durch Alexander Troller, Lalive, Genf, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Delticom AG, Hannover, Deutschland, vertreten durch Dr. Leonz Meyer, Schmid Eversheds, Z�rich, Schweiz.
2. Streitige Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens sind die Domainnamen , und .
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Z�rich, Schweiz.
3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center („Center“) in franz�sischer Sprache am 6. Mai 2008 ein. Das Gesuch st�tzt sich auf das Verfahrensreglement von Switch f�r Streitbeilegungsverfahren f�r „.ch“ und „.li“ Domainnamen („Verfahrensreglement“), welches am 1. M�rz 2004 in Kraft getreten ist.
Am 7. Mai 2008 best�tigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens sei. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspreche.
Am 16. Mai 2008 wurde das Gesuch ordnungsgem�ss an die Gesuchsgegnerin zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Da die Vertragssprache Deutsch ist, hat das Center der Gesuchsgegnerin zugleich mitgeteilt, dass es die Gesuchserwiderung auf Deutsch oder auf Franz�sisch akzeptiert, und dass es dem Experten obliegt, �ber die Verfahrenssprache zu entscheiden. Die Frist f�r die Einreichung einer Gesuchserwiderung w�re der 5. Juni 2008 gewesen. Da das Gesuch statt auf Deutsch in franz�sischer Sprache eingereicht wurde, hat das Center die Frist zur Gesuchserwiderung auf den 19. Juni 2008 verl�ngert.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch und per Post am 19. Juni 2008 beim Center ein. Am 26. Juni 2008 best�tigte das Center den Empfang der Gesuchserwiderung, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erkl�rte.
Das Schlichtungsverfahren fand am 29. Juli 2008 statt. Der Schlichter best�tigte gegen�ber dem Center am gleichen Tag, dass sich die Parteien darauf geeinigt h�tten, dass der Experte seine Entscheidung auf Englisch oder auf Deutsch erl�sst.. �ber die restlichen Punkte sei dagegen keine Einigung erzielt worden.
Mit Schreiben vom 30. Juli 2008 teilte das Center mit, die Schlichtungsverhandlung h�tte zu keinem Vergleichsschluss gef�hrt und das Verfahren werde in �berseinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt. Das Center bestellte am 20. August 2008 Dr. Bernhard F. Meyer als Experten.
Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgem�ss bestellt wurde und hat in �bereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabh�ngigkeit erkl�rt.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin vertreibt Autoreifen �ber das Internet und ist Inhaberin der folgenden Marke in der Schweiz:
- Internationale Marke PNEUS-ONLINE.COM n� 836271, eingetragen am 27. Juli 2004, mit Priorit�t vom 7. August 2003 in der Schweiz, in den Klassen 12 und 35.
Die Gesuchstellerin ist ausserdem Inhaberin folgender Domain-Namen:
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Die Gesuchsgegnerin ist, nebst den streitgegenst�ndlichen Domainnamen, Inhaberin folgender Domainnamen:
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Die Registrierungsdaten der streitgegenst�ndlichen Domainnamen sind wie folgt:
: 5. August 2002
: 7. August 2002
: 22. Juli 2002
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, eine der Marktf�hrerinnen im Bereich des Online Pneuverkaufs (Reifenverkauf) in der Schweiz und in Frankreich zu sein. Seit dem 26. Januar 2002 verkaufe sie Pneus �ber die Internetseite „www.“ in der Schweiz. Damit sei sie vor dem Gesuchsgegner auf dem Internet als Pneuh�ndlerin bekannt geworden.
Im vollen Bewusstsein um die Rechte und die Bekanntheit der Marke der Gesuchstellerin, habe die Gesuchsgegnerin als direkte Konkurrentin gezielt Domain Namen zum Verkauf ihrer Produkte gew�hlt, die ihrer Marke verwechselbar �hnlich seien. Dadurch versuche die Gesuchsgegnerin von der Bekanntheit ihrer Marke zu profitieren.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin macht dagegen geltend, der Marke der Gesuchstellerin fehle die Schutzf�higkeit, weshalb sich diese nicht erfolgreich auf ein Kennzeichenrecht berufen k�nne. Sie habe zudem nicht wissen k�nnen, dass die Gesuchstellerin ihr Gesch�ftsmodell auf einer generischen Bezeichnung aufbauen wolle, weshalb der Vorwurf der B�sgl�ubigkeit angesichts der berechtigten Interessen der Gesuchsgegnerin, selbst auf dem Internet „Pneus“ zu verkaufen, abgewiesen werden m�sse. Die erzielten Ums�tze der Parteien verdeutlichten zudem, dass die Gesuchsgegnerin in keiner Weise darauf angewiesen sein k�nne, von der Bekanntheit der Gesuchstellerin zu profitieren. Die Gesuchsgegnerin habe sich schon im Jahre 2000 grosser Bekanntheit im Internet erfreut, weshalb eine Verwechslungsgefahr mit der erst sp�ter im Internet auftretenden Gesuchstellerin durch die angesprochenen Verkehrskreise ausgeschlossen sei.
6. Entscheidungsgr�nde
Gem�ss Paragraph 24(d) muss eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts vorliegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgr�nde schl�ssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die �bertragung oder L�schung des Domain-Namens rechtfertigt.
(i) Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit dem 27. April 2004 Inhaberin der Marke PNEUS-ONLINE.COM ist. Die von der Gesuchsgegnerin verwendeten, strittigen Domainnamen sind mit dieser Marke, abgesehen vom K�rzel der Toplevel-Domain „.com“, vom Bindestrich und vom Mehrzahl-„s“, wort- und klanggleich. Formal gesehen, verletzen die Domainnamen damit die von der Gesuchstellerin registrierte Marke, mit der sie ohne Zweifel verwechselbar �hnlich sind.
Ob die Marke schutzf�hig sei oder nicht, hat der Experte in diesem Verfahren dagegen nicht zu beurteilen. Offensichtlich wurde die Marke von den zust�ndigen Registrierbeh�rden als g�ltig erachtet und erteilt. Ein Widerspruch gegen die Eintragung kann hier nicht hier erfolgen. Der Experte geht somit von einer g�ltigen und - formal - verletzten Marke aus.
Indes f�llt auf, dass die Gesuchsgegnerin die strittigen Domainnamen bereits zwei Jahre vor Erteilung der genannten IR-Marke registriert hat, n�mlich im Juli und August 2002. Die Gesuchsgegnerin verwendet die Internetdomain „www.“ unbestrittenerweise seit Mai 2003.
Diesen Umst�nden ist bei der nachfolgenden Pr�fung der Verteidigungsgr�nde Rechnung zu tragen.
(ii) Verteidigungsgr�nde
Auf Grund der oben erw�hnten zeitlichen Verh�ltnisse kann ausgeschlossen werden, dass die Gesuchsgegnerin bei der Registrierung der streitgegenst�ndlichen Domainnamen die Verletzung und Herbeif�hrung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin beabsichtigt hat. Auch der Umstand, dass alle strittigen Domainnamen direkt oder indirekt auf die Webseite „www.“ der Gesuchsgegnerin leiten ist kein Hinweis auf eine Verletzungshandlung. Es ist durchaus �blich, dass Unternehmen eine Vielzahl von Domainnamen mit �hnlichen Zeichen reservieren, mit dem Ziel einen Domainnamen aktiv zu verwenden und die andern auf diese Webseite zu b�ndeln. Daran besteht grunds�tzlich ein legitimes Interesse.
Unter den gegebenen Umst�nden kann der Experte der Behauptung der Gesuchstellerin nicht folgen, die streitgegenst�ndlichen Domainnamen seien in Gebrauch genommen worden, mit dem Ziel, von der Bekanntheit der Marke der Gesuchstellerin zu profitieren. Die Gesuchsgegnerin musste und konnte zur Zeit der Registrierung nicht damit rechnen, dass die Gesuchsstellerin sp�ter eine �hnliche Marke zur Eintragung bringen und ihr entgegenhalten werde. Die Gesuchsgegnerin hat �berdies glaubw�rdig dargetan, dass sie f�r die Bekanntheit der Kombination der Ausdr�cke „pneu(s)“ und „online“ im Zusammenhang mit Pneuhandel auf dem Internet mindestens ebenso urs�chlich war, wie die Gesuchstellerin.
Die Begriffe „Pneu(s)“ und „online“ sind ferner generische Begriffe, die selbst in Kombination nur schwach kennzeichnend wirken. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin nicht von einem durch die Gesuchsstellerin geschaffenen, und �berdies bestrittenen, „Goodwill“ profitieren wollte oder konnte. Vielmehr hat die Gesuchsgegnerin ihr legitimes Interesse an der bereits vor der Markenregistrierung erfolgten Verwendung der streitgegenst�ndlichen Domainnamen bewiesen (vgl. SBS Swiss Business School GmbH v. Werner K�ser, WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0005).
Auf Grund der Eintragungschronologie kann sich die Gesuchsgegenrin schliesslich auf ihr Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG berufen.
Der Experte erachtet es unter diesen Umst�nden als erwiesen, dass der Gesuchsgegnerin auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten nichts vorzuwerfen ist.
Die Gesuchsgegnerin hat damit relevante Verteidigungsgr�nde im Sinne von Paragraph 24(d)(ii) glaubhaft gemacht.
(iii) Rechtfertigung der �bertragung
Auf Grund dieser Situation rechtfertigt sich die �bertragung der strittigen Domainnamen nicht.
7. Entscheidung
Gem�ss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte die von der Gesuchsstellerin beantragte �bertragung der Domainnamen , und ab.
Dr. Bernhard F. Meyer
Experte
Datum: 3. September 2008
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