WIPO Arbitration and Mediation Center EXPERTENENTSCHEID Deutsche Telekom Value added services Austria GmbH und Scout 24AG vs. PlanDesign GmbH Verfahren Nr. DCH2009-0001 1. Die Parteien
Die Gesuchsteller sind Deutsche Telekom Value added services Austria GmbH, Wien, Österreich, (Gesuchstellerin I) und Scout24 AG, Baar, Schweiz, (Gesuchstellerin II), beide vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, Dr. Robert Flury, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist PlanDesign GmbH, Altishofen, Schweiz, vertreten durch ihren Geschäftsführer Ylber Muhaxheri. 2. Streitige Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen
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Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 14. Januar 2009 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Das Center wies die Gesuchstellerinnen am 20. Januar 2009 darauf hin, dass das Gesuch gemäss Paragraph 14(b) des Verfahrensreglementes formale Mängel aufwies. Nach Angabe des Centers reichten die Gesuchstellerinnen das geänderte Gesuch per E-Mail und in körperlicher Form am 21. Januar 2009 ein.
Am 23. Januar 2009 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 12. Februar 2009.
Das Center teilte mit Schreiben vom 18. Februar 2009 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Center ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerinnen wurden vom Center über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 18. Februar 2009 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Center bestellte am 16. März 2009 Michael Treis als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und dass er in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt hat. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin I ist Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Element „scout“, darunter folgende CH-Marken mit Prioritäten von 1999 oder 2000:
Nr. Marke
461.570 IMMOSCOUT24
461.569 IMMO-SCOUT24
461.571 immo-scout
461.572 IMMOSCOUT
474.818 SINGLESCOUT24
474.819 DATINGSCOUT24
474.981 JOBSCOUT24
472.648 SCOUTXL
474.229 FRIENDSCOUT.24
480.283 Scout24 Market
480.284 SCOUT MARKET
485.675 JOBSCOUT24
498.862 SHOPPINGSCOUT 24
Die Gesuchstellerin I besitzt zudem die CH-Marke 538.048 MEDIASCOUT mit Priorität vom 4. Mai 2005. Diese Marke war Basis eines Widerspruchentscheids, in dem das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum das Element „scout“ als durchschnittlich kennzeichnungskräftig angesehen hat.
Ferner verfügt die Gesuchstellerin I über die Marken 478.867 FINANCESCOUT 24 und 521.699 FINANCE SCOUT 24, die u.a. in Klasse 36 für “Finanzwesen; Immobilien- und Hypothekarvermittlung; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung; Versicherungswesen” Schutz geniessen. Sie hat auch die Schweizer Marke SCOUT 24, Nr. 552203, die am 10.11.2006 eingetragen wurde.
Darüber hinaus verfügt die Gesuchstellerin I über den Domain-Namen , der als Weiterleitungs-Domain auf die aktive Webseite „“ benutzt wird.
Die Gesuchstellerin II ist seit dem 8. November 1999 als Scout24 Holding AG bzw. seit dem 2. November 2000 als Scout24 AG (Scout24 SA) (Scout24 Ltd.) im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie ist im Bereich “der innovativen Zusammenführung von Angebot und Nachfrage in verschiedenen Märkten mit Hilfe neuer Medien” unternehmerisch tätig und als solche in der Schweiz bekannt.
Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen am 15. April 2008 und den Domain-Namen am 5. März 2008 registriert. Sie hat unter dem Domain-Namen eine Webseite aufgeschaltet, auf der Vermittlungsdienstleistungen betr. Finanz- und Versicherungsprodukte über das Internet angeboten werden. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerinnen
Die Gesuchstellerinnen bringen vor, dass SCOUT eine bekannte Marke sei und verweisen dabei u.a. auf den Entscheid T-O Internet Services GmbH und Scout24 AG v. Erich Schwaller, WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0018 . Die beiden von der Gesuchsgegnerin registrierten Domain-Namen und seien mit den von der Gesuchstellerin I markenrechtlich geschützten Zeichen ähnlich.
Da unter dem Domain-Namen eine Webseite aufgeschaltet sei, auf der Vermittlungsdienstleistungen betreffend Finanz- und Versicherungsprodukte über das Internet angeboten werden, liege Identität vor mit den Dienstleistungen, die die Gesuchstellerin I auf der - über dem Domain-Namen zu erreichende Webseite „“ anbietet. Daher sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Der zweite streitgegenständliche Domain-Name würde gegenwärtig zwar nicht gebraucht, berge jedoch die Gefahr einer potentiellen Verletzung von Markenrechten in sich, weil die Gesuchsgegnerin bereits eine Webseite für Vermittlung von Finanzprodukten betreibe und also im identischen Dienstleistungsbereich aktiv sei. Daher erzeuge ebenfalls dieser Domain-Namen eine wenn nicht direkte, so zumindest mittelbare - Verwechslungsgefahr. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat sich zu dem Gesuch nicht innerhalb von der ihr gesetzten Frist bis zum 12. Februar 2009 geäussert. Sie hat sich erst mit Schreiben vom 25. Februar 2009 gegenüber der WIPO kurz zum Verfahren geäussert. In dem Schreiben bittet sie die WIPO, ein Treffen zu organisieren, damit sie sich in Zukunft “nicht mehr um solchen Mist kümmern” müsse. Die Gegenparteien versuchten die Konkurrenz “mit Intrigen zu eliminieren”. Die WIPO könne den Gegenparteien “gerne ausrichten”, dass sie “die Domain nur gegen Zahlung eines fünfstelligen Betrages in CHF aushändigen werde”. Zu den Ausführungen der Gesuchstellerinnen betreffend eine Markenverletzung auf Grund der beiden streitgegenständlichen Domain-Namen hat sich die Gesuchsgegnerin nicht geäussert. 6. Entscheidungsgründe
Dem Gesuch ist stattzugeben, wenn die Registrierung oder Verwendung der streitgegenständlichen Domain-Namen eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das den Gesuchstellerinnen nach dem Recht der Schweiz zusteht (Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements). Insbesondere liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts gemäss Paragraph 24(d) vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind: und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. 6.1. Domain-Name
Die Gesuchstellerin I ist Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Bestandteil “scout24”. Diese Kennzeichen werden durch die Gesuchstellerin II in der Schweiz für eine Internet-basierte Vermittlung von Waren und Dienstleistungen intensiv genutzt. Sie ist unter der Bezeichnung “scout24” in der Schweiz bekannt. Zu den von der Gesuchstellerin I eingetragenen Marken gehören CH 478.867 FINANCE SCOUT 24 und 521.699 FINANCE SCOUT 24 mit Schutz für “Finanzwesen, Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung; Versicherungswesen” (Kl. 36).
Der Domain-Name stimmt mit diesen Marken in Bezug auf die kennzeichnungskräftige Verbindung von SCOUT und 24 überein, was bereits eine Verwechslungsgefahr indiziert. Das Bestandteil “Kredit” ist beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig. Daher trägt dieses Wort zur Unterscheidung des Domain Namens von der Marke kaum bei. Seine Bedeutung ist dem des Wortes “finance” vielmehr insoweit sehr ähnlich, als “Finance” der Oberbegriff von “Kredit” ist. Es liegt insoweit also begriffliche Verwechslungsgefahr vor. Der Domain-Name ist aus diesen Gründen mit den Marken der Gesuchstellerin I verwechslungsfähig ähnlich.
Zwar wird die Domain nicht aktiv benutzt. Aufgrund seiner Natur und der Tatsache, dass die Domain der Gesuchsgegnerin für eine Webseite zur Vermittlung von Finanzprodukten eingesetzt wird, ist aber davon auszugehen, dass er vernünftigerweise nur für die Vermittlung von Krediten und ähnlichen Finanzprodukten eingesetzt werden könnte. Auch ist wegen der Bekanntheit von SCOUT 24 davon auszugehen, dass das schweizerische Publikum unter dem Domain-Namen ein Angebot der Gesuchstellerin II suchen und erwarten würden. Aus diesen Gründen erzeugt bereits die Registrierung des Domain-Namens eine Verwechslungsgefahr und damit eine klare Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen I und II im Sinne von Art. 13 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1 MSch.G. Bezüglich der nicht schlüssig vorgetragenen Verteidigungsgründe, sowie der Rechtfertigung des Rechtsbegehrens wird auf die Erläuterungen unter 6.2. verwiesen. 6.2. Domain-Name
Die Gesuchstellerin I ist auch Inhaberin der Marke FINANCE SCOUT 24 mit Schutz in der Schweiz. Der von der Gesuchsgegnerin registrierte Domain-Name stimmt mit dieser Marke mit Ausnahme des (zusätzlichen) Elements “swiss” und des (fehlenden) Elements “24” überein. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Domain-Name der Marke derart verwechslungsfähig ähnlich ist, dass man von einer klaren Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen und insbesondere des Markenrechts der Gesuchstellerin I sprechen kann.
Dabei scheidet die allgemeine geographische Herkunftsangabe “swiss” als relevantes Unterscheidungsmerkmal aus, sodass es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ausser Acht gelassen werden kann; grundsätzlich könnte jeder in der Schweiz tätige Anbieter von Beratungsdienstleistungen betreffend Finanzprodukte das Wort “swiss” beanspruchen, ohne dass es ihn von anderen schweizerischen Anbietern – wie die Gesuchstellerin II unterscheiden würde.
Es bleibt allein die Frage, ob das Fehlen der Zahl “24” im zweiten Domain-Namen der Gesuchsgegnerin eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts der Gesuchstellerinnen ausscheiden lässt; anders formuliert, ob der Domain-Name mangels der Zahl “24” nicht mit der Marke FINANCE SCOUT 24 so ähnlich ist, dass daraus eine Verwechslungsgefahr resultiert.
Hierbei ist einerseits zu berücksichtigen, dass die meisten Kennzeichen der Gesuchstellerinnen durch die Kombination des Wortes „scout“ mit der Zahl 24 geprägt sind. Dementsprechend ist die Gesuchstellerin II auch unter ihrer Firma Scout24 AG bekannt und nicht unter “scout”. Für die kennzeichenrechtliche Bedeutung der Zahl “24” im Kontext der Marke FINANCE SCOUT 24 spricht auch, dass die Kombination von “Finance” und “scout” als wenn nicht direkt beschreibend, so zumindest klar anspielend bezeichnet werden kann. Denn im Englischen bezeichnet das Wort “scout” als Verb auch “the act of seeking information” (so The Concise Oxford Dictionary) oder “to explore an area to obtain information” bzw. “to find by making a search” (so das online-Wörterbuch von Merriam-Webster “”. Daraus folgt, dass die Wortverbindung „finance scout“ durchaus als “Suche nach Finanzierung” verstanden werden kann und mithin im Kontext der fraglichen Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen wohl auch in der Schweiz als kennzeichnungsschwach qualifiziert werden muss. Dies bedeutet wiederum, dass das Markenelement “24” nicht unwesentlich, sondern für den Schutzbereich der Kennzeichen der Gesuchstellerinnen durchaus relevant ist. Insoweit könnten Zweifel bestehen, ob der Domain-Namen in den Schutzbereich der Marke FINANCE SCOUT 24 eingreift.
Allerdings scheint die Bezeichnung “finance scout” zumindest in der Schweiz nicht derart so verwendet zu werden, dass man annehmen müsste, es handle sich um eine beschreibende Angabe. Es hat zumindest gewisse Kenzeichnungskraft. Das wird auch dadurch bestätigt, dass eine Internet-Suche nach “finance scout” insbesondere zu den Webseiten der Gesuchstellerinnen führt. Die vollständige Übernahme des in gewisser Weise - kennzeichnungskräftigen Elements „finance scout“ darf als ein Indiz dafür gewertet werden, dass die Registrierung und Benutzung des Domain-Namens eine Verwechslungsgefahr mit der Marke FINANCE SCOUT 24 der Gesuchstellerin I erzeugt.
Sodann ist in casu auch zu berücksichtigen, dass die Gesuchsgegnerin mit der Registrierung des zweiten Domain-Namens zu erkennen gegeben hat, dass sie die Nähe der Gesuchstellerinnen sucht und von dem Ruf des Kennzeichens SCOUT24 zu profitieren versucht. Daher liegt die Annahme nahe, dass sie ebenfalls mit dem Domain-Namen versucht hat, eine Verwechslungsgefahr mit den Kennzeichen der Gesuchstellerinnen zu erzeugen oder sich an diese in unlauterer Weise anzulehnen, um von dem für die Gesuchstellerinnen intendierten Internetverkehr Nutzen zu ziehen. Diese Handlungen verstossen gegen Art. 13, 3 MSchG (Herbeiführen einer Verwechslungsgefahr) bzw. gegen Art. 2, 3 UWG (unlautere Ausnutzung des Rufs einer bekannten Marke); der letztgenannte lauterkeitsrechtliche Tatbestand gehört zum Kennzeichenrecht im weiteren Sinne.
Schliesslich kommt im hier zu entscheidenden Fall hinzu, dass die Gesuchsgegnerin mit ihrer wohl verspäteten, jedoch bei der Beurteilung dieses Falles nicht unbeachtlichen Stellungnahme gegenüber der WIPO gezeigt hat, dass sie mit der Registrierung der Domain-Namen zum Nachteil der Gesuchstellerinnen Kapital zu schlagen versucht. Wenn sie in ihrer Antwort ausführt, dass sie “die Domain nur gegen Zahlung eines fünfstelligen Betrages in CHF aushändigen werde”, ohne auch nur ein Wort dazu zu sagen, warum sie meint, die Domain-Namen zu Recht registriert und benutzt zu haben, tritt sie ähnlich wie ein Domain-Namen-Pirat auf. Deren Verhalten ist dadurch gekennzeichnet, dass sie kein eigenes, redliches Interesse an der Registrierung und Benutzung eines Domain-Namens haben oder überhaupt geltend machen, sondern es letztlich nur darauf abgesehen haben, rechtlich berechtigte Unternehmen zu blockieren und damit von diesen die Zahlung von erheblichen Geldbeträgen zu „erzwingen”. Mithin hat die Gesuchsgegenerin keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen.
Aufgrund einer Gesamtbeurteilung des Verhaltens der Gesuchsgegnerin welches auch die Registrierung des Domain Namens einschliesst kann ihre Registrierung und Benutzung des Domain-Namens als eine klare Verletzung des Kennzeichenrechts der Gesuchsstellerinnen qualifiziert werden.
Angesichts dieser Rechtsverletzung ist das Rechtsbegehren der Gesuchstellerin auf Übertragung der Domainnamen gerechtfertigt. 7. Entscheidung
Die Domain Namen und sind gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchsstellerin I zu übertragen.
Michael Treis
Experte
Datum: 6. April 2009
Full & Egal Universal Law Academy