WIPO Arbitration and Mediation Center EXPERTENENTSCHEID Chiesi Faramaceutici S.p.A. v. Roadster Productions (William Roadster) Verfahren Nr. DCH2009-0015 1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist Chiesi Faramaceutici S.p.A., Parma, Italien, vertreten durch Giambrocono & C. S.p.A., Mailand, Italien.
Der Gesuchsgegner ist Roadster Productions (William Roadster), Willemstad, Niederländische Antillen. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) in englischer Sprache am 4. Juli 2009 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 7. August 2009 wies SWITCH daraufhin, dass der Halter des strittigen Domain-Namens nicht mit dem von der Gesuchstellerin bezeichneten Inhaber übereinstimme. Am 14. August 2009 wies SWITCH darauf hin, dass Deutsch die Sprache der Registrierungsvereinbarung sei. Das Center wies die Gesuchstellerin am 28. August 2009 auf diese Verfahrensmängel hin und forderte diese auf, das Gesuch in deutscher Sprache gegen den korrekten Gesuchsgegner einzureichen. Die Gesuchstellerin reichte daraufhin am 2. September 2009 das Gesuch per E-Mail und in körperlicher Form gegen den richtigen Gesuchsgegner in deutscher Sprache ein.
Am 7. September 2009 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 27. September 2009.
Das Center teilte mit Schreiben vom 29. September 2009 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Center seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Die Gesuchstellerin wurde vom Center über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am selben Tag, dem 29. September 2009, wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Center bestellte am 6. Oktober 2009 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Am 16. Oktober 2009 ging eine Mitteilung des Gesuchsgegners per E-Mail ein, worin er mitteilte, dass die Gesuchstellerin zwei Verfahren in Indien und in Grossbritannien verloren habe, und ausserdem betonte, dass auf seiner Website „Fashion“ verkauft würde. Da diese Mitteilung deutlich nach Ablaufen der Frist für die Gesuchserwiderung eingereicht wurde, entscheidet der Experte gemäss Paragraph 21 des Verfahrensreglements, diese für den Entscheid nicht in Betracht zu ziehen. Der Vollständigkeit halber hält der Experte aber fest, dass die Mitteilung auch inhaltlich nichts an seiner Entscheidung geändert hätte, in Anbetracht der Ausführungen unter Abschnitt 6.B des vorliegenden Expertenentscheids. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist ein italienischer Pharmakonzern, der 1935 gegründet wurde und heute über 3'200 Mitarbeiter beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2008 wurde ein Umsatz von ca. 750 Mio. Euro erzielt.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke CHIESI, die in der Schweiz und international registriert ist. Die internationale Marke Nr. 544391 (CHIESI) wurde am 23. Oktober 1989 registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin beruft sich auf ihre Marke CHIESI und gibt an, dass der Gesuchsgegner durch Registrieren des Domain-Namens die Rechte der Gesuchstellerin verletze, weil der Domain-Name Verwechslungen bei den Kunden der Gesuchstellerin hervorrufen könne und diese Kunden fälschlicherweise davon ausgehen könnten, dass eine Verbindung zwischen der Gesuchstellerin und dem Gesuchsgegner bestehe.
Weiter führt die Gesuchstellerin an, dass der Gesuchsgegner, nachdem er von der Einleitung dieses Verfahrens erfuhr, in aller Eile eine “Fake”-Website erstellte, um den Anschein eines redlichen Angebots von Waren und Dienstleistungen zu erwecken. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat keine formelle Gesuchserwiderung innerhalb der ihm vorgegebenen Frist eingereicht. Bezüglich seiner verspäteten Mitteilung per Email vom 16. Oktober 2009 wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 3 des vorliegenden Expertenentscheids verwiesen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Bestand eines Kennzeichenrechts
Wie oben dargelegt wurde, verfügt die Gesuchstellerin über Kennzeichenrechte an der Marke CHIESI, deren Schutzumfang sich auch auf die Schweiz erstreckt. B. Klare Verletzung eines schweizerischen Kennzeichenrechts
Das schweizerische Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domain-Namen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Obschon die Website unter dem strittigen Domain-Namen auf den ersten Blick einen Online-Shop für Kleider und Accessoires mit dem Logo “chiesi” enthält, hat die Gesuchstellerin glaubhaft dargelegt, dass diese Website kurzfristig eingerichtet wurde, um den Anschein eines redlichen Angebots von Waren zu erwecken. In diesem Zusammenhang fällt insbesondere ins Gewicht, dass der Gesuchsgegner (1) bis vor kurzem als einziges Element der Website einen Link aufführte; (2) die Website offenbar mit einem sogenannten “Frameset” in HTML erstellt wurde, d.h. mit einem vorbestehenden Tool, welches die Erstellung einer Website in ca. 20 Minuten ermöglicht; (3) der strittige Domain-Name unmittelbar nach Einreichung eines ersten Gesuchs vom vormaligen Inhaber “Brandconcern” an den Gesuchsgegner übertragen wurde; (4) Brandconcern der Eigentümer von ca. 800 Domain-Namen ist, von denen die meisten “geparkt” sind oder zum Verkauf stehen.
Unter Anbetracht der Umstände im vorliegenden Fall ist der Experte der Auffassung, dass zwischen der Marke CHIESI und dem strittigen Domain-Namen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Es scheint, dass der Gesuchsgegner den Ruf der Gesuchstellerin auszunutzen versucht, indem er sich einen Imagetransfer erhofft. Der Experte ist der Auffassung, dass der Gesuchsgegner damit die unmittelbare Verwechslungsgefahr bewusst im Wissen um die Marke der Gesuchstellerin geschaffen und die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verletzt hat. C. Übertragung des strittigen Domain-Namens ist gerechtfertigt
Da der Gesuchsgegner, wie oben ausgeführt, keine formelle Gesuchserwiderung eingereicht und keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgebracht hat, welche die Darstellung der Gesuchstellerin widerlegen oder sein eigenes legitimes Interesse begründet, befindet der Experte, dass die Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens des Gesuchsgegners eine Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt. 7. Entscheidung
Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 20. Oktober 2009
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