Die Gesuchstellerinnen sind Ente Ticinese per il Turismo, Bellinzona, Schweiz (Gesuchstellerin 1) und TicinoInfo SA, Bellinzona, Schweiz (Gesuchstellerin 2) vertreten durch Marco Bundi, Klosters, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Mirjam Haas, Thalwil, Schweiz vertreten durch Roberto Fornito, Staad, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der”Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 9. März 2010 per Email und am 11. März 2010 in körperlicher Form ein. Es stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 11. März 2010 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens sei. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspreche. Am 16. März 2010 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 5. April 2010.
Die Gesuchstellerinnen beantragten am 31. März 2010, das Verfahren zu sistieren. Das Zentrum gewährte die Sistierung gemäss Ziff. 8 des Verfahrenreglements bis zum 1. Mai 2010. Am 29. April 2010 wurde die Sistierung auf Gesuch der Gesuchstellerinnen hin bis zum 30. Mai 2010 verlängert. Am 27. Mai 2010 teilten die Gesuchstellerinnen ihr Interesse zur Weiterführung des Verfahrens mit, weshalb der Gesuchsgegnerin eine erneute Frist zur Einreichung einer Gesuchserwiderung bis zum 2. Juni 2010 angesetzt wurde.
Die Gesuchserwiderung traf am 2. Juni 2010 elektronisch beim Zentrum ein. Am 4. Juni 2010 bestätigte das Zentrum deren Empfang. Ebenfalls am 4. Juni 2010 erklärte die Gesuchsgegnerin ihre Bereitschaf zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung. Mit Schreiben vom 14. Juli 2010 teilte das Zentrum mit, die Schlichtungsverhandlung habe zu keinem Vergleichschluss geführt.
Am 15. Juli 2010 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 27. Juli 2010 Dr. Bernhard F. Meyer als Experten.
Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt worden ist und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Bei der Gesuchstellerin 1 handelt es sich um die Ente Ticinese per il Turismo, eine im Jahre 1973 gegründete und per 1998 dem kantonalen Tourismusgesetz (Legge sul turismo vom 30. November 1998) unterstellte öffentlich-rechtliche Körperschaft (Art. 2 lit. a Tourismusgesetz). Sie wird unter Art. 4 des Tourismusgesetzes dazu ermächtigt, den Tourismus zu fördern und touristische Aktivitäten im Kanton Tessin zu koordinieren. Aus den Statuten der Gesuchstellerin 1 ergibt sich einerseits, dass sie der Aufsicht des Kantons Tessin unterstellt ist, sowie andererseits, dass der Kanton Tessin eines ihrer Mitglieder ist (vgl. Art. 4 und 6 der Statuten).
Die Gesuchstellerin 2, TicinoInfo SA, ist eine im Jahre 1998 gegründete Aktiengesellschaft mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit kantonalen Organisationen touristische Daten zu verwalten und weiter zu verteilen. Gemäss eigenen und unbestrittenen Angaben der Gesuchstellerin 2 handelt es sich bei ihren Aktionären ausschliesslich um Vereine oder Gesellschaften, die mit der Förderung des Tourismus im Kanton Tessin betraut sind.
Die Gesuchstellerinnen erwarben im Jahre 2005 den Domain-Namen , der von ihnen als Plattform für Tourismus und Freizeitgestaltung im Kanton Tessin genutzt wird.
Die Gesuchsgegnerin, Mirjam Haas, registrierte den streitgegenständlichen Domain-Namen am 24. November 1997. Die entsprechende Website informiert Besucher über verschiedene Freizeit- und Tourismusangebote im Tessin, insbesondere über Sport-, Kultur- und Gastronomieangebote sowie Unterkunftsmöglichkeiten. Im Jahr 2008 liess die Gesuchsgegnerin ihre Einzelunternehmung „artifact haas” im Handelsregister eintragen, wobei der Zweckartikel der Gesellschaft nebst diversen anderen Dienstleistungen auch das Anbieten einer Informationsplattform rund um den Tessin, die angrenzenden Kantone und das angrenzende Ausland nennt. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerinnen
Die Gesuchstellerinnen machen aufgrund der Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens eine Verletzung ihrer Namensrechte gemäss Art. 29 Zivilgesetzbuch (ZGB) sowie des Art. 3 lit. d des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) geltend. Eventualiter stützen sie sich auf eine Verletzung ihrer Firmenrechte aus Art. 956 Obligationenrecht (OR).
Gemäss den Gesuchstellerinnen resultieren ihre Rechte am Namen „Tessin” aus der gesetzlichen Ermächtigung der Gesuchstellerin 1 zur Wahrung der Interessen des Kantons Tessin im Tourismusbereich, aus der Mitgliedschaft des Kantons bei der Gesuchstellerin 1 sowie aus einem Schreiben des Kantons Tessin vom 12. Januar 2010, das sie ermächtigt, den Domain-Namen einzufordern. Jeder, der durch eine Anmassung seines Namens durch einen Dritten beeinträchtigt werde, sei legitimiert, auf Unterlassung dieser Anmassung zu klagen. Insbesondere seien auch öffentliche Körperschaften, wie die Gesuchstellerin 1, zu einer solchen Klage legitimiert.
Bei der Frage der Verletzung der Namensrechte, also ob eine Verwechslungs- oder Täuschungsgefahr bestehe, sei der Bekanntheitsgrad der betroffenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu berücksichtigen, wobei dem Kanton Tessin ein sehr grosser Bekanntheitsgrad zugemessen werden müsse. Ein durchschnittlicher Internet-Benutzer vermute deshalb, unter dem streitigen Domain-Namen primär Informationen und Angebote zu finden, die offizielle respektive offiziöse Institutionen oder amtliche Bereiche sowie Veranstaltungen beträfen. Es entspreche überdies einer weit verbreiteten Gepflogenheit, dass sich Gemeinwesen im Internet unter isolierter Verwendung ihres Städte- oder Ortsnamens präsentierten. Die Gesuchstellerinnen würden bei der Vertretung der Kantonsinteressen daran gehindert, ihre eigene Website unter ihrem Namen zu betreiben. Eine Kantonsbezeichnung könne ausserdem nie einer einzelnen Person zustehen. Die Gesuchstellerinnen machen ausserdem eine Täuschungsgefahr geltend, da auf der Website unter dem Domain-Namen nicht ersichtlich sei, dass es sich um keine offizielle Webseite handle.
Weiter bringen die Gesuchstellerinnen hervor, dass die Gesuchsgegnerin mit ihrem Verhalten gegen das UWG verstosse. Unlauter handle insbesondere, wer Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder mit dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeiführe. Die Tourismusregion Tessin sei als notorisch bekannt anzusehen, und der Begriff Tessin würde weitgehend mit dem Kanton bzw. mit den Gesuchstellerinnen und mit Tourismus assoziiert. Beim Internet-Benutzer erwecke die Bezeichnung ohne präzisierenden Zusatz den Eindruck eines offiziellen oder zumindest offiziösen Anbieters. Es finde eine Täuschung statt, wobei die Gesuchsgegnerin die Bekanntheit des Kantons Tessin für eigene wirtschaftliche Zwecke nutze.
Die Gesuchstellerinnen führen weiter aus, dass das die Domain-Namen beherrschende Prioritätssprinzip nicht bedeute, dass der Erstanmelder den Gebrauch eines freihaltebedürftigen geographischen Namens als Domain-Namen vorbehaltlos beanspruchen könne. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin bestreitet den Bestand von Kennzeichenrechten der Gesuchstellerinnen an der Bezeichnung „Tessin”. Als Aktiengesellschaft unterliege die Gesuchstellerin 2 in erster Linie dem Firmenrecht und könne sich nicht auf das Namensrecht berufen. Ausserdem decke sich der streitige Domain-Namen nicht mit den Namen bzw. Firmen „Ticino” und „Ticinese”. Überdies laute der Kantonsname ohnehin „Ticino” und nicht „Tessin”, was aus der ausschliesslich italienischen Amtsprache des Kantons resultiere.
Die Gesuchsgegnerin bestreitet auch die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin 1 im Rahmen des Lauterkeitsrecht, zumal diese sich nur auf das UWG berufen könne, sofern sie nicht amtlich handle. Im vorliegenden Fall läge jedoch keine wettbewerbsrechtliche, sondern eine behauptete amtliche Tätigkeit vor.
Des Weiteren bringt die Gesuchsgegnerin hervor, dass die Registrierung und die Verwendung des Domain-Namens keine Verletzung der geltend gemachten Rechte darstelle. Die Bezeichnung „Tessin” individualisiere keine altbekannte öffentliche Körperschaft, da die offizielle Bezeichnung „Ticino” laute. Vielmehr werde durch die Bezeichnung „Tessin” eine Region umschrieben und die Körperschaft würde ausschliesslich mit dem Zusatz „Kanton” bzw. „cantone” ausgedrückt. Dies führe dazu, dass es sich um eine gemeinfreie geographische Bezeichnung handle, deren Verwendung nach allgemeinen kennzeichnrechtlichen Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen stehe.
Nach Ansicht der Gesuchsgegnerin trifft es nicht zu, dass die massgeblichen Verkehrskreise auf der Website unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen bloss „amtliche” Informationen erwarteten, zumal der Tourismus keine hoheitliche Aufgabe darstelle. Auf offiziellen Seiten werde die deutsche Übersetzung von „Ticino” überhaupt nicht erst verwendet. Ausserdem seien sowohl der Kanton Tessin als auch die Tourismusverbände auf der Website der Gesuchsgegnerin verlinkt. Nach Ansicht der Gesuchsgegnerin könne demnach eine Verwechslungsgefahr mit dem Kanton Tessin ausgeschlossen werden.
Dadurch, dass sich die Gesuchstellerinnen erst dreizehn Jahre nach der Registrierung des Domain-Namens sowie nach mühsamer Aufbauarbeit dessen Abtretung verlangen, legten die Gesuchstellerinnen ein missbräuchliches Verhalten zu Tage. Schliesslich macht die Gesuchsgegnerin auch die Verwirkung der vorgebrachten Ansprüche geltend.
Nach Ansicht der Gesuchsgegnerin lässt sich aus dem Schreiben des Kantons an die Gesuchstellerin 1 keine Ermächtigung zur Einforderung des Domain-Namens entnehmen – vielmehr gehe daraus bloss hervor, dass der Kanton den Erwerb des Domain-Namens begrüssen würde. Abschliessend bestreitet die Gesuchsgegnerin, dass die Gesuchstellerinnen am Betrieb ihrer eigenen Website unter ihrem Namen gehindert seien. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das den Gesuchstellerinnen nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten a. Namens- und Firmenrechte
Die Gesuchstellerinnen machen nach Art. 29 ZGB Namensrechte sowie gemäss Art. 956 OR Firmenrechte an der Bezeichnung „Tessin” geltend. Art. 29 Abs. 2 ZGB schützt die Namen juristischer Personen, insbesondere auch diejenigen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (BGE 128 III 402; 112 II 369). Entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin können sich demnach beide Gesuchstellerinnen auf Namensrechte berufen, sofern ihnen solche am Namen “Tessin” zustehen.
Grundsätzlich ergeht aus früheren Entscheiden, dass Kantone, in ihrer Eigenschaft als altbekannte öffentliche Körperschaften, Namensrechte auch ohne den Zusatz „Kanton” beanspruchen können (vgl. République et Canton du Valais v. Julen & Schnidrig Engineering,WIPO Verfahren Nr. DCH2010-0002). Die Bezeichnungen „Ticino”, und gegebenenfalls deren deutsche Übersetzung „Tessin”, individualisieren eine solche Körperschaft – den Kanton Tessin (vgl. Art. 1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft). Dem Experten erscheint es somit, dass die Bezeichnung “Tessin”, entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin, keine gemeinfreie geographische Bezeichnungen darstellt, wie etwa der Begriff „Berner Oberland” (vgl. BGE 128 III 404 und 126 III 245). Dies führt nach Ansicht des Experten dazu, dass dem Kanton Tessin Namensrechte an der Bezeichnung „Ticino” sowie gegebenenfalls „Tessin” zustünden.
Allerdings tritt in diesem Verfahren nicht der Kanton Tessin als Gesuchsteller auf, sondern zwei andere Organisationen, die abgeleitete Rechte geltend machen. Zu prüfen bleibt deshalb, ob sich die Gesuchstellerinnen auf die dem Kanton Tessin allenfalls zustehenden Namenrechte berufen können. Dies ist eine Frage der Aktivlegitimation.
Klar scheint dem Experten, dass die Gesuchstellerinnen und der Kanton Tessin rechtlich nicht dasselbe sind. Bei der Gesuchstellerin 1 handelt es sich nach eigenen Angaben um eine öffentlich-rechtliche „Unterorganisation” des Kantons, und die Gesuchstellerin 2 ist eine privatrechtliche Aktiengesellschaft. Den Gesuchstellerinnen gemeinsam ist, dass sie gewisse, auch im kantonalen Interesse liegende Ziele verfolgen.
Nach Ansicht des Experten ist nicht davon auszugehen, dass alle öffentlich-rechtlichen und/oder privatrechtlichen Organisationen, die von einem Kanton oder von andern hoheitlichen Stellen beauftragt sein mögen, kantonale Interessen zu verfolgen (z.B. die Förderung des öffentlichen Verkehrs, die Förderung des Tourismus, etc.), dadurch zu Trägern der Namenrechte dieses Kantons werden. Vielmehr erscheint es dem Experten, dass zur Durchsetzung der Namensrechte des Kantons gegenüber Dritten auch mit staatlichen Interessen betraute Organisationen einer ausdrücklichen Vollmacht bedürfen. Ferner müsste in diesem Fall die bevollmächtigte Organisation die Namensrechte zugunsten des Namensträgers (d.h. z.G. des Kantons) geltend machen und nicht für sich selbst. Die Geltendmachung kantonaler Namensrechte für sich selbst würde eine vorgängige rechtsgültige Übertragung oder Lizenzierung dieser (grundsätzlich höchstpersönlichen) Rechte voraussetzen, sofern dies überhaupt möglich ist. Das haben die Gesuchstellerinnen allerdings so nicht nachgewiesen. Der Experte ist der Auffassung, dass das Schreiben des Kantons Tessin vom 12. Januar 2010, in dem der Erwerb des Domain-Namens durch die Gesuchstellerinnen begrüsst wurde, nicht als genügende Basis für ein Handeln im eigenen Namen angesehen werden kann. Damit scheitert aber die Geltendmachung der Namensrechte des Kantons durch die Gesuchstellerinnen 1 und 2 an deren Legitimation.
Inwiefern die Namens- und Firmenrechte der Gesuchstellerinnen für ihre persönlichen Bezeichnungen “Ente Ticinese per il Turismo” und/oder “TicinoInfo” sie berechtigen sollten, eine Verletzung durch den Domain-Namen zu begründen, wurde nicht detailliert dargelegt. Es kann deshalb an dieser Stelle auch nicht näher auf diese Fragen eingetreten werden. b. Lauterkeitsrecht
Die Gesuchstellerinnen bringen ausserdem eine Verletzung ihrer aus dem Lauterkeitsrecht fliessenden Abwehrrechte vor.
Auch diesbezüglich ist die Legitimation, insbesondere diejenige der Gesuchstellerin 1, streitig. Nach Art. 9 Abs. 1 UWG ist klageberechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Voraussetzung der Klagelegitimation ist demnach eine Beeinträchtigung in eigenen wirtschaftlichen Interessen. Die Gesuchstellerin 1 nimmt auch als öffentlich-rechtliche Körperschaft direkt am Austausch marktfähiger Güter teil. Für die damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen kann sie somit denselben wettbewerbsrechtlichen Schutz wie Private beanspruchen (BGE 123 II 394 f.).
Nach Ansicht des Experten, und entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin, erscheinen die in Frage stehenden Tätigkeiten zur Förderung des Tourismus als privatrechtliche Tätigkeiten und nicht als hoheitliches Handeln. Der Gesuchstellerin 1 steht somit – gleich wie der Gesuchstellerin 2 – die Klageberechtigung im Hinblick auf die behauptete Verletzung von Art. 3 lit. d UWG zu. Ob die aus dem Lauterkeitsrecht fliessenden Rechte der Gesuchstellerinnen tatsächlich verletzt sind, wird nachfolgend unter 0. geprüft. B. Verletzung der geltend gemachten Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin a. Namens- und Firmenrecht
Das Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domain-Namen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244).
Gemäss den vorstehenden Ausführungen fehlt aber den Gesuchstellerinnen 1 und 2 die Legitimation zur Geltendmachung von Namensrechten an der Bezeichnung “Tessin”. Auch eine Firmenrechtsverletzung ist nicht genügend dargetan worden. Somit erübrigt sich die Prüfung einer Verletzung von Kennzeichenrechten aus Sicht des Namens- und Firmenrechts. b. Unlauterer Wettbewerb
Domain-Namen unterstehen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 126 III 239, 245).
Ob eine Verwechslungsgefahr der Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin mit den (im Auftrag des Kantons Tessin) erbrachten Dienstleistungen der Gesuchstellerinnen vorliegt, ist streitig. Die Gesuchstellerinnen führen aus, dass ein Internet-Benutzer unter dem Domain-Namen touristische Angebote über die Region erwarte. Diesen Erwartungen wird die betroffene Website mit der Auflistung verschiedenster Angebote im Rahmen des Tourismus sowie der Freizeitgestaltung durchaus gerecht. Sie enthält auch keinerlei Aussagen, die sie als offizielle, kantonale Website deklarieren würden. Es wurde auch nicht schlüssig dargelegt, weshalb ein Internet-Benutzer unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen eher die Dienstleistungen eines oder mehrerer im Auftrag des Kantons handelnder Tourismusanbieterinnen erwarten sollte, als die eines privaten Anbieters. Auf der streitgegenständlichen Website ist unter der Rubrik “web-publishing” deutlich der Name der Gesuchsgegnerin als Betreuerin und Verwalterin der Website angegeben. Nirgends wird der Eindruck erweckt, es handle sich um eine kantonale Instanz oder um einen Anbieter von Dienstleistungen im Auftrag des Kantons. Zusätzlich werden auf der Website verschiedene Links zu regionalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Tourismusbereich angeboten, sodass ersichtlich ist, dass die Betreiberin der Website nicht mit diesen identisch ist.
Nach Ansicht des Experten besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin und denjenigen, welche die Gesuchstellerinnen im Auftrag des Kantons anbieten. Eine klare Verletzung des Lauterkeitsrechts liegt nach Ansicht des Experten nicht vor. C. Relevante Verteidigungsgründe der Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin macht sodann geltend, die Gesuchstellerinnen hätten ihre Abwehrrechte verwirkt, falls sie überhaupt bestehen sollten.
Die Frage kann in diesem Verfahren offen bleiben, da das Gesuch mangels Verletzung von eigenen Kennzeichenrechten der Gesuchstellerinnen ohnehin abgewiesen werden muss. Immerhin scheint in diesem Zusammenhang erheblich, dass die Gesuchstellerinnen, bzw. der Kanton Tessin, die Website der Gesuchsgegnerin über viele Jahre hinweg toleriert haben, weshalb es erstaunt, dass gerade heute etwas dagegen unternommen werden soll. Die Rechtssprechung geht davon aus, dass bei einem Zuwarten von mehr als 10 Jahren die Abwehrrechte des Kennzeicheninhabers verwirkt sein können (vgl. Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. & Fiat S.P.A. v. Claudio Mattioli,WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0020).
Die Voraussetzungen von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements sind somit nicht erfüllt. Die Übertragung des streitgegenständlichen Domain-Namens an die Gesuchstellerin 2 ist nicht gerechtfertigt. 7. Entscheidung
Aus den oben dargelegten Gründen weist der Experte das Gesuch gemäss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements ab.
Dr. Bernhard F. Meyer
Datum: 10. August 2010
Full & Egal Universal Law Academy