Die Gesuchstellerin ist SAP AG aus Walldorf, Deutschland, vertreten durch meyerlustenberger, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist e AG aus Zürich, Schweiz, vertreten durch Metz & Co AG, Zürich, Schweiz. 2. Streitige Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 25. Juni 2010 per Email und am 28. Juni 2010 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 28. Juni 2010 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 2. Juli 2010 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 22. Juli 2010.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 21. Juli 2010 beim Zentrum ein. Am 30. Juli 2010 informierte die Gesuchsgegnerin das Zentrum, sie habe entschieden, nicht an einer telefonischen Schlichtungsverhandlung teilzunehmen.
Am 10. August 2010 bestellte das Zentrum Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine weltweit führende Anbieterin von Unternehmenssoftware und Dienstleistungen, mit denen Firmen jeder Grösse und in über 25 Branchen ihre Geschäftsprozesse auf Wachstum und Profitabilität ausrichten können. Anwendungen von SAP sind bei mehr als 97‘000 Kunden in 120 Ländern im Einsatz. Die Gesuchstellerin wurde 1972 gegründet und ist heute der drittgrösste unabhängige Softwareanbieter der Welt, mit Niederlassungen in über 50 Ländern und mehr als 47‘000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von € 10‘672 Mia. SAP ist an mehreren Börsen gelistet. Die Gesuchstellerin hat in der Schweiz eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit rund 530 Mitarbeitenden.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke SAP, die in der Schweiz und international registriert ist. Unter anderem hat die Gesuchstellerin die Marke CHP-366280 SAP eingetragen, welche Schutz für Computerprogramm beansprucht. Diese Marke wurde am 19. August 1988 hinterlegt. Des Weiteren hat die Gesuchstellerin die Marke IR557756 SAP mit Schutzbereich unter anderem für die Schweiz für Dienstleistungen der Klasse 42 “advice regarding the use and application of data processing programs“ am 13. Februar 1990 hinterlegt, sowie IR726890 SAP mit Schutzbereich unter anderem für die Schweiz, unter anderem für Internetdienstleistungen am 15. November 1999 hinterlegt.
Diese Marke ist intensiv markenmässig benutzt, sei es in der Schweiz oder international. Es ist als eine sehr bekannte und wertvolle Marke betrachtet.
Die Gesuchsgegnerin ist eine nach schweizerischem Recht organisierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, Schweiz. Zweck des Unternehmens der Gesuchsgegnerin ist insbesondere die Konzeption, Entwicklung und Betrieb von Onlinestellenmärkten.
Der streitgegenständliche Domainname wurde durch die Gesuchsgegnerin am 29. Januar 2002 hinterlegt. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der streitgegenständliche Domainname gegenüber den Marken und dem Handelsnamen der Gesuchstellerin identisch, bzw. hochgradig verwechselbar ähnlich ist. Die Zeichen stehen sich im Bezug auf Beratungsdienstleistungen, zu denen auch die Stellenvermittlung gehören kann, direkt gegenüber; es bestehe Identität der Dienstleistungen. Bezüglich der Computerprogramme bestehe zumindest auch eine Produkte-Gleichartigkeit. Somit existiere eine Verwechslungsgefahr.
Hinzu käme, dass es sich bei der Marke SAP um eine berühmte Marke handelte, woher es sich ergäbe, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin den Gebrauch des Zeichens SAP für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten dürfte. Überdies verstiesse die Gesuchsgegnerin gegen das UWG sowie gegen das Namenrecht.
Die Gesuchstellerin macht auch geltend, dass sie unmittelbar nachdem sie von der streitgegenständlichen Domain Kenntnis erlangt hat, die Gesuchsgegnerin angeschrieben, sie auf die Verletzung ihrer Rechte aufmerksam gemacht und die Übertragung der streitgegenständlichen Domain begehrt hätte. Damit sei keine der Kriterien der Verwirkung gegeben. Weiter brauche die Gesuchsgegnerin die streitgegenständliche Domain ausschliesslich um vom bekannten Zeichen SAPs zu profitieren und Besucher auf Ihre Seite e zu locken. Dabei hätte die Gesuchsgegnerin keine schützenswerte Position aufgebaut. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin bestreitet nicht, dass die Gesuchstellerin Inhaberin der Marke SAP ist. Dass diese Marke markenmässig benutzt wurde, ist auch nicht bestritten.
Die Gesuchsgegnerin kritisiert aber die Tatsache, dass die Gesuchstellerin sie erst am 5. März 2010, und nicht zu einem früheren Zeitpunkt, kontaktiert und aufgefordert hat, den streitgegenständlichen Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. Damit sei deutlich geworden, dass die Gesuchsgegnerin während etwas mehr als 8 Jahren weder kontaktiert noch abgemahnt worden sei.
Die Gesuchsgegnerin bestreitet weiter, dass die Marke der Gesuchstellerin eine berühmte Marke ist, sowie die Existenz einer Verwechslungsgefahr mangels Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin, die respektive unter der Marke SAP und dem Domainnamen vermarktet sind. Weiter seien die Zeichen SAP und nicht ähnlich, soweit sie sich insbesondere im Rahmen der Silbenzahl und des unterschiedlichen Schriftbildes unterscheiden. Das Zeichen SAP sei weiter als Akronym wahrgenommen, welches eine Vielzahl von begrifflichen Zusammensetzungen repräsentiere. Mangels Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sowie Zeichenähnlichkeit bestehe also gemäss Gesuchsgegnerin keine Verwechslungsgefahr. Im Weiteren verwahrt sich die Gesuchsgegnerin das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) oder das Namensrecht zu verletzen. Selbst wenn die Ansprüche der Gesuchstellerin stichhaltig sein sollten, so wären, gemäss Gesuchsgegnerin, aufgrund der jahrelangen Untätigkeit der Gesuchstellerin, diese Ansprüche verwirkt. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und der eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht. Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechte
Die Gesuchstellerin hat dargelegt, dass sie Inhaberin mehrerer internationaler und nationaler Registrierungen für Wortmarken ist, welche aus dem Wort SAP bestehen (Beilagen 3 der Gesuchstellerin).
Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24 (d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin (i) Markenrecht
Die Gesuchstellerin ist die Inhaberin der internationalen und Schweizer Marke SAP. Der streitgegenständige Domainname lautet . Der streitgegenständige Domainname wurde am 29. Januar 2002 registriert. Er verweist auf eine Seite, welche Stellenangebote für Fach- und Führungskräfte im Schweizer IT-Markt enthält.
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken resultiert aus der Kombination von Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit und Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 126 III 239 E. 2.c, ; BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff;).
Entscheidend ist, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Dass eine Verwechslung bereits tatsächlich stattgefunden hat, ist nicht erforderlich (BGE 128 III 401, E. 5, ).
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Zeichen genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim interessierten Publikum hinterlassen. Der Gesamteindruckt wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt.
Die Bezeichnung “sap“ ist im Domainamen in identischer Weise wie in der registrierten Marke enthalten. Der Domainname unterscheidet sich von der Marke SAP lediglich durch das angefügte Element “jobs“. Ob zwei Zeichen verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Im vorliegenden Fall stellt das kennzeichnungskräftige Element klar die Buchstabenfolge “sap“ dar. Der Zusatz “jobs“ gehört dagegen zum Gemeingut (Englisch für Arbeitsplatz) und hat keinen eigenständigen, prägenden Charakter. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen ist daher zu bejahen.
Die Gleichartigkeit zwischen der von der Gesuchstellerin beanspruchten Marke und den unter dem streitgegenständlichen Domainnamen angebotenen Produkten und Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist nach Ansicht des Experten hier auch gegeben. Die IR Marke SAP Nr. 557756 ist unter Klasse 9 unter anderem für “dataprocessing programs“ registriert. Darunter können nach Ansicht des Experten auch die Dienstleistungen der Gesuchgegnerin als Jobvermittlerin inbegriffen werden.
Die Frage ob die Marke SAP berühmt ist, kann hier offen gelassen werden. Die Rechtsprechung, gemäss welcher eine bekannte und starke Marke einen erweiterten Schutzumfang geniesst (BGE 122 III 382, ), findet im vorliegendem Fall Anwendung.
Der Experte stellt damit eine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin im Sinne von Paragraph 24 c und d des Verfahrensreglements fest. (ii) Unlauterer Wettbewerb
Die Gesuchstellerin rügt ausserdem ein wettbewerbswidriges Verhalten der Gesuchsgegnerin in Verletzung von Art. 2 und 3 lit. d UWG. Domainnamen unterstehen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239 E. 2.c, ). Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.
Unter den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 126 III 239, 245, ).
Dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den unter der Marke angebotenen und den unter dem streitigen Domain-Namen erhältlichen Waren und Dienstleistungen besteht, wurde bereits erläutert. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Gesuchsgegnerin beim Registrieren des Domain-Namens einen Vorteil aus den besagten Marken ziehen wollte, indem sie Massnahmen getroffen hat, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren und Dienstleistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin herbeizuführen. Somit liegt auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. (iii) Namensrecht
Das Namensrecht (Art. 27 ff. Zivilgesetzbuch) bietet nicht nur den gesetzlichen Namen, sondern auch Geschäftsbezeichnungen, Kurznamen, etc. Schutz. Für den Schutz des Namens ist erforderlich, dass beim Namensberechtigten wegen der Anmassung seines Namens eine Beeinträchtigung schützenswerter Interessen eintritt.
Diese Voraussetzung ist unter anderem erfüllt, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Nach einer anderen Umschreibung liegt eine unbefugte Namensanmassung auch vor, wenn die Kennzeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht, d.h., wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit dem neuen Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es bestehe eine enge – persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche – Verbindung, die in Tat und Wahrheit fehlt oder gar nur aus Gegensätzen besteht (BGE 116 II 463 E.3b, 112 II 369 E.3d). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist hierbei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 127 III 33 E.4. vgl. auch Cablecom GmbH v. Marco Furrer,WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0033, m.w.H.)
Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Internet-Site geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation der hinter der Internet-Site stehenden Person, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf den Internet-Site durch Personen kommt, welche die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E.2a, 122 III 382 E.1, Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch die Schweizerische Bundeskanzlei v. Stefan Frei,WIPO Verfahren Nr. DCH2006-0003). Entscheidend ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 116 II 463 E. 3b).
Im vorliegenden Fall hat die Gesuchstellerin glaubhaft dargestellt, dass sie den Namen in der Schweiz seit 1984 benützt. Ein Verwechslungsgefahr zwischen dem Domainnamen und dem Namen SAP ist im obenerwähnten Sinne gegeben. Damit ist eine Verletzung der Namensrechte der Gesuchstellerin zu bejahen. 7. Verwirkung
Gemäss Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements liegt eine Verletzung eines Kennzeichenrechts u.a. dann vor, wenn der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
Vorliegend macht die Gesuchsgegnerin geltend, dass die Gesuchstellerin ihre Rechte verwirkt habe. Es ist somit zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin diese Einwendung auch schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
Die Gesuchsgegnerin behauptet, dass sie in gutem Glauben davon ausgegangen sei, dass die Gesuchstellerin die Eintragung von und deren jahrelange Benutzung durchaus toleriere.
Gemäss der bundesgerichtlichen Praxis ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Artikel 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (BGE 114 II 111 E.4). Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 109 II 340 E. 2a). Selbst gegenüber demjenigen, der sich ein verwechselbares Zeichen bewusst anmasst, kann der Berechtigte ausnahmsweise seine Ansprüche verwirken, und zwar insbesondere dann, wenn langes Zuwarten mit der Rechtsverfolgung beim anfänglich bösgläubigen Verletzer zur berechtigten Überzeugung führt, die Verletzung werde geduldet (BGE 109 II 343 E. 2c). Um dem Berechtigten entgegenhalten zu können, er habe den Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens oder Namens widerspruchslos geduldet, ist grundsätzlich notwendig, dass er um die Verletzung seiner Rechte weiss (Jann Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, S. 127; BGE 4C.371/2005).
Das von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte Argument, dass die Gesuchstellerin keinen Widerspruch gegen die Eintragung des Domain-Namens erhoben hat, kann nicht als implizite Anerkennung der Eintragung interpretiert werden. Man erwartet nämlich nicht von den Konkurrenten, dass sie alle registrierten Domain-Namen überprüfen, da kein öffentliches Register für Domain-Namen vorhanden ist – im Gegenteil zu den bestehenden Markenregistern.
Gemäss Gesuchstellerin, hat sie im vorliegenden Fall unmittelbar nachdem sie von der streitgegenständlichen Domain Kenntnis erlangt hat, die Gesuchsgegnerin angeschrieben, sie auf die Verletzung ihrer Rechte aufmerksam gemacht und die Übertragung der streitgegenständlichen Domain verlangt. Dies wurde von der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft angefochten.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass der Gesuchsgegner in Bezug auf den Domainnamen die Einwendung der Verwirkung im Sinne des Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements nicht schlüssig vorgetragen und bewiesen hat. 8. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Daniel Kraus
Experte
24. August 2010
Full & Egal Universal Law Academy