Die Gesuchstellerin ist Casino Bad Ragaz AG, Bad Ragaz, Schweiz, vertreten durch Bratschi Wiederkehr & Buob, Schweiz.
Die Gesuchgegnerin ist Zimat AG, Lachen, Schweiz, vertreten durch Yetkin Geçer, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 29. November 2010 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 30. November 2010 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 9. Dezember 2010 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 29. Dezember 2010.
Nachdem die Gesuchgegnerin am 5. Januar 2011 eine Erweiterung der Antwortfrist beantragt und am 6. Januar 2011 genehmigt bekommen hatte, traf die Gesuchserwiderung elektronisch am 16. Januar 2011 und per Post am 18. Januar 2011 beim Zentrum ein. Am 18 Januar 2011 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchgegnerin vom 16. Januar 2011, worin die Gesuchgegnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 12. März 2011 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichschluss geführt habe.
Am 11. März 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 18. März 2011 Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin betreibt in Bad Ragaz seit Oktober 2001 unter der Bezeichnung "Casino Bad Ragaz" ein Spielcasino. Das Casino Bad Ragaz befindet sich auf dem Areal des Grand Resort Bad Ragaz. Das Grand Resort Bad Ragaz wird von der gleichnamigen Grand Resort Bad Ragaz AG betrieben.
Die im Handelsregister seit dem 23. März 2001 eingetragene Firma der Gesuchstellerin lautet Casino Bad Ragaz AG. Die Gesuchstellerin ist übrigens ausschliessliche Lizenznehmerin für die auf den Namen der Grand Resorts Bad Ragaz AG im schweizerischen Markenregister eingetragene Marke CASINO BAD RAGAZ (fig.), No. CH 506189, mit Hinterlegungsdatum 26. Juli 2002 eingetragen für die Klassen 6, 12, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 40 und 43, sowie für die Marke CASINO BAD RAGAZ (fig.), No. CH 594291, mit Hinterlegungsdatum 22. Juli 2009 eingetragen für die Klassen 16, 18, 24, 25, 28, 36, 41 und 43.
Die Gesuchgegnerin benutzt den Domainnamen, der, abgesehen von einem Bindestrich, identisch ist mit der Firma der Gesuchstellerin, mit dem von der Gesuchstellerin erworbenen Namen, sowie mit den von der Gesuchstellerin ausschliesslich lizenzierten Markenrechten. Dieser Domainame wurde am 28. Dezember 2001 registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der streitgegenständige Domainname gegenüber dem Handelsnamen, dem Namen und der Marke der Gesuchstellerin hochgradig verwechselbar ähnlich sei. Zudem verstosse der Domainname gegen den lauteren Wettbewerb. Somit stelle die Registrierung und/oder Verwendung des streitgegenständigen Domainnamens durch die Gesuchgegnerin rechtlich eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar. Schliesslich macht die Gesuchstellerin geltend, dass die Gesuchgegnerin keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen an dem Domainnamen hat und dass die Registrierung und der Gebrauch des Domainnamens bösgläubig sind. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. B. Gesuchgegnerin
Die Gesuchgegnerin macht geltend, dass die Gesuchstellerin nie den Beweis erbringen konnte, dass die Verwendung des Domainnamens eine Rechtsverletzung nach Schweizerischem Recht darstellt. Dies weil die blosse Registrierung eines Domainnamens keinen Markenrecht verletzenden Gebrauch darstelle und zudem keine Verwechslungsgefahr vorliege, da die von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen nicht identisch seien. Sie beantragt deshalb, das von der Gesuchstellerin erhobene Rechtsbegehren zurückzuweisen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin betreibt in Bad Ragaz seit Oktober 2001 unter der Bezeichnung "Casino Bad Ragaz" ein Spielcasino. Die seit 2003 im Handelsregister eingetragene Firma der Gesuchstellerin lautet Casino Bad Ragaz AG. Die Gesuchstellerin ist auch ausschliessliche Lizenznehmerin für die auf den Namen der Grand Resorts Bad Ragaz AG im schweizerischen Markenregister eingetragene Marke CASINO BAD RAGAZ (fig.), No. CH 506189, mit Hinterlegungsdatum 26. Juli 2002 eingetragen für die Klassen 6, 12, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 40 und 43 ein ausschliessliches Recht zur Nutzung der Marke sowie für die Marke CASINO BAD RAGAZ (fig.), No. CH 594291, mit Hinterlegungsdatum 22. Juli 2009 eingetragen für die Klassen 16, 18, 24, 25, 28, 36, 41 und 43.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin von folgenden Kennzeichenrechten nach Schweizerischem Recht:
einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Firma "Casino Bad Ragaz AG", die nach Art. 956 Abs. 2 OR geschützt ist;
eines erworbenen Namensrechts "Casino Bad Ragaz", das die Gesuchstellerin nach Art. 29 ZGB schützt;
einer ausschliesslichen Markenlizenz für zwei Marken "Casino Bad Ragaz (fig.)".
Sie kann insofern als Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz bezeichnet werden.
Damit muss der Fall unter dem Gesichtspunkt des Namens-, Firmen-, Marken- sowie Wettbewerbsrechts analysiert werden. B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten 1. Firmenrecht
Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR kommen die im Handelsregister eingetragenen und im SHAB veröffentlichten Handelsgesellschaften in den Genuss des Firmenschutzes. Obwohl in der Lehre umstritten (Ueli Burri, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, S. 68), hat die Rechtsprechung akzeptiert, dass der Inhaber einer Firma sich gegenüber einem mit seinem Firmennamen verwechselbar ähnlichen Domainnamen auf ein Exklusivrecht berufen kann (R, BGE 125 III 91; , Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 23 juillet 2001 (vorsorgliche Massnahmen)). Die Firma "Casino Bad Ragaz" ist seit dem 23. März 2001 im Handelsregister eingetragen. Der streitgegenständliche Domainname wird ohne Zustimmung der Gesuchstellerin genutzt. Zwischen dem Firmennamen der Gesuchstellerin und dem Domainnamen der Gesuchgegnerin könnte eine Verbindung angenommen werden, die nicht existiert, weswegen nach Auffahrung der Experten, Verwechslungsgefahr vorliegt. Weil der streitgegenständliche Domainname eine Verwechslungsgefahr mit der Firma der Gesuchstellerin begründet, ist die Nutzung durch die Gesuchgegnerin unzulässig. Gestützt auf Art. 956 Abs. 2 OR kann die Gesuchstellerin der Gesuchgegnerin die weitere Nutzung des streitgegenständlichen Domainnamens verbieten lassen oder dessen Übertragung auf sich verlangen. 2. Namenrecht
Voraussetzung einer unbefugten Namensanmassung ist gemäss Bundesgericht, dass rechtlich schützenswerte Interessen des betroffenen Namenträgers beeinträchtigt werden, was eine Verwechslungsgefahr erfordert. Eine vollständige Übereinstimmung der Namen ist dazu zwar nicht vorausgesetzt; die Anmassung eines Namens ist auch im Verwenden ähnlicher Zeichen möglich (BGE 116 II 469). Unbestritten ist grundsätzlich, dass diese Bestimmung auch die Namen juristischer Personen erfasst (BGE 112 II 369, 72 II 145).
Die Gesuchstellerin ist in der ganzen Schweiz unter dem Namen „Casino Bad Ragaz" bekannt. Die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens durch die Gesuchgegnerin, die ihren Sitz in Lachen (Kanton Schwyz) hat, stellt eine unbefugte Namensanmassung dar. Die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens beeinträchtigt damit das Recht der Gesuchstellerin, ihren Namen unbeeinträchtigt von Anmassungen durch Dritte zu führen. Dass die Gesuchgegnerin den Namen der Gesuchstellerin für ihre von der Gesuchstellerin nicht autorisierten Zwecke anmasst, verletzt, nach Ansicht des Experten, die Persönlichkeit der Gesuchstellerin. Die Gesuchstellerin kann somit nach Art. 29 Abs. 2 ZGB von der Gesuchgegnerin verlangen, die Namensanmassung zu unterlassen und den streitgegenständlichen Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. Markenrecht:
Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmer können einer Verletzungsklage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen (Artikel 55. Abs. 4 MschG).
Aufgrund ihrer exklusiven Lizenz auf die Marken CASINO BAD RAGAZ hat die Gesuchstellerin ein ausschliessliches Recht zur Nutzung dieser Marken für die Produkte und Dienstleistungen der Klassen 6, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 32, 35,36, 40, 41 und 43, für welche sie registriert wurden. Dieses Recht kann Sie auch geltend machen.
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken resultiert aus der Kombination von Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit und Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.
Wie ausführlich im Entscheid Activia erklärt (Compagnie Gervais Danone v. B EX AG,WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0014) hat das Bundesgericht in gewissen Urteilen zur Verwechslungsgefahr von Marken und Domainnamen festgehalten, dass es zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die Waren oder Dienstleistungen ankomme, die auf der unter dem Domainnamen zugänglichen Website angeboten werden (BGE 4C.377/2002, E. 2.2, sic! 2003, 822 f. “T-Online/”; BGE 128 III 401, E. 7.2.2, “”). Das Bundesgericht nahm bei dieser Rechtsprechung an, dass es zur Annahme einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr genüge, wenn der Benutzer des Internets unter einem Domainnamen einen bestimmten Anbieter erwartet, selbst wenn er sofort bei Besuch der Webseite bemerkte, dass er sich getäuscht hatte (Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: F?, in AJP/PJA 2009, 982).
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann aber ein Markeninhaber Dritten nur den Gebrauch eines ähnlichen oder identischen Zeichens für gleichartige oder identische Produkte verbieten. Dieses Prinzip gilt jetzt auch bei Domainnamen (BGE 4C.88/2007, E.2.2.2, sic! 2008, 45, “zero/zerorh+”).
Im vorliegenden Fall besteht auf den ersten Blick keine Verwechslungsgefahr zwischen den Produkten und Dienstleistungen der Gesuchstellerin (die alleine im Zusammenhang mit Casinodienstleistungen stehen) und den Produkten und Dienstleistungen der Gesuchgegnerin, die sich im pornographischen Bereich finden. Die Gesuchgegnerin hat aber dargelegt, dass sie auch im Spielbereich tätig ist und an der Casinobranche Interesse hat. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass der Domainname zukünftig auch für Dienstleistungen im Bereich der Glücksspiele und Casinos gebraucht wird, was das Ziel der Gesuchgegenerin zu sein scheint. Ob dies genügt, um sich auf eine Verwechslungsgefahr zu stützen, kann aber im vorliegenden Fall offen bleiben, da die Registrierung und Nutzung des Domainnamens durch die Gesuchgegnerin auch anderer Exklusivrechte der Gesuchstellerin verletzt.
Hätte man die Verwechslungsgefahr angenommen, hätte man noch prüfen müssen, inwiefern der Markeninhaber gestützt auf Art. 14 MSchG der Gesuchstellerin hätte verbieten können, den bereits vor der Hinterlegung gebrauchten Domainnamen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
Obwohl die Marken der Gesuchstellerin erst im Jahr 2002, respektive 2009 hinterlegt worden sind, könnte sich die Gesuchgegnerin keinen weiteren Gebrauch der Zeichen im bisherigen Umfang auf Basis von Art. 14 MschG zunutze machen, da ein solcher Gebrauch gutgläubig stattfinden muss (Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Nr. 6 ad. Art 14 MSchG, S. 225). Ob dieser Gebrauch aber gutgläubig war, muss auf Basis des Sachverhaltes in Frage gestellt werden. Hier hat aber die Gesuchstellerin klar glaubhaft gemacht, dass der Gebrauch bösgläubig war: nachdem die Gesuchstellerin die Lizenz zur Verwaltung eines Casinos erhalten hatte, liess die Gesuchgegnerin sogleich den Domainnamen registrieren. Dieser wurde dann als pornographische Website gebraucht. Damit ist nach Ansicht des Experten klar, dass der Name Casino Bad Ragaz gezielt zur Ausbeutung dessen zukünftig zu erwartenden Bekanntheit aufgenommen worden war. 4. Wettbewerbsrecht
Gemäss des schweizerischen Gesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG”) ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit wiederrechtlich. Unlauter handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Gemäss der Rechtsprechung unterstehen Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Wettbewerbsrecht, nicht nur ergänzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz, sondern auch kumulativ zur Füllung von Schutzlücken des Kennzeichnungsrecht (BGE 126 III 245; Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John de Souza; WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0012).
Obwohl die Gesuchstellerin eine Verwechslungsgefahr betreffend der Domainnamen klar dargelegt hat, ist im vorliegenden Fall dennoch zweifelhaft, ob diese Verwechslungsgefahr auch zwischen den Produkten und Dienstleistungen der Parteien besteht. Art. 3 lit. d UWG findet somit keine Anwendung. Ebenfalls zweifelhaft erscheint die Anwendung von Art. 3 lit. e UWG, der vom Bundesgericht in Fällen, angewandt wurde, wo es um austauschbare Produkte ging und wo der Usurpator versuchte, seine Produkte oder Dienstleistungen als « Ersatz für» oder «gleich gut wie» die Konkurrenzprodukte, deren Kennzeichen er kopierte, erscheinen zu lassen (vgl. «IWC / WMC», Bundesgericht vom 8. Februar 2008, E. 4.1-4.3).
Die Reservierung eines Internet Domain Namens läuft aber dem wettbewerbsrechtlichen Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 UWG) namentlich dann zuwider, wenn damit der Ruf eines fremden Kennzeichens ausgebeutet wird (BGE 126 III 239 B., E.3). Der Experte ist der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die Gesuchgegnerin sich die Reputation und Marketingbemühungen der Gesuchstellerin in unlauterer Weise zu Eigen gemacht hat, um davon einen Vorteil zu erwirtschaften. Dieses Vorgehen lässt sich mit den Prinzipien von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr nicht vereinbaren. Damit hat die Gesuchgegnerin die allgemeinen Grundsätze von Art. 2 UWG verletzt.
Wie oben jeweils ausgeführt, werden auch die Verteidigungsgründe des Gesuchsgegners nicht schlüssig vorgetragen und bewiesen.
Aus den vorgenannten Gründen rechtfertigen diese Rechtsverletzungen der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin nach Auffassung des Experten die Übertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin. 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domainname gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Daniel Kraus
Experte
Datum: 31. März 2011
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