Die Gesuchstellerin ist OnStar, LLC, City of Troy, USA, vertreten durch Stefan Day, Isler & Pedrazzini AG, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist HELP Searchengines AG, Zürich, Schweiz. 2. Streitiger Domainname
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname (nachfolgend der „Domainname”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (dem „Zentrum”) am 15. Dezember 2010 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 16. Dezember 2010 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 21. Dezember 2010 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 10. Januar 2011.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 11. Januar 2011 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 18. Januar 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 25. Januar 2011 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine Tochtergesellschaft der General Motors Corporation. Sie ist mit dem Vertrieb von Hardware und dem Erbringen von Dienstleistungen tätig. Es handelt sich dabei um ein aktives und passives Sicherheitssystem für den Einsatz in Fahrzeugen, um die Autoinsassen mit einfach bedienbaren Mitteln ein Höchstmass von Sicherheit zu gewähren.
Die Gesuchstellerin verwendet ihr Angebot bereits in zahlreichen Ländern, z.B. in den USA und Kanada, und ist im Aufbau der Dienstleistungen in vielen anderen Ländern. Zu diesem Zweck hat sie gegen 100 Domainnamen in zahlreichen Ländern eingetragen, welche den Begriff "OnStar" in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren beschreibenden Elementen enthalten.
Die Gesuchstellerin ist zudem Inhaberin verschiedener Wortmarken und Wortbildmarken weltweit mit dem Kennzeichen ONSTAR, unter anderem auch für das Gebiet der Schweiz mit dem Hinterlegungsdatum 13. September 2007.
Das Registrierungsdatum des streitigen Domainnamens ist der 17. Juni 2008. Die Website, welche unter dem streitigen Domainnamen aufgeschaltet ist, enthält gesponsorte Links und wird zum Verkauf angeboten. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin hat Folgendes vorgebracht.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin verschiedener Schweizer Marken, auf welche sie ihr Gesuch um Übertragung des Domainnamens gründet. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Inhaber einer Marke einem Dritten untersagen, das Kennzeichen im Geschäftsverkehr zu verwenden.
Der Gesuchstellerin stehen zudem gemäss Art. 8 PVÜ Rechte an ihrem Handelsnamen zu, welche ihr gemäss Art. 3 lit. d UWG ebenfalls erlauben, sich gegen eine Verwendung des Kennzeichens zu wehren, welche zu Verwechslungen mit ihrem Geschäftsbetrieb führen könnte.
Der streitige Domainname ist identisch mit dem Handelsnamen und der Marke der Gesuchstellerin. Es besteht deshalb eine direkte oder mindestens indirekte Verwechslungsgefahr mit dem Geschäftsbetrieb und der Marke des Gesuchstellers, wenn ein Internetbenutzer den streitigen Domainnamen aufruft.
Durch die Registrierung der Second-Level Domain "onstar", welche identisch ist mit dem Firmennamen/internationalen Handelsnamen und den Marken der Gesuchstellerin, und weil für die Registrierung keinerlei objektiven Gründe für die Gesuchsgegnerin ersichtlich sind, werden die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin verletzt. Das Verhalten der Gesuchsgegnerin ist als Piraterieakt zu qualifizieren.
Aus diesen Gründen rechtfertigt sich die Übertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat sich zur Position der Gesuchstellerin nicht geäussert. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Wie oben dargelegt wurde, verfügt die Gesuchstellerin über schweizerische Kennzeichenrechte an der Marke ONSTAR. B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Das Bundesgericht hielt im bekannten Leitentscheid fest, dass Domainnamen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.). Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn einerseits Ähnlichkeit zwischen den streitigen Zeichen und andererseits Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vorliegt, derart, dass daraus eine Verwechslungsgefahr resultiert. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5).
Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG) verleiht dem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das die Rechte des Markeninhabers verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG).
Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit liegt unfraglich vor: Die Second-Level Domain "onstar" ist identisch mit der Marke "ONSTAR" der Gesuchstellerin.
Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit: Die Marke der Gesuchstellerin ist insbesondere für Informations- und Sicherheitsdienstleistungen für Fahrzeuge geschützt. Wie ein Augenschein auf der unter dem streitigen Domainnamen aufgeschalteten Website ergibt, enthält diese u.a. verschiedene Links zur Autobranche. Mit anderen Worten wird der streitige Domainname zur Bewerbung von gleichartigen Dienstleistungen verwendet, weshalb Gleichartigkeit der Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG vorliegt (vgl.WIPO Verfahren Nr. DCH2010-0008, Luzerner Kantonalbank AG v. Jan Kowalski; OG LU sic! 2000, 804, Elcotherm).
Verwechslungsgefahr: Unter Anbetracht der Umstände (s. Ziff. 4 oben) ist der Experte der Auffassung, dass zwischen der Marke ONSTAR und dem streitigen Domainnamen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Angesichts der Tatsache, dass der streitige Domainname zum Verkauf angeboten wird, kann man davon ausgehen, dass die Gesuchsgegnerin diese Verwechslungsgefahr bewusst im Wissen um die Marken der Gesuchstellerin geschaffen und die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG klar verletzt hat.
Bei dieser Rechtslage muss nicht näher untersucht werden, ob auch die Rechte der Gesuchstellerin an ihrem Handelsnamen verletzt sind.
Die Gesuchsgegnerin hat keine Rechtfertigungsgründe vorgetragen, sodass eine Übertragung des streitigen Domainnamens vor dem oben geschilderten Hintergrund gerechtfertigt erscheint. Die Gesuchstellerin erfüllt somit Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements. 7. Entscheidung
Aus den vorstehenden Gründen entscheidet der Experte, dass der Domainname gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 2. Februar 2011
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