Der Gesuchsteller ist Käfer GmbH & Co. Verwaltungs- und Beteiligungs KG aus München, Deutschland, vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Starcookers GmbH aus München, Deutschland. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 3. März 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 4. März 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 10. März 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 30. März 2011.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 1. April 2011 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 7. April 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 8. April 2011 Michael A.R. Bernasconi als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in München und ist im Gastronomie- sowie Catering-Bereich tätig. Sie beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und erzielt nach eigenen Angaben einen Umsatz von 115 Millionen Euro. Die Gesuchstellerin ist neben der Tätigkeit in Deutschland auch international, unter anderem auch in der Schweiz, tätig. In der Schweiz erzielte die Gesuchstellerin im Jahr 2010 mit ihrem Party Service einen Umsatz von 768'625.02 Euro.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin folgender Markenrechte mit Schutzausdehnung auf die Schweiz: internationale Markenregistrierung Nr. 575812 KÄFER MÜNCHEN (fig.), Registrierungsdatum 31. Juli 1991; internationale Markenregistrierung Nr. 591587 KÄFER MÜNCHEN (fig.), Registrierungsdatum 18. Mai 1992; internationale Markenregistrierung Nr. 903026 KÄFER (fig.), Registrierungsdatum 30. November 2005; internationale Markenregistrierung Nr. 534897 KÄFER MÜNCHEN (fig.), Registrierungsdatum 1. März 1991.
Des Weiteren ist die Gesuchstellerin Inhaberin der folgenden Domain-Namen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Die Gesuchsgegnerin ist eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in München, welche Lebensmittel und Dienstleistungen im Gastronomie- und Catering-Bereich anbietet. Die Gesuchsgegnerin hat am 16. Dezember 2008 den Domain-Namen registriert und als Internetauftritt für ihr Geschäft benutzt, insbesondere leitet der Domain-Name automatisch auf die Website „“ weiter. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin beruft sich hauptsächlich auf das ihr zustehende Markenrecht am Begriff "Käfer" sowie auf das lauterkeitswidrige Verhalten der Gesuchsgegnerin. Sie ist der Ansicht, dass die Verwendung des Zeichens "Käfer" im Domain-Namen durch die Gesuchsgegnerin eine Markenrechtsverletzung darstellt. Nach Ansicht der Gesuchstellerin liegt markenmässiger Gebrauch vor, da der strittige Domain-Name automatisch auf die Website ““ umleitet, auf welcher diverse Dienstleistungen im Gastronomie- und Cateringbereich angeboten werden. Die strittige Domain setzt sich aus den Wörtern "Feinkost" und "Käfer" zusammen, wobei die Gesuchstellerin der Ansicht ist, dass das Wort "Feinkost" generisch ist und daher den Second Level Domain-Namen nicht beeinflusst. Folglich stünden sich die Zeichen "Kaefer" und "Käfer" gegenüber, womit Zeichenidentität gegeben sei. Die Marken der Gesuchstellerin seien in der Schweiz u.a. für diverse Lebensmittel und Dienstleistungen im Gastronomie- und Catering-Bereich geschützt. Da auch die Gesuchsgegnerin unter dem strittigen Domain-Namen Dienstleistungen in diesem Bereich anbietet, liege auch Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vor. Aufgrund dieser Gegebenheiten schliesst die Gesuchstellerin auf eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr und in der Folge auf eine Markenrechtsverletzung.
Auch ist die Gesuchstellerin der Ansicht, dass die Blockierung der strittigen Domain sowie die Umleitung von Kunden, welche das Angebot eines Mitbewerbers suchen, auf die eigene Homepage lauterkeitswidrig ist. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat sich zu den Vorwürfen der Gesuchstellerin weder schriftlich noch mündlich geäussert, obwohl ihr das Gesuch korrekt zugestellt wurde. Der Experte basiert daher seine Entscheidung auf den von der Gesuchstellerin vorgebrachten Fakten sowie auf einem Augenschein der umstrittenen Website im Internet. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Der Domain-Name hat aufgrund seiner Kennzeichnungsfunktion gegenüber absolut geschützten Drittrechten den gebotenen Abstand zu wahren. Ist dies nicht der Fall, kann seine Verwendung gestützt auf Namen-, Firmen- und Markenrecht verboten werden (BGer 4C.31/2004 E.2). Überdies unterstehen Domain-Namen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239 E.2c). A. Verletzung eines Kennzeichenrechts
a) Markenrecht
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie die Inhaberin der internationale Markenregistrierung Nr. 575812 KÄFER MÜNCHEN (fig.), Registrierungsdatum 31. Juli 1991; internationale Markenregistrierung Nr. 591587 KÄFER MÜNCHEN (fig.), Registrierungsdatum 18. Mai 1992; internationale Markenregistrierung Nr. 903026 KÄFER (fig.), Registrierungsdatum 30. November 2005; internationale Markenregistrierung Nr. 534897 KÄFER MÜNCHEN (fig.), Registrierungsdatum 1. März 1991 ist, welche ebenfalls Geltung in der Schweiz haben.
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Insbesondere ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG). Die Verwechslungsgefahr hängt dabei insb. von der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ab.
Die Gesuchstellerin hat Markenrechte am Zeichen "Käfer". Auch die Gesuchsgegnerin verwendet in ihrem Domain-Namen das Zeichen "Kaefer". Der Zusatz "Feinkost" in der Second Level Domain hat für den Bereich, in welchem sowohl die Gesuchstellerin als auch die Gesuchsgegnerin tätig sind, nämlich im Bereich Feinkost-/Lebensmittel-/Restaurations- und Cateringdienstleistungen, lediglich beschreibenden Charakter. Folglich stehen sich die Zeichen "Käfer" und "Kaefer" gegenüber, weshalb Zeichenidentität gegeben ist.
Die Gesuchgegnerin bietet auf ihrer Website ““, auf welche die strittige Domain umleitet, Produkte und Dienstleistungen im Bereich Lebensmittel, Gastronomie und Catering an. Die Marken der Gesuchstellerin geniessen in der Schweiz u.a. für diverse Lebensmittel und Dienstleistungen im Gastronomie- und Cateringbereich Schutz (u.a. für die Klassen 29, 30, 31, 32, 33, 41 und 43). Sowohl Gesuchstellerin als auch Gesuchsgegnerin sind daher im gleichen Geschäftssegment tätig, weshalb das Zeichen der Gesuchsgegnerin ("Kaefer") für gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt ist.
Aufgrund der Zeichenidentität sowie der Identität von Waren und Dienstleistungen ergibt sich eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Es liegt somit eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin vor.
b) Lauterkeitsrecht
Gemäss Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Durch die Umleitung von “www.“ auf ““ wird dem Kunden suggeriert, er befinde sich auf der Homepage der Gesuchstellerin. Da sowohl die Gesuchstellerin als auch die Gesuchsgegnerin im gleichen Geschäftssegment tätig sind und die Homepage der Gesuchsgegnerin auch sehr professionell gestaltet ist, besteht eine erhebliche Verwechslungsgefahr. Der Kunde, welche auf der Suche nach Angeboten der Gesuchstellerin ist, merkt nicht sofort, dass er auf die Website der Gesuchsgegnerin umgeleitet wurde, da er gerade solche Angebote, die er auch auf der Website der Gesuchsgegnerin findet, erwartet.
Die Gesuchsgegnerin hat somit bewusst Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren und Dienstleistungen der Gesuchstellerin herbeizuführen und hat sich daher unlauter im Sinne des UWG verhalten. B. Keine relevanten Verteidigungsgründe
Der Gesuchsgegnerin wurde das Gesuch am 10. März 2011 ordnungsgemäss zugestellt. Sie hat es jedoch unterlassen, sich zu den Vorwürfen der Gesuchstellerin zu äussern.
C. Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung der Domain
Die Gesuchstellerin beantragt, den streitgegenständlichen Domain-Namen auf sie zu übertragen. Die Rechtsverletzung im vorliegenden Fall rechtfertigt es, den streitgegenständlichen Domain-Namen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Michael A.R. Bernasconi
Experte
Datum: 5. Mai 2011
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