Le requérant est Deutsche Telekom AG de Bonn, Allemagne, représenté par l’étude Meyerlustenberger, Suisse.
La partie adverse est Accessoires Mobiles Shop de Cossonay-Ville, Suisse. 2. Les noms de domaine
Le différend concerne les noms de domaine et . 3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par Deutsche Telekom AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 mai 2011.
En date du 27 mai 2011, le Centre a adressé une requête au registre du .ch et du. li SWITCH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. En date du 30 mai 2011, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur des noms de domaine et a transmis ses coordonnées.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci après les "Dispositions") adoptées par SWITCH le 1er mars 2004.
Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 17 juin 2011, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 juillet 2011.
La partie adverse a transmis sa réponse à la demande le 28 juin 2011 et n’a pas souhaité prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) des Dispositions.
En date du 19 juillet 2011, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Christophe Imhoos. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.
En ce qui concerne la langue de la procédure, un différend a surgi entre les parties, le requérant arguant que la langue de la procédure devait être l'allemand, et la partie adverse le français. La demande a été déposée en allemand et le Registre SWITCH a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est le français. Suite à la décision du Centre du 6 juin 2011 impartissant un délai au 11 juin 2011 au requérant pour apporter la preuve que la langue de la procédure devait être autre que le français – à défaut de quoi la demande serait considérée comme retirée par la Centre -, le requérant a finalement soumis le 16 juin 2011 une traduction française de sa demande, soumise initialement en allemand.
Conformément au paragraphe 7 des Dispositions et aux circonstances de l’espèce, l’expert décide que la langue de la procédure est le français. 4. Les faits
Le requérant se présente comme une entreprise de services de premier plan au niveau mondial dans le domaine des technologies de la télécommunication et de l'information. En plus de son activité principale, soit l'activité classique de raccordement en matière de téléphonie fixe et mobile, il propose des services IT ainsi que des services internet et de réseau, desservant ainsi près de 200 millions de clients. Le requérant est présent, via ses succursales, dans environ 50 pays et emploie quelque 247'000 collaborateurs de par le monde (Annexe 3 de la demande).
Le requérant est détenteur des marques suivantes (Annexe 4 de la demande):
- marque verbale N° IR 680 035 T-MOBILE (protégée notamment en Suisse) pour les produits et services notamment des classes 9, 37 et 38, déposée le 26 février 1997;
- marque figurative N° IR 946 467 T-MOBILE (également protégée en Suisse) pour les produits et services des classes 9, 35, 37 et 38, déposée le 24 octobre 2007.
- marque verbale N° CH 570 667 T-MOBILE ZUHAUSE, déposée le 22 novembre 2007pour des prestations des classes 9, 35, 37 et 38 ;
- marque verbale CH 585 735 T-MOBILE ERLEBEN, WASVERBINDET, déposée le 23 janvier 2009 pour des prestations des classes 9, 35, 37 et 38 ;
- marque figurative N° CH 587 646 T-MOBILE ERLEBEN, WASVERBINDET, déposée le 3 février 2009 pour des prestations des classes 9, 35, 37 et 38pour des prestations des classes 9, 35, 37 et 38.
En outre, le requérant a déposé plus de 50 enregistrements internationaux comprenant l'élément "T-Mobile", protégé notamment en Suisse, pour les appareils électroniques et services de télécommunication précités (Annexe 4 de la demande).
Enfin avant de lancer la présente procédure de règlement des différends, le requérant a rendu la partie adverse attentive à ses marques, considérant celles-ci violées par les noms de domaine litigieux, et l'a sommée de supprimer ceux-ci. La partie adverse a refusé de supprimer lesdits noms de domaine au motif que le requérant n'est pas présent en Suisse (Annexe 6 de la demande).
Le défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et le 15 avril 2009. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le requérant soutient que l'enregistrement et/ou l'utilisation des noms de domaine objets du différend constituent une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse.
Se référant aux articles 3 et 42 et suivants de la loi fédérale sur les marques (LPM), il se considère fondé à s'opposer à des marques plus récentes similaires ou destinées à des produits ou services identiques ou similaires.
En l'espèce, le requérant souligne le caractère distinctif de la marque T-MOBILE, connue du public internationalement et présentant un caractère distinctif important, cette dernière figurant par ailleurs au dixième rang de la liste des marques ayant le plus de valeur en Europe continentale (Annexe 7 de la demande).
Le requérant ajoute que, en ce qui concerne le nom de domaine - le second n'étant pas actif -, les offres qui sont proposées sur le site web portent sur des prestations identiques ou similaires, à savoir des prestations de service de vente de détail en rapport avec des téléphones mobiles et fixes, des ordinateurs et d'autres appareils électroniques ainsi que le traitement de données, dans le domaine de la télécommunication. Dès lors, les noms de domaine de la partie adverse ne se démarquent pas de manière particulièrement claire des marques du requérant pour exclure un risque de confusion.
Partant du critère d'impression générale concordante des marques verbales au plan auditif, visuel et de leur sens, le requérant, s'agissant du nom de domaine , constate que la marque T-MOBILE de ne se différencie que par le "s" final. Pour lui, la similitude est manifeste: la lettre "s" n'a que peu de poids tant sur le plan visuel que sonore (cf. ATF 121 III 377 BOSS/BOKS; aussi ATF 4C.171/2001 STOXX/STOCKX), les spécificités de la marque n'étant pas considérablement modifiées (ATF B-7934/2007 FRUCTA/FRUCTAID).
En ce qui concerne le nom de domaine , le requérant observe qu'il reprend également la marque T-MOBIL de manière intégrale en y ajoutant les lettres "my": c'est le rajout d'un terme non-distinctif du vocabulaire anglais, compréhensible en corrélation avec l'offre des produits en question, sans grande conséquence sur le graphisme, la phonétique et, partant, l'impression générale.
Sur la base de ce qui précède, le requérant conclut qu'il est établit que les deux signes de la partie adverse présentent une grande similitude avec la marque du requérant.
Attendu que le risque de confusion entre deux signes résulte de la combinaison de l'identité ou de la similitude des signes et de l'identité ou de la similarité entre les produits et services, il y a lieu d'admettre en l'espèce, du point de vue du requérant, un risque de confusion direct des signes en question: les noms de domaine litigieux sont des reprises intégrales de la marque T-MOBILE, à fort caractère distinctif, chacun ayant des rajouts insignifiants n'excluant pas un risque de confusion et ne permettant pas de différencier les signes par rapport à la marque du requérant.
Le requérant précise qu'au risque de confusion directe s'ajoute un risque de confusion indirect. Le risque de confusion ne doit pas seulement être admis lorsque les cercles concernés ne différencient pas deux marques données, mais également lorsqu'ils sont à même de les différencier, mais présument de manière erronée l'existence de liens entre elles en raison de la similitude des signes: plus les produits sont proches les uns des autres, plus le risque de confusion est grand (ATF 126 III 315 RIVELLA (APIELLA), ce qui est manifestement le cas en l'espèce selon le requérant. Ce dernier ajoute encore qu'il est habituel dans le domaine de la télécommunication que les prestataires de services apposent l'ajout "my" au début du nom de leurs produits pour signifier que l'offre est conçue pour les besoins particuliers du client (cf. par exemple "My Orange").
T-MOBILE étant une marque de série et formant partie intégrante de l'image de marque du requérant et de ses filiales (cf. Annexe 9 de la demande), selon le requérant, le risque de confusion dans le public est plus grand que pour les marques uniques du fait que ce dernier attribue plus facilement au détenteur de la marque des signes de tiers semblables à s'y tromper.
Enfin, le requérant souligne que la marque T-MOBILE ne fait partie intégrante de la raison commerciale de la partie adverse qui n'est pas tributaire de l'utilisation de la marque du requérant, possédant elle-même le nom de domaine . Partant, la partie adverse n'a pas d'intérêt digne de protection au maintien des noms de domaine litigieux.
Le requérant conclut que la violation des droits relatifs aux signes distinctifs lui appartenant est établie et qu'ainsi les conditions du paragraphe 24(d)(i) des Dispositions sont remplies. B. Défendeur
Le défendeur persiste dans son refus de transférer les noms de domaine litigieux au requérant.
Rejetant l'intention de nuire au requérant, le défendeur souligne que les noms de domaine litigieux sont des raccourcis, en français, de "téléphones mobiles". Le défendeur admet toutefois un risque de confusion et précise qu'il s'est engagé, à ce propos, à ne plus utiliser le nom de domaine .
Le défendeur ajoute cependant que le requérant n'étant pas une entreprise présente en Suisse, il n'y a aucun risque de confusion pour le public en Suisse entre ses noms de domaines et la marque du requérant dont l'existence n'est pas contestée par le défendeur. 6. Discussion et conclusions
Conformément à l’article 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale” (cf. Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin,Litige OMPI No. DCH2006-0014).
Il convient donc en l’espèce de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit des marques, des raisons de commerce, le droit au nom, ainsi que le droit de la concurrence déloyale, afin de déterminer si le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage des noms de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit (Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, supra).
A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:
"i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine."
Ces trois conditions sont toutes à la fois cumulatives et exemplatives.
Étant donné l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des Dispositions, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. Lausanne Marathon contre Mathieu Perrin, supra; Edipresse Publications SA contre Florian Kohli,Litige OMPI No. DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl,Litige OMPI No. DCH2005-0018; Zurich InsuranceCompany, Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft v. Roberto Vitalini,Litige OMPI No. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott,Litige OMPI No. DCH2004-0010). A. Le requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein ?
Il ne fait aucun doute que le requérant possède un droit attaché à un signe distinctif selon la loi suisse sur la protection des marques, en particulier son article 13 (cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, Litige OMPI n° DCH2011-0009) qui lui confère un droit exclusif, sans qu’il soit même utile de considérer plus en avant l’application éventuel du droit des raisons de commerce ou même de la concurrence déloyale.
En effet, la marque T-MOBILE est, comme le souligne le requérant dans sa demande, une marque connue internationalement dans le domaine des télécommunications, y compris en Suisse où sa marque est enregistrée, antérieurement aux noms de domaine en cause enregistrés par la partie adverse. Le requérant peut donc invoquer l’existence d’un droit exclusif sur la marque T-MOBILE selon le droit suisse. B. L'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
Le titulaire d’un signe distinctif peut en revendiquer l’exclusivité dans la mesure où il y a au moins risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral suisse, le risque de confusion est identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 245 “”; ATF 128 III 401, 403 “”; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).
Il convient de déterminer si l’utilisation d’une dénomination identique ou analogue en relation avec un site internet par une personne ayant des droits moins fondés, crée un risque d’attribution incorrecte du site, soit une possibilité d’erreur d’identification de la personne qui est derrière le site (ATF 128 III 401, 403; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).
De façon générale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particulière au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine litigieux, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’il a enregistré se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant au requérant (ATF 128 III 353, 358 “Montana”), soit d’un signe distinctif protégé de façon absolue (ATF 126 III 239, 244; cf. Ladurée International SA contre Pumpstation Gastro GmbH, supra).
En l'espèce, le risque de confusion est évident. Le défendeur n’a pris aucune mesure pour se distinguer du signe appartenant au requérant; il ne peut en droit arguer de ce que ce dernier n'est pas présent en Suisse où la marque T-MOBILE est enregistrée, de longue date d'ailleurs (cf. supra, Annexe 4 de la demande).
Au contraire, le signe en cause est quasi-identique. Comme l'a relevé à juste titre le requérant dans sa demande les ajouts d'un "s"ou de "my" aux noms de domaine litigieux ne sont pas déterminants pour les motifs cités. Compte tenu du fonctionnement des noms de domaine, l’utilisation d’un nom de domaine de second niveau confère à l’utilisateur un monopole de fait, lequel crée ipso facto un risque de confusion. Le détenteur légitime d’un signe protégé est dès lors empêché de faire le commerce de ses produits par internet, par le simple fait de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce n’est pas le contenu du site qui doit être considéré, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiqué d’autre part (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2003, 4C.377/2002, c.2.2 “T-online, ”, sic! 10/2003 p. 822, 823; Arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2002, “”, sic! 5/2003 p. 438, 442; cf. aussi Veolia Environnement SA contre Malte Wiskott, supra). L’expert note toutefois que pour le nom de domaine la partie adverse propose sur le site des produits concurrents à celui du requérant, usage constituant “clairement” une infraction au droit du requérant ; et que le second nom de domaine est inactif.
De son propre aveu, le défendeur admet déjà la confusion en ce qui concerne le nom de domaine qu'il a renoncé à utiliser.
Dès lors, il s'agit en l'espèce d'une infraction "claire" des droits du requérant à la lumière des Dispositions rappelées plus haut, en particulier en application du paragraphe 24(d)(i). Une telle infraction justifie dès lors le transfert des noms de domaine litigieux en faveur du requérant. L’expert note également que la partie adverse n’a pas exposé de raisons de défense importantes de manière concluantes 7. Décision
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert ordonne le transfert des noms de domaine et au profit du requérant.
Christophe Imhoos
Expert
Le 2 août, 2011
Full & Egal Universal Law Academy