Die Gesuchstellerin 1 ist JAKO Schweiz AG, St. Gallen, Schweiz, vertreten durch Dr. Barbara K. Müller, meyerlustenberger, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchstellerin 2 ist JAKO AG, Mulfingen-Hollenbach, Deutschland, vertreten durch Dr. Barbara K. Müller, meyerlustenberger, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist swiss sportsystem AG, Pfungen, Schweiz, vertreten durch Giovanni Gaggini, gaggini anwälte, Zürich, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 15. Juni 2011in elektronischer Form und am 17. Juni 2011in Papierform ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 16. Juni 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist, und dass die Vertragssprache für den Domainnamen Deutsch ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 23. Juni 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 13. Juli 2011. Innerhalb der Frist hat die Gesuchsgegnerin am 12. Juli 2011 per E-Mail und anschliessend per Post eine Gesuchserwiderung eingereicht.
DasZentrum hat in der Folge Herrn Rechtsanwalt Michele Bernasconi als Schlichter eingeladen und den Parteien am 3. August 2011 die Bestellung des Schlichters und das Datum für die Schlichtungsverhandlung mitgeteilt.
Die Schlichtungsverhandlung gemäss Paragraph 17 des Verfahrensreglements fand am 8. September 2011 statt. Es konnte keine Einigung erzielt werden.
Am 15. September 2011 verlangten die Gesuchstellerinnen die Fortsetzung des Verfahrens.
Am 5. Oktober 2011wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und Herr Rechtsanwalt Andrea Mondini als Experte bestellt. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin der folgenden Marken:
(i) Wortbildmarke JAKO (CH 506642, Hinterlegungsdatum 2. Oktober 2002, Klasse 25 für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Klasse 28 für Turn- und Sportartikel).
Die Gesuchstellerin 2 ist weiter Inhaberin der folgenden Internationalen Marken:
(ii) Wortbildmarke J1 JAKO ONE (IR 883 857, Hinterlegungsdatum 22. Februar 2006, Klasse 18 für Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme, Klasse 25 für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Klasse 28 für Turn- und Sportartikel soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind).
(iii) Wortbildmarke Marke JAKO (IR 1 000 594, Hinterlegungsdatum 5. Februar 2009, Klasse 18 für Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme, Klasse 25 für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Klasse 28 für Turn- und Sportartikel soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Klasse 35 für Werbung, Geschäftsführung, services de conseillers aux entreprises pour concepts de franchise, Klasse 45 für juristische Dienstleistungen, octroi de licences, services de conseillers juridiques pour concepts de franchise).
(iv) Wortbildmarke Marke JAKO LIVING SPORTS (IR 1 000 595, Hinterlegungsdatum 5. Februar 2009, Klasse 18 für Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffer, Regenschirme und Sonnenschirme, Klasse 25 für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Klasse 28 für Turn- und Sportartikel soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Klasse 35 für Werbung, Geschäftsführung, services de conseillers aux entreprises pour concepts de franchise, Klasse 45 für juristische Dienstleistungen, octroi de licences, services de conseillers juridiques pour concepts de franchise).
Bei der Gesuchsgegnerin handelt es sich um eine Unternehmung, welche aus der Fusion vom 15. Januar 2008 zwischen der ub sport Import- und Vertriebs GmbH und der vor der Fusion neu gegründeten JAKO Schweiz AG hervorging. Vor der Fusion hatte die ub sport Import- und Vertriebs GmbH mit der Gesuchstellerin 2 am 22. August 2006 einen Vertragshändlervertrag abgeschlossen. Zur Umsetzung dieses Vertragshändlervertrags wurde besagte JAKO Schweiz AG gegründet und anschliessend mit der ub sport Import- und Vertriebs GmbH zur heutigen Gesuchsgegnerin fusioniert. Die Vertragsbeziehung zwischen der Gesuchstellerin 2 und der Gesuchsgegnerin wurde am 1. Januar 2011 beendet. Die Gesuchsgegnerin führte die Firma JAKO Schweiz AG bis zum 26. November 2010 und firmiert seither unter Swiss Sportsystem AG.
Der strittige Domain-Name wurde vom 29. Juni 2001 bis 10. Januar 2007 von der ub sport Import- und Vertriebs GmbH gehalten, vom 10. Januar 2007 bis 29. Dezember 2010 hielt die Gesuchsgegnerin unter der Firma JAKO Schweiz AG den Domain-Namen. Am 29. Dezember 2010 wurde die Registrierung des Domain-Namens auf die heutige Firma der Gesuchsgegnerin, Swiss Sport-System AG, geändert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerinnen
Die Gesuchstellerinnen bringen vor, dass der Domain-Name spätestens seit der Beendigung der Vertragsbeziehung zwischen der Gesuchstellerin 2 und der Gesuchgegnerin die Firmenrechte der Gesuchstellerin 1 und den Handelsnamen, sowie die Markenrechte der Gesuchstellerin 2 verletze.
Die Gesuchstellerin 2 beruft sich insbesondere auf ihre Wortbildmarken und . Sie macht geltend, beim Domain-Namen handle es sich um ein zu diesen Marken identisches bzw. verwechselbar ähnliches Zeichen. Zudem würde die Webseite „www.“ Internetnutzer direkt auf die Website „“ weiterleiten, auf welcher diverse Sportartikel und Sportbekleidung angeboten würden. Entsprechend würden unter dem Domain-Namen Waren und Dienstleistungen angeboten, welche zu denen von der Wortbildmarke JAKO beanspruchten gleichartig seien. Folglich komme Art. 3 i.V.m. Art. 42 ff. des schweizerischen Markenschutzgesetzes (MSchG) zur Anwendung, wonach dem Inhaber der älteren Marke das Recht gewährt werde, sich gegen ähnliche und für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmte jüngere Marken zur Wehr zu setzen.
Weiter behaupten die Gesuchstellerinnen sinngemäss, dass der Name beider Gesuchstellerinnen aus dem prägenden Bestandteil "jako" bestehe. Entsprechend würde der genannte Bestandteil auch namensrechtlichen Schutz nach Art. 29 Abs. 2 des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) geniessen. Weil der Domain-Name die genannten Buchstabenfolgen als charakteristisches Merkmal enthalte, sei auch das Namensrecht der Gesuchstellerinnen verletzt.
Die Gesuchstellerinnen führen zudem aus, die Verwendung des wesentlichen Bestandteils der Firma und der Marken der Gesuchstellerinnen als einziger Bestandteil eines Domain-Namens behindere die Gesuchstellerinnen im Wettbewerb. Entsprechend würden Art. 2 und 3 d des schweizerischen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verletzt. Überdies behaupten die Gesuchstellerinnen, dass die Verwendung des Domain-Namens eine Irreführung der Konsumenten darstelle und somit das UWG verletze.
Schliesslich bringen die Gesuchstellerinnen vor, Art. 4 MSchG sei bei der Beurteilung des streitgegenständlichen Domain-Namens analog anzuwenden. Demnach sei die Zustimmung zur Eintragung und Benutzung des Domain-Namens mit der Beendigung der Vertragsbeziehung weggefallen. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin entgegnet, sie habe den Domain-Name immer und ununterbrochen seit dem 29. Juni 2001 gehalten. Damit datiere die Inhaberschaft des Domain-Namens vor der Markenhinterlegung der Wortbildmarke JAKO durch die Gesuchstellerin 2 am 2. Oktober 2002 und allen anderen nach diesem Datum eingetragenen Marken beider Gesuchstellerinnen. Entsprechend stelle die Benutzung des Domain-Namens keine Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen dar, da der Gesuchsgegnerin das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG zustehe.
Ebenfalls komme auch die von den Gesuchstellerinnen geforderte analoge Anwendung von Art. 4 MSchG nicht zumTragen, da die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen bereits vor der Hinterlegung der Marke JAKO erworben und benutzt habe und somit nicht auf die Zustimmung der Gesuchstellerinnen angewiesen sei.
Weiter bringt die Gesuchsgegnerin vor, dass die Bestimmungen des UWG nicht das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 Abs. 1 MSchG überlagern würden. Dementsprechend wird von der Gesuchsgegnerin bestritten, dass ihr Verhalten eine unlautere Geschäftstätigkeit darstelle. Überdies behauptet die Gesuchsgegnerin, dass die Weiterführung des Domain-Namens durch die Gesuchstellerinnen zumindest implizit geduldet worden sei. Auch bestreitet die Gesuchsgegnerin, dass der Domain-Name gezielt eingesetzt werde, um den Eindruck als Vertragshändlerin der Gesuchstellerinnen zu erwecken.
Schliesslich führt die Gesuchsgegnerin bezüglich einer allfälligen Namensrechtsverletzung aus, die Gesuchstellerin 1 könne sich aufgrund der erst am 20. Oktober 2010 erfolgten Gründung nicht auf eine prioritäre Stellung berufen. Weiter erläutert die Gesuchsgegnerin, die in Deutschland ansässige Gesuchstellerin 2 könne sich nicht auf den Schutz unter Schweizer Namensrecht berufen, da die Gesuchstellerin 2 vor dem 29. Juni 2001 nicht in der Schweiz tätig gewesensei. Folglich sei der Name der Gesuchstellerin 2 zu diesem Zeitpunkt nur territorial in Deutschland geschützt gewesen. Die Gesuchsgegnerin verfüge dadurch über einen prioritäre Stellung gegenüber des Namensrechts der Gesuchstellerin 1 und eine Verletzung des Namensrechts der Gesuchstellerin 2 liege ebenfalls nicht vor.
Weiter führt die Gesuchsgegnerin aus, dass der Gebrauch eines Domain-Namens keinen firmenmässigen Gebrauch darstelle. Somit könne sich die Gesuchstellerin 1 nicht auf den Schutz nach Schweizer Firmenrecht berufen, was gleichermassen fürdie Gesuchstellerin 2 gelte, eine Berufung auf die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), wonach die Gleichstellung mit inländischen schweizerischen Firmen zugesichert wird, ziele daher ins Leere. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Unter Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements finden sich folgende Erläuterungen:
Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Verfahrenssprache
Die Website der Gesuchsgegnerin ist in deutscher Sprache verfasst. Das Gesuch wurde auf Deutsch eingereicht. Die Domainvergabestelle SWITCH bestätigte, dass die Vertragssprache betreffend den Domain-Namen Deutsch ist. In Anwendung von Paragraph 7 des Verfahrensreglements ist die Entscheidung in deutscher Sprache zu erlassen. B. Die Gesuchstellerin verfügt über Kennzeichenrechte
Die Gesuchstellerin 2 hat nachgewiesen, dass sie Inhaberin der unter Ziff. 4(i)-(iv) genannten Marken ist. Dabei erscheint vorliegend in erster Linie die unter Ziff. 4(i) genannte prioritätsälteste Wortbildmarke JAKO (CH 506 642) relevant, welche aus einem grafischen Element(Darstellung zweier geschwungener Schweife) und dem Wortelement „jako" besteht.
Ob die Gesuchstellerin 2 neben demBestand ihrer Markenrechte auch nachgewiesen hat, dass ihre Marken bzw. der Markenbestandteil JAKO einen hohen Bekanntheitsgrad haben, kann aufgrund der nachfolgenden Ausführungen offen bleiben. C. Die Registrierung oder Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens stellt eine klare Verletzung des Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin 2 dar
Der eingetragene Inhaber einer Marke ist berechtigt, sich auf das Markenschutzgesetz zu berufen. Das Markenschutzgesetz verleiht dem Inhaber insbesondere das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 MSchG). Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein mit seiner Marke ähnliches Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Dabei kann sich der Ausschliesslichkeitsanspruch des Markeninhabers nach der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts auch gegen ein als Domain-Namen benütztes Zeichen richten (vgl. BGE 126 III 239 E. 2.c, ).
Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239 E. 2.c, ). Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.
Entscheidend ist, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Dass eine Verwechslung bereits tatsächlich stattgefunden hat, ist nicht erforderlich (BGE 128 III 401, E. 5, ).
Der streitgegenständliche Domain-Name ist mit dem Wortelement "jako" der Wortbildmarke JAKO (CH 506 642) der Gesuchstellerin 2 identisch, welche unter anderem in Klasse 28für „Turn- und Sportartikel“ eingetragen ist. Die Webseite der Gesuchsgegnerin, auf die bei Eingabe des streitgegenständlichen Domain-Namens verwiesen wird, bietet zahlreiche in diese Klasse fallende Artikel an. Der streitgegenständliche Domain-Name wird damit im Zusammenhang mit Waren gebraucht, welche gleichartig sind mit demjenigen, welche die Wortbildmarke JAKO beansprucht. Aufgrund der dargelegten Zeichenidentität und Warengleichartigkeit besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitgegenständlichen Domain-Namen und der Wortbildmarke JAKO der Gesuchstellerin 2.
Die Gesuchsgegnerin stützt sich bei ihrer Verteidigung auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG. Demnach kann der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Hat der Domain-Name Inhaber das Zeichen schon als Domain-Name benutzt, bevor es als Marke registriert wurde, so hat er nach dieser Bestimmung das Recht, das Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Weber, E-Commerce und Recht, 2. Aufl., Zürich 2010, S. 140).
Die Gesuchsgegnerin macht geltend, sie sei bereits seit dem 29. Juni 2001 ununterbrochen Inhaberin des Domain-Namens und könne daher das Weiterbenützungsrecht geltend machen. Allerdings war bis zum 10. Januar 2007 die Gesellschaft ub sport Import- und Vertrieb GmbH und danach die Gesuchsgegnerin unter der damaligen Firma JAKO Schweiz AG als Halterin des streitigen Domain-Namens registriert. Es stellt sich folglich die Frage, ob mit der Übertragung des streitigen Domain-Namens von der ub sport Import- und Vertrieb GmbH auf die JAKO Schweiz AG auch ein allfälliges Weiterbenützungsrecht übertragen worden ist. Nach Art. 14 Abs. 2 MSchG kann das Weiterbenützungsrecht nur zusammen mit der Unternehmung übertragen werden. Um eine Übertragung nach dieser Bestimmung handelt es sich bei einer Vermögensübertragung nach Art. 69 ff. FusG und bei einer Übernahme eines Geschäfts mit Aktiven und Passiven im Sinne von Art. 181 OR (Thouvenin in: Noth/Bühler /Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 14 N 32). Die ub sport Import- und Vertrieb GmbH und die Gesuchsgegnerin unter der damaligen Firma JAKO AG haben mit Fusionsvertrag vom 17. Dezember 2007 fusioniert und die Fusion am 15. Januar 2008 ins Tagebuch des Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Dies könnte eine gültige Übertragung des Weiterbenützungsrechts darstellen. Allerdings wurde gemäss der Auskunft der Registerstelle SWITCH der Domain-Name bereits am 10. Januar 2007 – also fast ein Jahr vor der Fusion - von der ub sport Import- und Vertrieb GmbH auf die Gesuchsgegnerin mit der damaligen Firma JAKO Schweiz AG übertragen. Dies bedeutet, dass der streitige Domain-Name bereits vor der nach Art. 14 Abs. 2 MSchG erforderten Unternehmensübertragung auf die Gesuchsgegnerin übertragen wurde. Folglich war die Gesuchsgegnerin nicht ununterbrochen Inhaberin des Domain-Namens und hat somit das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 Abs. 2 MSchG verwirkt.
Zudem ist zu bemerken, dass sich die Gesuchsgegnerin in Paragraph 13.3 des Vertragshändlervertrags verpflichtet hat, nach Vertragsende die Verwendung der Kennzeichen der Gesuchstellerinnen zu unterlassen. Damit hat die Gesuchsgegnerin auf die Geltendmachung eines allfälligen Weiterbenutzungsrechts nach Art. 14 Abs. 2 MSchG verzichtet.
Damit ist eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerinnen (Art. 13 MSchG) nachgewiesen.
Angesichts der nachgewiesenen klaren Verletzung des Markenrechts kann vorliegend offen bleiben, ob zusätzlich ein unlauteres Handeln im Sinne des UWG vorliegt.
Angesichts der nachgewiesenen klaren Verletzung des Markenrechts kann ebenfalls offen bleiben, ob daneben eine Verletzung des Namensrechts der Gesuchstellerinnen vorliegt.
Zusammengefasst verletzt die Gesuchsgegnerin klar die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen und diese Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung. 7. Entscheidung
Aus den oben dargelegten Gründen entscheidet der Experte, dass der streitgegenständliche Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin 2 entsprechend ihrem Gesuch zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 25. Oktober 2011
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