Der Gesuchsteller ist AG aus Zürich, Schweiz, vertreten durch Kanzlei Caro, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Cifagro enterprises u.a. aus Kiev, Ukraine. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der "Domain-Name").
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 24. Juni 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 27. Juni 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist.
Mit Schreiben vom 29. Juni 2011 hat das Zentrum sachgerecht festgestellt, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 30. Juni 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss an den Gesuchsgegner zugestellt, womit er formell über die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens gegen ihn in Kenntnis gesetzt wurde. Das Zentrum hat dem Gesuchsgegner eine zwanzigtägige (20) Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung gesetzt. Diese Frist ist am 19. Juli 2011 abgelaufen. Mit Schreiben vom 20. Juli 2011 hat das Zentrum gegenüber dem Gesuchsteller und Gesuchgegner formell festgestellt, dass innert dieser Frist weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum die Bereitschaft des Gesuchgegners zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht wurde. Der Gesuchsteller hat in seinem Gesuch für diesen Fall die Bestellung eines Experten beantragt. Entsprechend hat ihm das Zentrum in seinem Schreiben vom 20. Juli 2011 eine Frist von zehn (10) Tagen ab Erhalt der Mitteilung gesetzt, um einen Antrag auf Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens zu stellen und die dafür notwendigen Gebühren in der Höhe von CHF 1'700.– zu bezahlen.
Mit Schreiben vom 26. Juli 2011 hat der Gesuchsteller formell Antrag auf Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens gestellt und die erforderlichen Gebühren beglichen. Am 26. Juli 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 4. August 2011 Michael Treis als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und er in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt hat. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller ist Inhaber des Namens "Comparis". Er firmierte seit Eintragung im Handelsregister vom 31. Mai 1996 unter "Comparis GmbH", wobei am 30. Juni 2000 die Firma in " AG" umgewandelt und am 18. August 2000 um die beiden Firmennamen " SA" bzw. " Ltd." ergänzt wurde. Der Gesuchsteller benutzt dabei das Kennzeichen "" nicht nur zu Firmenzwecken, sondern auch als Marke für die von ihm online angebotenen Dienstleistungen sowie als Domain für seinen Internetauftritt (registriert seit dem 22. Mai 1996). Unter diesem Kennzeichen vertreibt er insbesondere Online-Vergleichsdienstleistungen für verschiedene Dienstleistungs- und Warenangebote verschiedener Anbieter. Kunden haben so die Möglichkeit, das für sie passende Angebot ausfindig zu machen und direkt Offerten zu bestellen.
Auf die Firma des Gesuchstellers wurden mehrere Marken registriert. Als Hauptmarke fungiert heute die Wortmarke Nr. 556320 COMPARIS, welche am 14. Juli 2006 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum als Erweiterung der älteren Marke Nr. 472823 COMPARIS (registriert am 25. November 1999) hinterlegt und anschliessend eingetragen wurde. Am 25. September 2009 wurde die Markeneintragung um zehn weitere Jahre bis zum 25. November 2019 verlängert. Insgesamt besteht heute Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 7-9, 11-12, 14-16, 18, 20-21, 24-25, 27-28 und 35-45.
Der Gesuchsgegner hat am 2. Juni 2011 bei der Domainvergabestelle SWITCH den Domain-Namen registrieren lassen. Seither nutzt er diesen Domain-Namen, um Online-Vergleichsdienstleistungen für verschiedene Dienstleistungs- und Warenangebote verschiedener Anbieter anzupreisen, die jenen aus dem Dienstleistungsangebot des Gesuchstellers entsprechen. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller beantragt, dass der Domain-Name des Gesuchgegners auf ihn übertragen wird.
Der Gesuchsteller begründet diesen Antrag im Wesentlichen damit, dass der Domain-Name seine Kennzeichenrechte auf krasse Weise verletze. Der Gesuchsgegner verwende den mit der Domain des Gesuchstellers (praktisch) identischen Domain-Namen für gleiche und gleichartige Dienstleistungen, womit für Abnehmer keine Möglichkeit bestehe, die hinter den beiden Domains stehenden Unternehmen auseinander zu halten.
Des Weiteren sei offensichtlich, dass der Domain-Name des Gesuchsgegners absichtlich praktisch identisch ausgestaltet wurde, um von der Bekanntheit des Gesuchstellers zu profitieren. Der Gesuchsgegner versuche ganz gezielt und systematisch, den guten Ruf und den Erfolg der Gesuchstellerin für seine Zwecke auszunutzen. Damit liege unlauteres Verhalten des Gesuchsgegners vor.
Sodann habe der Gesuchsgegner eine weitere, mit dem Domainnamen des Gesuchstellers verwechselbare Domain registrieren lassen (), unter welcher die gleichen Dienstleistungen angeboten werden, wie unter .
Schliesslich zeige die Tatsache, dass eine in der Ukraine domizilierte Unternehmung eine Website in der Schweiz auf Deutsch unterhalte, über welche auf Dienstleistungsangebote verschiedener Schweizer Untenehmen zugegriffen werden könne, ohne dass ein Bezug zur Ukraine bestehe, die betrügerische Absicht des Gesuchsgegners auf. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat zum Gesuch keine Stellung genommen. 6. Entscheidungsgründe
6.1 Dem Gesuch ist stattzugeben, wenn die Registrierung oder Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz zusteht (Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements). Insbesondere liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
6.2 Der Gesuchsteller hat aufgrund seiner schweizerischen Markenregistrierungen Nrn. 472823 und 556320 COMPARIS gemäss Art. 13 des Markenschutzgesetzes (MSchG) ein ausschliessliches Recht zur Nutzung der Marke COMPARIS für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 7-9, 11-12, 14-16, 18, 20-21, 24-25, 27-28 und 35-45. Diese Marken wurden mit Prioritätsdaten vom 25. November 1999 (Nr. 472823) und vom 14. Juli 2006 (Nr. 556320) eingetragen. Der Gesuchsgegner seinerseits hat den Domain-Namen am
2. Juni 2011, und damit nach Eintragung der beiden Marken des Gesuchstellers, bei der Domainvergabestelle SWITCH registrieren lassen.
Der Gesuchsgegner verwendet den Domain-Namen, um online auf seiner Webseite Vergleichsdienstleistungen für verschiedene Dienstleistungen und Waren verschiedener Anbieter anzupreisen, welche den Dienstleistungen und Waren des Gesuchstellers entsprechen. Der Gesuchsgegner nutzt somit den Domain-Namen für die gleichen und im Übrigen mindestens gleichartigen Dienstleistungen und Waren wie der Gesuchsteller.
6.3 Der vom Gesuchsgegner registrierte Domain-Name ist dabei jenem des Gesuchstellers und dessen eingetragener Marken sehr ähnlich. Der gesamte Wortstamm wird praktisch identisch verwendet, so dass sich die Domains bzw. der Domain-Name des Gesuchsgegners und die eingetragenen Marken des Gesuchstellers bloss in einem Buchstaben unterscheiden – welcher lediglich eine Verdoppelung des Vokals "a" in der Mitte des Wortes darstellt. Der Domain-Name des Gesuchsgegners enthält damit die gesamte geschützte Marke des Gesuchstellers und unterscheidet sich lediglich in einer kaum kennzeichnungskräftigen Verdoppelung des Vokals "a" in der Mitte dieser Wortmarke. Diese Verdoppelung ist auf visueller Ebene wenig eindrücklich, auf phonetischer Ebene gar unerkenntlich. Durch einen kleinen Tippfehler gelangen damit Abnehmer anstatt auf die Website des Gesuchstellers auf jene des Gesuchsgegners.
6.4 Der identische Dienstleistungs- und Warenbereich sowie der äusserst geringe Unterschied des Domain-Namens des Gesuchsgegners gegenüber der Domain und der eingetragenen Wortmarke des Gesuchstellers erzeugen daher bei der Benutzung des Domain-Namens eine Verwechslungsgefahr mit der Marke COMPARIS, die zu verwenden in der Schweiz der Gesuchsteller ausschliesslich berechtigt ist. Im Weiteren kann die Tatsache, dass sich der Gesuchsgegner zum Antrag nicht verlauten liess, als Indiz dafür gewertet werden, dass er die Vorbringen des Gesuchstellers nicht vollends als abwegig erachtet. Sodann reiht sich vorliegender Sachverhalt in eine Mehrzahl ähnlich gelagerter Fälle ein, in denen Dritte versucht haben, mittels ähnlicher Domainnamen vom Ruf der Gesuchstellerin zu profitieren (C AG v. Ancient Holdings, LLC,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0013; AG v. Matthias Moench, WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0029; Attilio Meyer AG v. Claro. S.C.R.L., Helen Nana-Bonilla, WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0030 und AG v. Paul Ron, WIPO Verfahren Nr. DCH2010-0037). Besagte Streitbeilegungsverfahren endeten per Expertenentscheid jeweilen zu Gunsten des Gesuchstellers. Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass gegen den Gesuchsgegner ein weiteres Streitbeilegungsverfahren mit identischem Gesuchsgegner hängig ist (WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0018), worin es zu beurteilen gilt, inwiefern der Domainname die Kennzeichenrechte des Gesuchstellers verletzt. Unter dieser Domain bietet der Gesuchsgegner identische oder sehr ähnliche Dienstleistungen wie unter dem Domainnamen an. Auch der visuelle Aufbau der beiden Websites ähnelt sich stark. Durch dieses Verhalten bestärkt der Gesuchsgegner den Eindruck, dass er sich gezielt der Rufausbeutung mittels verschiedener sehr ähnlich gestalteter Domains zu Websites mit identischem oder sehr ähnlichem Dienstleistungsangebot wie bei verschrieben hat.
Die Benutzung des Domain-Namens stellt unter Erwägung des Vorgenannten somit eine Markenverletzung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG dar. Diese Verletzung des Kennzeichenrechts des Gesuchstellers ist klar im Sinne von Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements. Der Gesuchsteller kann die Verletzung gemäss Art. 13 MSchG verbieten lassen. Daher ist der Antrag auf Übertragung des streitgegenständlichen Domain-Namens auf den Gesuchsteller begründet.
6.5 Da der Antrag des Gesuchstellers bereits aufgrund von Markenrecht begründet ist, kann dahingestellt bleiben, wie es sich mit einer allfälligen Verletzung weiteren Kennzeichenrechts – namentlich von Firmen- und Namenrecht – verhält und/oder ob die Benutzung des Domain-Namens gegen das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst. 7. Entscheidung
Aufgrund voran stehender Erwägungen und in Übereinstimmung mit Paragraph 24 des Verfahrensreglements ist der Domain-Name auf den Gesuchsteller zu übertragen.
Dr. Michael Treis
Experte
Datum: 15. August 2011
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