Die Gesuchstellerin ist homegate AG aus Adliswil, Schweiz, vertreten durch Tamedia AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Name Invest Limited aus The Valley, Anguilla, Overseas Territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 5. September 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 6. September 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 13. September 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 3. Oktober 2011.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 6. Oktober 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 8. November 2011 Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin des Domainnamens , den sie seit 2002 für das Immobilienportal „www.“ benützt.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin mehrerer Schweizer Marken. Als Hauptmarke fungiert heute die Wortmarke Nr. P-485104 HOMEGATE, welche am 23. März 2001 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum hinterlegt und anschliessend auch eingetragen wurde mit Schutz in den Waren und Dienstleistungsklassen 9, 14, 28, 35, 36, 41, 42. Die Gesuchstellerin ist auch Inhaberin einer IR Marke Nr. 761095 HOMEGATE mit Hinterlegungsdatum vom 29. May 2001 und Schutz in den Waren und Dienstleistungsklassen 9, 14, 28, 35, 36, 41, 42, sowie der Schweizer Marke Nr. 572927 X HOMEGATE.CH (fig.), mit Hinterlegungsdatum vom 19. Dezember 2007 mit Schutz in den Waren und Dienstleistungsklassen 9, 28, 35, 36, 42.
Zudem ist die Gesuchstellerin Inhaberin der Firma Homegate AG, die am 08. März 2001 im Handelsregister eingetragen wurde.
Der Gesuchgegner hat den Domainnamen am 16. Januar 2007 registriert, welchen er als „pay-per–click-domain-parking-Website“ verwendet. Diese Website bietet Links zu verschiedenen Websites m Bereich Immobilien. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der streitgegenständige Domainname gegenüber der Marke und dem Handelsnamen der Gesuchstellerin hochgradig verwechselbar ähnlich ist. Somit stelle die Registrierung und/oder Verwendung des streitgegenständigen Domainnamens durch den Gesuchgegner rechtlich eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar. Schliesslich macht die Gesuchstellerin geltend, dass der Gesuchgegner keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen an dem Domainnamen hat und dass die Registrierung und der Gebrauch des Domainnamens unlauter und bösgläubig sind. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht und hat sich auch nicht zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung gemäss Art. 15(d) des Verfahrensreglements bereit erklärt. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Paragraph 23 des Verfahrensreglements sieht auch vor, dass wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine der im Verfahrensreglement oder von dem Experten für den Expertenentscheid festgelegten Fristen versäumt, der Experte über das Gesuch auf Grundlage der Akten entscheidet. Versäumt es eine Partei ohne triftigen Grund, eine Vorschrift dieses Verfahrensreglements zu befolgen oder eine von dem Experten gegebene Weisung zu erfüllen, so kann der Experte daraus die von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Wie oben erwähnt, ist die Gesuchstellerin die Besitzerin der Schweizer Wortmarke Nr. P-485104 HOMEGATE, die am 23. März 2001 hinterlegt worden ist. In ihrer Beilage 10 hat die Gesuchstellerin eine Kopie des vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ausgestellten Markenzertifikates beigefügt. Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(1) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
Der streitgegenständige Domainname lautet und wurde am 16. Januar 2007 registriert. Besagter Domainname verweist auf eine Plattform, welche verschiedene Links zu allmöglichen Dienstleistungskategorien enthält, insbesondere im Immobilienbereich.
Daher besteht kein Zweifel daran, dass der kennzeichnungskräftige Teil des Domainnamens mit der Marke HOMEGATE verwechselbar ist.
Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass die Bildung von Internetadressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen ist. Vielmehr hat die Kennzeichnungsfunktion der Domainnamen zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Ist ein Zeichen namens-, firmen-, oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (Cablecom GmbH v. Marco Furrer,WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0033 und weitere Verweise).
Im vorliegenden Fall kommt Art. 13 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 („MSchG”) in Betracht. Demnach kann ein Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, welches aufgrund ihres älteren Markenrechts nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen und die Marke auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
Der kennzeichnungskräftige Teil des streitigen Domainnamens ist mit der Wortmarke der Gesuchstellerin klar verwechselbar. Die Website, auf welche der bestrittene Domainname verweist, ist eine sogenannte „Pay-per-click”-Plattform, die auf verschiedene Dienstleistungskategorien verweist. Eine Verletzung des Kennzeichens HOMEGATE ergibt sich also im folgenden Fall klar.
Das Gleiche gilt unter Betrachtung des schweizerischen Gesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG”). Gemäss Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit wiederrechtlich. Unlauter handelt insbesondere, gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Gemäss der Rechtsprechung unterstehen Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Wettbewerbsrecht, nicht nur ergänzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz sondern auch kumulativ zur Füllung von Schutzlücken des Kennzeichnungsrechts (BGE 126 III 245; Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John de Souza, WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0012).
Es wurde bereits erläutert, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke HOMEGATE und dem streitigen Domainnamen besteht. Sei es unter dem markenrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt, so hat der Gesuchgegner keine Verteidigungsgründe vorgetragen und bewiesen. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass der Gesuchgegner beim Registrieren des Domainnamens einen Vorteil aus der Marke HOMEGATE ziehen wollte, da er damit eine „Pay-per-click”-Seite einrichten und damit Geld verdienen konnte. Somit liegt sowohl eine klare Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin, sowie eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Sinne von Paragraph 24 (c) und (d) des Verfahrensreglements vor.
Diese Rechtsverletzungen der Marke der Gesuchstellerin rechtfertigen die Übertragung des Domainnamens zur Gesuchstellerin. 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domainname gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Daniel Kraus
Experte
Datum: 22. November 2011
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