Die Gesuchstellerin ist Frischer Wind AG für Organisationsentwicklungen aus Binningen, Schweiz, vertreten durch Walder Wyss & Partner, Schweiz.
Die Gesuchgegnerin ist Bruno Köppel Beratung & Coaching AG aus St. Gallen, Schweiz, vertreten durch RA Dr. Beat Hirt, Schweiz. 2. Streitige Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname (nachfolgend der „Domainname”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 4. Oktober 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 5. Oktober 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte am 14. Oktober 2011 fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 14. Oktober 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 3. November 2011.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 2. November 2011 bei dem Zentrum ein. Am 8. November 2011 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchgegnerin; am 10. November 2011 bestätigte des Zentrum, dass der der Gesuchgegnerin seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärt hatte. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 8. Dezember 2011 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleich Schluss geführt habe.
Am 13. Dezember 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 23. Dezember 2011 Kamen Troller als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unter der Firmenbezeichnung „Frischer Wind AG für Organisationsentwicklungen“ mit Sitz in Binningen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Zudem verfügt sie über weitere Geschäftsstellen in Zürich, Winterthur und St. Gallen. Der Zweck der Gesellschaft besteht unter anderem in der „Beratung und Schulung im Bereich Organisations-, Unternehmens- und Managemententwicklungen“.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin des Domainnamens und bietet ihre Unternehmensberatungsdienstleistungen seit ihrer Gründung im Jahr 2000 über diese Webseite an. Die Gesuchstellerin gebraucht zudem seit ihrer Gründung im Jahr 2000 das Zeichen „frischer wind“.
Der Domainname wurde am 14.06.2004 eingetragen, zugunsten eines Zimmereibetriebs, der, laut Gesuchsgegnerin, Bruno Köppel gehörte, war jedoch inaktiv. Er wurde im Frühjahr 2011 auf die Gesuchgegnerin übertragen, die ihn nunmehr aktiv nutzt.
Der Domainname ist zugunsten einer Frischer Wind AG, Inger Schjold in Winterthur eingetragen.
Die kombinierte Wort-/Bildmarke FRISCHER WIND AG FÜR ORGANISATIONSENTWICKLUNGEN ist seit dem 25. August 2011 im Schweizerischen Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41 und 45 eingetragen.
Die Parteien verwenden für ihre Bezeichnungen „Frischer Wind“ für die Gesuchstellerin und „frischwind“ für die Gesuchgegnerin Logos in graphisch völlig verschiedenen Darstellungen. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin 1. Tatsächliches
Die Gesuchstellerin sei seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unter der Firmenbezeichnung „Frischer Wind AG für Organisationsentwicklungen“ mit Sitz in Binningen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Zudem verfüge sie über weitere Geschäftsstellen in Zürich, Winterthur und St. Gallen. Der Zweck der Gesellschaft bestehe unter anderem in der „Beratung und Schulung im Bereich Organisations-, Unternehmens- und Managemententwicklungen“.
Die Gesuchstellerin sei Inhaberin des Domainnamens und biete ihre Unternehmensberatungsdienstleistungen seit ihrer Gründung im Jahr 2000 über diese Webseite an. Die Gesuchstellerin brauche zudem seit ihrer Gründung im Jahr 2000 das Zeichen „frischer wind“ sowie das Logo
als Kennzeichen für ihre Dienstleistungen in den Bereichen Grossgruppenprozesse, Teamentwicklung, Coaching, Mediation und Weiterbildung auf ihrer Webseite „www.“ sowie in der kommerziellen Kommunikation. Die Gesuchstellerin hat sich in dieser Zeit unter der Bezeichnung „frischer wind“ profiliert und einen weitherum bekannten Namen gemacht sowie einen sehr guten Ruf aufgebaut.
Als aktuelles Beispiel für die Bekanntheit und den guten Ruf des Zeichens „frischer wind“ könne das Konzept für eine regionale Partizipation bei der Suche nach einem Endlager für die radioaktiven Abfälle aufgeführt werden, welches die Gesuchstellerin für das Bundesamt für Energie entworfen habe und welches zurzeit unter aktiver Beteiligung der Gesuchstellerin in allen Regionen der Nordostschweiz umgesetzt werde. Zudem sei die Gesuchstellerin Anbieterin des Seminars „Lernwerkstatt Grossgruppenmoderation“, welches seit mehr als zehn Jahren im ganzen deutschsprachigen Raum unter dem Zeichen „frischer wind“ durchgeführt werde und sich schweizweit grosser Bekanntheit und Beliebtheit erfreut. Dieses Seminar sei seit 2011 zweimal jährlich Beilage der renommierten „Zeitschrift für Organisationsentwicklung (ZOE)“, vom „Neuland Magazin“, von der Zeitschrift „manager seminar“ sowie anderer Zeitschriften mit Auflagen von mehr als 20'000 Exemplaren. Deshalb sei das Zeichen „frischer wind“ in der Trainer- und Beraterszene äusserst bekannt.
Die Gesuchgegnerin sei eine seit dem 23. Dezember 2010 im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragene Aktiengesellschaft, die gemäss ihren Statuten „die allgemeine Unternehmensberatung, insbesondere Coaching und Teambildung sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte“ bezwecke.
Diese Dienstleistungen würden von der Gesuchgegnerin über den von ihr registrierten Domainnamen angeboten und beworben. Zudem benutze die Gesuchgegnerin das Zeichen „frischwind“ in Alleinstellung extensiv und prominent auf ihrer Webseite „www.“.
Die Gesuchstellerin sei infolge einer konkreten Namensverwechslung auf die Gesuchgegnerin aufmerksam geworden und habe sie seit 24. November 2010 zu mehreren Malen verwarnt und aufgefordert, den Gebrauch des Wortes „frischwind“ zu unterlassen und den Domainnamen auf sie zu übertragen, aber ohne Erfolg. 2. Rechtliches
Aufgrund des jahrelangen Gebrauchs hätten sich das Zeichen „frischer wind“ sowie das Logo im Verkehr als Kennzeichen der Gesuchstellerin durchgesetzt. Entsprechend sei der Auftritt der Gesuchstellerin unter diesen Kennzeichen auch lauterkeitsrechtlich geschützt.
Als Inhaberin der prioritätsälteren Firmenrechte habe die Gesuchstellerin gemäss Art. 956 Abs. 2 OR Anspruch darauf, dass sich alle jüngeren Firmen in der Schweiz deutlich von der Firma der Gesuchstellerin unterscheiden.
Durch den Gebrauch des Domainnamens und des Zeichens „frischwind“ auf ihrer Webseite schaffe die Gesuchgegnerin eine hohe Verwechslungsgefahr zur Firma „Frischer Wind AG für Organisationsentwicklungen“ der Gesuchstellerin
Charakteristischer und einprägsamer Bestandteil der Firma der Gesuchstellerin sei der Bestandteil „Frischer Wind“. Der Bestandteil „für Organisationsentwicklungen“ weist auf das Tätigkeitsgebiet hin und sei damit beschreibend und als solcher ein kennzeichenschwaches Element. Daher schaffe bereits der Gebrauch des Hauptbestandteils einer Firma eine Verwechslungsgefahr (BGE 97 II 153, E. 3). Kennzeichnender Bestandteil, welcher auch in der Erinnerung der Abnehmer und des Publikums hängen bleibe, sei der Bestandteil „Frischer Wind“. Überdies stehe dieser am Wortanfang des Firmennamens der Gesuchstellerin, welchem praxisgemäss eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt. Diesen Bestandteil habe die Gesuchgegnerin quasiidentisch übernommen und gebrauche ihn unter anderem als einzigen Bestandteil des Domainnamens sowie als Zeichen auf dieser Webseite. Damit bestehe eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der Gesuchstellerin und der von der Gesuchgegnerin als Domainnamen und als sonstiges Zeichen verwendeten Bezeichnung.
Verschärfend komme hinzu, dass die Gesuchgegnerin auf dem gleichen Gebiet wie die Gesuchstellerin tätig sei und sich an dieselben Abnehmer richte. Dadurch werde die Gefahr von Verwechslungen mit der Firma der Gesuchstellerin erheblich erhöht. Dies entspreche ständiger Bundesgerichtspraxis (vgl. statt vieler BGer 4a_315/2009 vom 8. Oktober 2009, E. 2.1 – „Swiss Independent Trustees“).
Die Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der Gesuchstellerin und dem Domainnamen der Gesuchgegnerin werde zusätzlich dadurch erhöht, dass beide – unter anderem – in der Ostschweiz und insbesondere im Raum St. Gallen tätig seien. Die Gesuchstellerin sei seit ihrer Gründung im Jahr 2000 in der Ostschweiz tätig. Infolge der gesteigerten Nachfrage habe die Gesuchstellerin am 1. September 2010 zudem eine Niederlassung in St. Gallen errichtet. Durch die geografische Nähe werde die zwischen den beiden Bezeichnungen bestehende Verwechslungsgefahr erheblich erhöht.
Die Gesuchgegnerin verstosse durch den Gebrauch des Domainnamens sowie des Zeichens „frischwind“ in ihrem Webauftritt in mehrfacher Hinsicht gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
Die Gesuchstellerin brauche das Kennzeichen „Frischer Wind“, das Logo mit dem charakteristischen Bestandteil „frischer wind“ sowie den Domainnamen bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2000 im Zusammenhang mit ihrer Organisations-, Unternehmens- und Managementberatungstätigkeit. Es handle sich dabei um ein originelles und damit kennzeichnungsstarkes Zeichen, welches entfernt auf eine Redewendung hindeute.
Indem nun die Gesuchgegnerin mehrere Jahre später das quasi identische Zeichen „frischwind“ in ihrem Webauftritt sowie als Domainnamen für die gleichen Dienstleistungen gebrauche, schaffe sie eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Zeichen und der Unternehmung der Gesuchstellerin. Die Bezeichnung „frischwind“ sei dabei nichts anderes als eine blosse Verkürzung der sprachlich korrekten Formulierung „frischer Wind“. Diese Verkürzung bewirke weder im Wortklang noch im Schriftbild einen erkennbaren Unterschied und vermöge die Verwechslungsgefahr weder herabzusetzen geschweige denn auszuschliessen. Damit verstosse die Gesuchgegnerin gegen Art. 3 lit. d UWG.
Zudem sei die Bezeichnung „frischwind“ sowie der Domainname für die Bezeichnung einer Unternehmung mit dem Firmennamen „Bruno Köppel Beratung & Coaching AG“ in keiner Weise naheliegend. Es gebe unzählige andere Möglichkeiten von Domainnamen zur Bezeichnung einer Unternehmung, die Management- und Unternehmensberatungsdienstleistungen erbringt. Namentlich seien die viel näherliegenden Domainnamen Die Gesuchgegnerin bestreitet die Behauptung der Gesuchstellerin, sie sei infolge einer konkreten Namensverwechslung auf die Gesuchgegnerin aufmerksam geworden, und führt dazu aus, ihr sei kein einziger Fall bekannt, in dem sie aufgrund einer Namensverwechslung fälschlicherweise kontaktiert worden wäre. Dies wäre Bruno Köppel mit Sicherheit aufgefallen. Nachdem die Gesuchstellerin offensichtlich nicht in der Lage sei, ihre Behauptung zu substantiieren, geschweige denn zu beweisen, könne auch nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Die "Aktivitätsnachweise" der Gesuchstellerin würden belegen, dass zwischen ihren Leistungen und denjenigen der Gesuchgegnerin keine Verwechslungsgefahr bestehe. Bruno Köppel richte sich mit seinem Angebot in erster Linie an KMU-Unternehmer, während zu den Kunden der Gesuchstellerin auch gemäss den im Internet publizierten Referenzen neben Grossunternehmen der Privatwirtschaft, v.a. öffentliche Verwaltungen und nichtstaatliche Organisationen zählten. Die unterschiedliche Ausrichtung der beiden Unternehmen komme auch in ihrem Erscheinungsbild zum Ausdruck; die farbenfrohe, beschwingte Gestaltung der Webseite "www." mit Portalcharakter kontrastiere augenfällig mit dem klassischen Internetauftritt der Gesuchgegnerin. Die Gesuchgegnerin macht keine weiteren Ausführungen zum Sachverhalt oder Bestreitungen der Vorbringen der Gesuchstellerin. Die Gesuchstellerin habe ihren Hauptsitz in der Nordostschweiz. In St. Gallen, wo Bruno Köppel 1995 seine Firma gründete, sei die Gesuchstellerin hingegen nicht vertreten. Es bestehe kein entsprechender Handelsregistereintrag und die auf der Homepage der Gesuchstellerin für den Standort St. Gallen angegebene Telefonnummer (071 222 72 44) laute auf eine gewisse Petra Neff. Der Domainname sei bereits am 14.06.2004 auf die Bruno Köppel AG eingetragen worden; im Zuge der Nachfolgeregelung für seine Zimmerei habe Bruno Köppel im Frühjahr 2011 den Domainname zusammen mit den Beratungsaktivitäten auf die neu gegründete Bruno Köppel Beratung & Coaching AG übertragen. 2. Rechtliches Die Eintragung der Wort-/Bildmarke FRISCHER WIND AG FÜR ORGANISATIONSENTWICKLUNGEN am 25.08.2011 im Schweizerischen Markenregister ändere an der Rechtslage nichts. Insbesondere verschaffe sie der Gesuchstellerin keinen Anspruch auf Übertragung des Domain-Namens "".Nach Art. 14 Abs. 1 MSchG könne die Gesuchstellerin der Gesuchgegnerin den Gebrauch des Zeichens "frischwind" selbst dann nicht verbieten, wenn dieses mit ihrer Marke verwechselbar wäre, war allerdings ausdrücklich bestritten werde. Die erwähnte Bestimmung gestatte es nämlich dem Inhaber einer vorbenützten Marke, diese im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen Den markenmässigen Gebrauch des Zeichens "frischwind" durch die Gesuchgegnerin habe die Gesuchstellerin im übrigen ausdrücklich anerkannt Die Firma der Gesuchgegnerin "Bruno Köppel Beratung & Coaching AG" weise nicht die geringste Ähnlichkeit mit derjenigen der Gesuchstellerin auf. Art. 956 Abs. 1 OR lege nur, aber immerhin, fest, dass die im Handelsregister eingetragene und veröffentlichte Firma dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zustehe. Dieser Anspruch sei bezüglich "Frischer Wind AG für Organisationsentwicklungen" unbestritten. Das Ausschliesslichkeitsrecht gelte dagegen nicht für einzelne Firmenbestandteile oder -zusätze. Die Gegenüberstellung der Logos lasse auf den ersten Blick erkennen, dass zwischen den beiden Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Nichts zu Gunsten der Gesuchstellerin leite sich aus BGE 131 III 572 ff. ab. Im Gegensatz zum Wort "Atlantis", das im Kontext mit einem Schönheitsinstitut eine reine Fantasiebezeichnung darstelle, sei "Frischer Wind" für ein auf Change Management spezialisiertes Beratungsunternehmen beschreibender Natur. Seit BGE 101 Ib 366 seien Sachbezeichnungen als solche nicht mehr monopolisierbar. Genau diese Alleinstellung strebe jedoch die Gesuchstellerin für die nicht geschützte Firmenkurzbezeichnung "Frischer Wind" an. Zwischen der Firma der Gesuchstellerin und dem Domainnamen bestehe keine Verwechslungsgefahr: - "Frischer Wind" finde sich in keiner anderen vom Eidgenössischen Handelsregisteramt registrierten Firma, ausser in derjenigen der Gesuchstellerin; - "frischwind" sei dagegen eine kreative Wortschöpfung von Bruno Köppel. Der Vorwurf der Gesuchstellerin, dieses Zeichen aus ihrer Firma übernommen zu haben, sei aus der Luft gegriffen; - Es sei noch zu keiner Verwechslung der beiden Unternehmen gekommen. - Anders als in BGE 131 III 572 ff., wo das Wort "Atlantis" Bestandteil beider Firmen bildete, beständen zwischen "Frischer Wind" und "frischwind" auch deutlich hörbare Unterschiede. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der Gesuchstellerin und der von der Gesuchgegnerin als Firmenzusatz, Domainname und Produktbezeichnung verwendeten Kennzeichen "frischwind" bestehe somit nicht, und wenn doch, wäre sie von der Gesuchstellerin bewusst herbeigeführt worden, indem sie bspw. ihre Firma im offiziellen Telefonbuch nur in verkürzter Form eintragen liess ("Frischer Wind AG") oder einen Domainnamen verwendete , dessen Schreibweise von der im Handelsregister eingetragenen Firma abweiche und so näher beim Domainnamen der Gesuchgegnerin sei, als dies bei der Verwendung von der Fall wäre. "Frischer Wind" sei eine Sachbezeichnung, die weder besonders originell noch kennzeichnungsstark sei. Daran ändere die bewusste Falschschreibung dieses Firmenbestandteils im Domain-Namen der Gesuchstellerin nichts. Eine Ausdehnung des Schutzbereiches auf "ähnliche" Zeichen sei klar abzulehnen. Nicht nur unter dem eingeschränkten, und deshalb nicht massgeblichen Blickwinkel des Wortklangs beständen zwischen "Frischer Wind" und "frischwind" deutlich hörbare Unterschiede. Auch der Sinngehalt sei ein anderer. "frischwind" sei eine Fantasiebezeichnung, die beim Publikum auch Gedankenverbindungen zu einer Segelschule oder einem Reisebüros herstellen könne. Insoweit lasse der Domain-Name keine Rückschlüsse auf die Art der Tätigkeit des damit gekennzeichneten Unternehmens zu. Der Domainname sei weder namen-, firmen- noch markenrechtlich geschützt. Das sei die Folge der von der Gesuchstellerin bewusst gewählten Falschschreibung. Wenn diese dazu führe, dass zwischen den zwei Domain-Namen eine Verwechslungsgefahr geschaffen werde, falle der Vorwurf unlauteren Verhaltens auf die Gesuchstellerin zurück. Berücksichtige man jedoch die Gestaltung und den Inhalt der beiden Webseiten, seien die Internetauftritte der Parteien unverwechselbar. Die Gesuchgegnerin habe kein Interesse daran, mit der Gesuchstellerin oder ihren Leistungen verwechselt zu werden. Gestaltung und Inhalt ihrer Webseite liessen daran keinen Zweifel. Die Bruno Köppel Beratung & Coaching AG sei ein Ein-Mann-Unternehmen, dessen Inhaber auch keinerlei Absichten habe, seine Firma über den angestammten Tätigkeitsbereich hinaus zu vergrössern. Es gäbe deshalb keinen Grund zur Annahme, dass die Gesuchgegnerin ihren Domain-Namen als "Lockvogel" verwende, um so Kunden der Gesuchstellerin abzufangen und auf ihr eigenes Angebot umzuleiten. Die Gesuchgegnerin habe genauso wie die Gesuchstellerin einen kurzen und leicht einprägsamen Domainnamen gewählt. Das sei ihr gutes Recht. Keine Partei könne von der anderen verlangen, ihren Domainnamen zu Gunsten einer individualisierenden Bezeichnung aufzugeben. Bruno Köppel habe die Gesuchstellerin nicht gekannt. Daran hätte auch eine Google-Recherche für "frischwind" nichts geändert, weil sie ihn, anders als im Fall „“ und „" nicht zur Seite der Beklagten geführt hätte. Der Gesuchstellerin stehe kein Recht am Domainnamen zu. Der Gebrauch dieser Domain durch die Gesuchgegnerin sei weder firmen-, namens-, marken- oder wettbewerbsrechtlich zu beanstanden. Selbst wenn dadurch der Schutzbereich eines dieser Immaterialgüterrechte tangiert würde, was allerdings ausdrücklich bestritten werde, stünde der Gesuchstellerin lediglich ein Unterlassungsanspruch zu. Die "Herausgabe" des Domainbamens könne sie dagegen unter keinem Titel verlangen. Sie sei darauf auch nicht angewiesen. Die Gesuchstellerin verfüge über einen eigenen Domainnamen (""), den sie offenbar seit über zehn Jahren verwende, der ihr den Marktzugang ermögliche und den sie, soweit ersichtlich, auch nicht aufzugeben gedenke. 6. Entscheidungsgründe Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht. Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn (i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und (ii) die Gesuchgegnerin keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und (iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Verletzung eines Kennzeichenrechts Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit über 10 Jahren die Firma und die Bezeichnung „Frischer Wind“ benutzt. Sie hat des weiteren glaubhaft gemacht, dass sie die Bezeichnung „Frischer Wind“ schweizweit regelmässig benutzt und diese mindestens in den einschlägigen Kreisen (zu denen auch die Gesuchgegnerin zu zählen ist) einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt. Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar sind mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244). Ist ein Zeichen namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.). In dem vorliegenden Fall ist es klar, dass die Bezeichnung „Frischer Wind“ aus Wörtern des Gemeinguts besteht und dass diese Bezeichnung für Luftströmungen zweifelsohne eine Sachbezeichnung ist. „Frischer Wind“ hat jedoch auch im täglichen Leben einen klaren Sinngehalt von etwas Neuem, Energievollem. Wird diese Bezeichnung als Name für ein Unternehmen verwendet, so ist sie keineswegs sachbezeichnend (ausser vielleicht für Ventilatoren oder Tunnelbelüftungen), sondern originell. „Frischer Wind“ und „frischwind“ sind als quasi identische Zeichen anzusehen. Da die betreffenden Wörter dem allgemeinen Sprachgebrauch entstammen, sind sie als solche nicht originell – das einzig kennzeichnende an ihnen ist ihr Sinngehalt, und dieser ist bei beiden Begriffen identisch. Als quasi identische Kennzeichen sind sie verwechselbar. Die Gesuchstellerin gebraucht die Bezeichnung „Frischer Wind“ unbestrittenermassen seit dem Jahre 2000, als kennzeichnenden Bestandteil ihrer Firma, sowie auch als Marke, und für ihre Internetauftritte. Die Gesuchgegnerin hat den Domainnamen erst seit dem Jahr 2011 verwendet. Die Gesuchstellerin hat daher eine faktische Priorität von 10 Jahren für den Gebrauch der Bezeichnung „Frischer Wind“. Wenn nach so langer Zeit eine fast identische Variante der ursprünglichen Bezeichnung auftaucht – „frischwind“ – so werden die angesprochenen Fach- und Konsumentenkreise (die ja für die beiden Parteien identisch sind – Beratungsfirmen einerseits und Beratung suchende Unternehmen oder Organisationen andererseits) zuerst einmal annehmen, die ursprüngliche Benutzerin habe eine Variante ihrer Bezeichnung geschaffen, oder eine neue Zweigstelle gegründet. Wie die Gesuchstellerin zu Recht ausführt, besteht nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann eine Verwechslungsgefahr, wenn mit dem Gebrauch eines mit einem Kennzeichen ähnlichen oder gleichlautenden Domainnamens die Gefahr von Fehlzurechnungen der Webseite geschaffen wird, z.B. einer Fehlidentifikation der hinter der Webseite stehenden Person oder die Vermutung falscher Zusammenhänge. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf eine Webseite durch Personen kommt, welche die Webseite des berechtigten Namenträgers besuchen wollten (BGE 128 III 401, E. 5 „“). Eine Verwechslungsgefahr besteht dabei unabhängig vom Inhalt der Webseite (BGE 128 III 401, E. 7.2.2, „“; BGE vom 19. Mai 2003, 4C.377/2002, sic! 2003, S. 822 ff., „T-Online/“), wenn es zu ungewollten Zugriffen auf die täuschend benannte Webseite kommen kann oder weil unter dem betreffenden Domainnamen etwas anderes erwartet wird (BGE 128 III 401, E. 5 und 7.2.2, „“). Damit kann der Gebrauch eines Domainnamens, der aus einem namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützten Zeichen besteht, wegen der daraus resultierenden Verwechslungsgefahr grundsätzlich verboten und dessen Übertragung verlangt werden (HGer St. Gallen, HG.2001.37, sic! 2003, S. 348 ff., E. III/1, „“; BGE vom 7. November 2002, 4C.141/2002, E. 3 und 4, „“). Sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts ergeben sich klar aus dem Gesetzeswortlaut und der anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen und sind durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen. B. Verteidigungsgründe Angesichts der klaren Verletzung des Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin ergibt sich die Unbehilflichkeit der von der Gesuchgegnerin ins Feld geführten und vorstehend erwähnten Verteidigungsgründe von selbst und es erübrigt sich, hier im Detail auf sie einzugehen. C. Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung Aufgrund der von den Gesuchstellerinnen erhobenen Rechtsbegehren, und in Anbetracht der Rechtsverletzung durch die Gesuchgegnerin, rechtfertigt sich die Übertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin. 7. Entscheidung Der Domainname ist gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin entsprechend ihrem Gesuch zu übertragen. Dr. Kamen Troller
Experte
Datum: 6. Januar 2012
Full & Egal Universal Law Academy