Die Gesuchstellerin ist Frigo-Trans Schweiz GmbH aus Zeinigen,Schweiz, vertreten durch Binder Rechtsanwälte, Schweiz.
Die Gesuchsgegner sind Beat Kuhn Transporte Weinfelden und F-T-W-GmbH und Beat Kuhn aus Weinfelden, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 6. Februar 2012 in Papierform und am 8. Februar per E-Mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 8. Februar 2012 teilte die Domainvergabestelle SWITCH mit, dass der Gesuchsgegner nicht Inhaber des Domain-Namens ist, und teilte die Kontaktdaten der Inhaberin des Domain-Namens mit. Das Zentrum wies die Gesuchstellerin am 13. Februar 2012 darauf hin, dass das Gesuch gemäss Paragraph 14(b) des Verfahrensreglements formale Mängel aufwies. Nach Angabe des Zentrums reichte die Gesuchstellerin das geänderte Gesuch per E-Mail und in Papierform am 21. Februar 2012 ein.
Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch zusammen mit dem geänderten Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 24. Februar 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 15. März 2012.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 18. März 2012 beim Zentrum ein, eine postalische Zustellung blieb hingegen aus. Am 19. März 2012 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung des Gesuchsgegners vom 18. März 2012, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 3. Mai 2012 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichschluss geführt habe.
Am 16. Mai 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 16. Mai 2012 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine im schweizerischen Handelsregister eingetragene GmbH mit Sitz in Zeinigen, Kanton Aargau, welche das "Erstellen von logistischen Konzepten für temperaturgeführte und konventionelle Transporte sowie deren Durchführung einerseits und die Anmietung und die Vermietung von dafür geeigneten Fahrzeugen andererseits […]" zum Zweck hat. Die Gesuchstellerin firmierte bis zum 23. Januar 2012 unter "Kipfer GmbH, Internationale Transporte" und änderte die Firma gemäss Handelsregister per 23. Januar 2012 in "Frigo-Trans Schweiz GmbH". Vor dem 23. Januar 2012 war die Firma "Frigo-Trans Schweiz GmbH" auf die heutige Kipfer Garage GmbH mit Sitz in Lausen, Kanton Basel-Landschaft registriert.
Die Gesuchstellerin ist eine Tochtergesellschaft der in Frankenthal, Deutschland domizilierten Frigo-Trans GmbH. Diese deutsche Muttergesellschaft meldete am 9. September 1998 die Wortmarke FRIGO-TRANS beim Deutschen Patent- und Markenamt unter den Nizza-Klassifizierungen 39, 12 und 31 an. Am 20. September 2011 beantragte ebendiese deutsche Schwestergesellschaft bei der World Intellectual Property Organization (nachfolgend "WIPO") eine Schutzausdehnung der Marke auf das Gebiet der Schweiz (Internationale Registrierung Nr. 1099167).
Der Gesuchsgegner Beat Kuhn ist als Halter des Domain-Namens registriert und unterhält unter selbigem eine Webseite, auf welcher die Dienste der F-T-W GmbH, einer Gesellschaft mit dem Zweck des "Betrieb(s) eines Transportunternehmens im In- und Ausland mit eigener Transportlizenz, Betrieb einer mech. Werkstatt LKW und PW (…)", angepriesen werden.
Am 9. Januar 2012 richtete die Gesuchstellerin ein Schreiben an die Gesuchsgegner, worin sie auf die Verwechslungsgefahr zwischen der Marke FRIGO-TRANS und dem Domain-Namen hinwies und die Gesuchsgegner aufforderte, den Domain-Namen bis zum 15. Januar 2012 freizugeben. Da die Gesuchsgegner auf das Schreiben der Gesuchstellerin nicht reagierten, stellte diese den Gesuchsgegnern am 18. Januar 2012 eine erneute Frist zur Stellungnahme bis zum 20. Januar 2012. Auch dieses Schreiben blieb von den Gesuchsgegnern unbeantwortet. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin geht davon aus, dass der Domain Name in der Zeit zwischen dem 26. Februar 2009 und dem 17. August 2009 registriert wurde.
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass ihr aufgrund der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke FRIGO-TRANS, für welche am 20. September 2011 bei der WIPO Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz beantragt wurde, ein markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht zustünde, welches der Nutzung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegner entgegenstünde.
Weiter bringt die Gesuchstellerin vor, dass die Gesuchstellerin und die Kipfer GmbH, Internationale Transporte am 23. Januar 2012 fusioniert hätten und der Gesuchstellerin daher seit der Gründung der heutigen Kipfer Garage GmbH am 17. August 2009 ein firmenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht an der Firma "Frigo-Trans GmbH" zustünde.
Die Gesuchstellerin beruft sich zudem auf das Namensrecht. Sie macht geltend, dass ihr ein Schutzrecht am deutschen Handelsnamen "Frigo-Trans GmbH" der in Deutschland eingetragenen Frigo-Trans GmbH zukäme. Dies aufgrund des Artikel 8 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, welche für ausländische Handelsnamen einen Schutz in allen Verbandsländern vorsieht. Durch die Benützung des Domain-Namens durch den Gesuchsgegner werde eine Verwechslungsgefahr geschaffen, welche gemäss Gesuchstellerin eine Namensanmassung darstelle.
Als viertes Argument macht die Gesuchstellerin geltend, dass die Benützung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegner unlauter im Sinne des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend "UWG") sei. Die Gesuchstellerin bringt vor, dass die Gesuchsgegner den Domain-Namen in der Schweiz registrierten im Wissen um die bloss im Ausland erfolgte Registrierung der Firma "Frigo-Trans GmbH" bzw. der Marke FRIGO-TRANS. Die deutsche Muttergesellschaft der Gesuchstellerin sei bereits seit 1988 geschäftlich auch in der Schweiz tätig und branchenweit bekannt gewesen. Den Gesuchsgegnern sei dies ebenso geläufig gewesen, wie die Möglichkeit, dass die Muttergesellschaft der Gesuchstellerin in absehbarer Zeit auch eine Geschäftsstelle in der Schweiz eröffnen würde. Mit der Registrierung des Domain-Namens bezweckten die Gesuchsgegner daher lediglich die Beeinträchtigung der Expansion der Muttergesellschaft der Gesuchstellerin in die Schweiz, was ein Verstoß gegen Artikel 2 UWG darstelle.
Weiter habe die Gesuchstellerin, nachdem sie im Rahmen ihrer Registrierung im Handelsregister bemerkte, dass der Domain-Namen bereits vergeben war, bei der Gesuchsgegnerin F-T-W GmbH telefonisch um eine Übertragung des Domain-Namens gebeten. Die Gesuchsgegnerin sei zwar sofort bereit gewesen, den Domain-Namen zu übertragen, forderte aber eine "Ablösesumme". Dieses Verhalten sei sogenanntes "Domain-Grabbing" und verstoße ebenfalls gegen Artikel 2 UWG. Dieser Befund würde durch die Tatsache gestärkt, dass der Domain-Name offensichtlich mit der Firma der Gesuchsgegner "F-T-W- GmbH" in keiner Weise im Zusammenhang stehe. Es wäre den Gesuchsgegnern ohne weiteres möglich gewesen, den domain-namen , welcher auch der Firma des Gesuchsgegners entspricht, zu erwerben.
Abschliessend hält die Gesuchstellerin fest, dass die Benützung des Domain-Namens durch den Gesuchsgegner eine Verwechslungsgefahr mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin schaffe, da die Gesuchstellerin in der gleichen Branche unter einem ähnlich lautenden Zeichen firmiere und vom Markenschutz der Marke FRIGO-TRANS profitiere. Diese Schaffung einer Verwechslungsgefahr sei ein Verstoß gegen Artikel 3 Buchstabe d UWG. B. Gesuchsgegner
Die Eingabe des Gesuchsgegners erfolgte zwei Tage nach Fristablauf am 18. März 2012 und entsprach nicht den formellen Anforderungen an eine Gesuchserwiderung gemäss Paragraph 15 des Verfahrensreglements. Gemäss Paragraph 23 des Verfahrensreglements entscheidet der Experte bei einem Säumnis aufgrund der Akten. Zu spät eingereichte Eingaben werden entsprechend nicht berücksichtigt, es liegen somit keine Rechtfertigungsgründe seitens des Gesuchsgegners vor. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtenstein zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin macht geltend, ein Ausschliesslichkeitsrecht aufgrund der in Deutschland mit Schutzwirkung für die Schweiz registrierten Marke FRIGO-TRANS zu haben. Diese Marke ist allerdings auf die Frigo-Trans GmbH, die Muttergesellschaft der Gesuchstellerin, und nicht auf die Gesuchstellerin, welche in diesem Verfahren Partei ist, registriert. Die Gesuchstellerin hat nicht dargelegt, inwiefern sie berechtigt ist, die Markenschutzrechte einer Drittpartei geltend zu machen. Der Bestand eines der Gesuchstellerin zustehenden Markenrechts ist somit nicht nachgewiesen. Ohnehin wurde die Marke erst am 20. September 2011 auf die Schweiz ausgedehnt, also nach der Registrierung des Domain-Namens im Jahr 2009, so dass sie keine Priorität geniesst.
Ein Schutz eines ausländischen Handelsnamens kann gegeben sein, wenn dieser Handelsname in der Schweiz nicht registriert ist. Die Schutzwirkung erstreckt sich allerdings auf die unter diesem Handelsnamen registrierte Gesellschaft, was im vorliegenden Fall nicht die Gesuchstellerin sondern deren deutsche Schwestergesellschaft ist. Die Gesuchstellerin kann sich somit nicht auf eine seit 1988 bestehende Schutzwirkung des ausländischen Handelsnamens berufen.
Die Gesuchstellerin macht weiter den Bestand eines Firmenrechts geltend, welches mit der Gründung der heutigen Kipfer Garage GmbH am 17. August 2009 entstand und durch die Fusion vom 23. Januar 2012 auf die Gesuchstellerin übergegangen sei. Die Gesuchstellerin verkennt dabei, dass es sich bei den im Handelsregister für den 23. Januar 2012 registrierten Vorgängen lediglich um einen Wechsel der Firma der jeweiligen Gesellschaft handelte und mitnichten eine Fusion stattfand. Dies ergibt sich alleine schon durch die Tatsache, dass beide Gesellschaften nach wie vor im Handelsregister eingetragen sind. Ein firmenrechtlicher Schutz für das Kennzeichen Frigo-Trans GmbH besteht für die Gesuchstellerin daher erst seit deren Wechsel der Firma am 23. Januar 2012. Ein aus dem Firmenrecht subsidiär abgeleiteter Namensschutz besteht daher ebenfalls erst seit dem 23. Januar 2012.
Zusammenfassend kann sich die Gesuchstellerin lediglich auf den Bestand der Firma "Frigo-Trans GmbH" seit dem 23. Januar 2012 und allfällig subsidiär daraus abgeleiteten Namensrechte berufen. B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Das Bundesgericht hielt im Leitentscheid fest, dass Domain-Namen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Die Verwendung eines Domain-Namens wird überdies vom UWG erfasst und darf daher nicht unlauter sein (BGE 126 III 245). Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Webseite der falschen Person zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund des Schriftbilds, der Wirkung und des Sinngehalts des Kennzeichens sowie aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401).
Gemäss Artikel 956 Absatz 2 Obligationenrecht kann der Inhaber einer Firma einem Dritten die Benützung des gleichen oder eines verwechselbaren Kennzeichens verbieten. In der Lehre ist dabei umstritten, ob die Nutzung eines Domain-Namens, welcher eine gleichlautende oder verwechselbar ähnliche Firma beinhaltet, geeignet ist, das Firmenrecht des Firmeninhabers einzuschränken. Vorliegend kann diese Frage allerdings offen gelassen werden, da der Gesuchstellerin sich auch auf das Namensrecht nach Art. 29 Zivilgesetzbuch berufen kann (BSK-ZGB I, R. Bühler, Art. 29 N.62).
Sowohl Schriftbild als auch Wirkung des Namens der Gesuchstellerin und des Domain-Namens des Gesuchsgegners sind gleichlautend. Die Gesuchstellerin und die Gesuchsgegner sind in derselben Branche tätig und bieten beide Dienstleistungen im Bereich der Kühltransporte an. Es besteht daher ohne weiteres die Möglichkeit, dass ein Nutzer des Internets den Domain-Namen als der Gesuchstellerin zugehörig erachten wird. Die Gesuchsgegner haben keine Argumente vorgebracht, inwiefern sie befugt wären, den Namen der Gesuchstellerin zu benutzen, insbesondere inwiefern sie aufgrund eigener Namensrechte besser berechtigt wären.
Weiter muss die Benützung eines Domain-Namens auch im Einklang mit dem UWG stehen. Das Registrieren eines Domainnamens ohne eigene Interessen sondern um einen Dritten im Markt zu behindern ist unlauter im Sinne von Art. 2 UWG (BGE 126 III 239, 247). Den Gesuchsgegnern war schon vor der Registrierung des Domain-Namens bekannt, dass in der Schweiz eine Gesellschaft unter der Firma "Frigo-Trans GmbH" Dienstleistungen im Bereich Kühltransporte anbietet. Weiter hat der Domain-Name keinerlei Bezug zur Firma oder zum Namen des Gesuchsgegners, welche "Beat Kuhn Transporte Weinfelden" bzw. "F-T-W-GmbH" und "Beat Kuhn" lauten. Weiter bieten die Gesuchsgegner auf der Webseite unter dem Domain-Namen gleichartige Dienstleistungen wie die Gesuchstellerin an und sprechen die gleiche Klientel wie die Gesuchstellerin an.
Es liegen seitens der Gesuchsgegner keine Rechtfertigungsgründe vor.
Aus obigen Gründen kommt der Experte zum Schluss, dass die Gesuchsgegner durch ihr Verhalten eine Verwechslungsgefahr mit dem Namen der Gesuchstellerin geschaffen haben sowie den Domain-Namen gezielt registrierten und benutzten, um ungerechtfertigte Vorteile anzustreben. Dies stellt ein Verstoß gegen das Namensrecht sowie gegen das UWG dar. 7. Entscheidung
Da die Gesuchsgegner das Namensrecht der Gesuchstellerin verletzt und sich unlauter im Sinne des UWG verhalten, entscheidet der Experte, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 31. Mai 2012
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