Die Gesuchstellerin ist Giorgio Armani S.p.A., Swiss Branch Mendrisio aus Mendrisio, Schweiz, vertreten durch Studio Rapisardi S.A., Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Domain Solutions Corp., Mr. Jian Du A aus Shenyang, China. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 13. Juni 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 18. Juni 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Halter und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 13. Juni 2012, wie oben erwähnt, hatte die Gesuchstellerin das Verfahren eröffnet. Der Gesuchsgegner hat nicht daran teilgenommen, obwohl der Gesuchsgegner dem Zentrum am 28. Juni 2012 den Namen einer Person namens „Bo Hang“ als Halter des Domain-Namens mitteilte. Darauf antwortete das Zentrum, „die Entscheidung über die Identität des [Gesuchs]gegners [liege] allein im Ermessen des [...] Experten nach dessen Bestellung“. Das Zentrum sandte in der Folge alle Mitteilungen auch an die E-Mail-Adresse [...]@. Soweit ersichtlich wurde kein weiteres Interesse am Verfahren seitens des Gesuchsgegners oder der Person „Bo Huang“ kundgegeben.
Am 29. Juni 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 19. Juli 2012.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 20. Juli 2012 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 20. Juli 2012 wurde das Verfahren alsdann in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 30. Juli 2012 Herrn Prof. Dr. François Dessemontet als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist die schweizerische Zweigniederlassung einer italienischen Aktiengesellschaft und gehört zum Konzern, welches durch den Stylisten Giorgio Armani gegründet wurde und geführt wird. Ihre Firma ist im schweizerischen Handelsregister unter Nummer CH-501.9.013.263-4 seit dem 4. August 2009 eingetragen.
Die Gesuchstellerin ist u.a. Inhaberin von Marken, welche aus den Bestandteilen ARMANI EXCHANGE bestehen (Schweizer Marke Nr. 438921, eingetragen im Juni 2006), AX ARMANI EXCHANGE (Schweizer Marke Nr. 388735, verlängert am 24. März 2011), A X ARMANI EXCHANGE ((fig.)) (Schweizer Bildmarke Nr. 484348, verlängert am 23. Februar 2011), A X ARMANI EXCHANGE (Schweizer Bildmarke Nr. 492776, verlängert am 24. März 2011), A/X ARMANI EXCHANGE (Schweizer Marke Nr. 585968, eingetragen am 22. April 2009) und AX ARMANI EXCHANGE (Internationale Registrierung Nr. 580752, registriert am 6. Januar 1992) sowie weitere Marken des gleichen oder ähnlichen Inhalts, die in der Schweiz gültig eingetragen sind. Die internationale Hauptmarke ARMANI (Internationale Registrierung Nr. 502876) wurde am 1. Mai 1986 eingetragen und ist gültig bis zum 1. Mai 2016.
Der Gesuchsgegner ist Domain Solutions Corp., Mr. Jian Du A, laut WhoIs-Abfrage mit Sitz in China. Nachforschungen der Gesuchstellerin haben ergeben, dass er Inhaber von ca. 440 Domain-Nameneintragungen sei.
Am 30. Dezember 2011 hat der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen eingetragen. Als Kontaktadresse wurde bei SWITCH [...]@ angegeben.
Am 24. Januar 2012 und wieder am 29. Februar 2012 schickte die Gesuchstellerin Mahnschreiben per E-Mail an die Adresse [...]@. Der Gesuchsgegner hat nicht geantwortet. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin erwähnt, dass die ARMANI Marken in vielen Ländern, u.a. in der Schweiz eingetragen und verwendet werden, und zwar für Produkte und Dienstleistungen in fast allen internationalen Klassen. Desweiteren ist Giorgio Armani ein Stylist, der in der ganzen Welt geschätzt und berühmt ist. Hohe und ständige Werbungsinvestitionen sorgen dafür, dass die Marke noch zusätzlich an Wert gewinnt. Zahlreiche Entscheidungen von Beschwerdepanelen und Experten haben die Berühmtheit der ARMANI Marken bestätigt.
Der Gesuchsgegner scheint eine sogenannte „Parking-Website“ unter dem streitigen Domain-Namen zu unterhalten. Diese würde verschiedene Links enthalten, die auf weitere Webseiten führen. Gewisse solcher Webseiten würden Modeartikel und Bekleidungsstücke anbieten, die mit denjenigen der Gesuchstellerin nichts zu tun haben. Andere Webseiten würden Finanzdienstleistungen und auch Produkte verschiedener Art anbieten.
In Anbetracht aller Umstände beklagt sich die Gesuchstellerin sowohl über eine klare Verletzung von Artikel 13 Absatz 2 MSchG wegen einer unmittelbaren und mittelbaren Verwechslungsgefahr, als auch über eine Verletzung von Artikel 15 MSchG, weil das Zuverfügungstellen von „sponsored links“ die Unterscheidungskraft ihrer berühmten Marken gefährdet, und die Parking-Website den Ruf der Gesuchstellerin benutzt, um Einkünfte für sich zu erzielen.
Ausserdem würde der Gesuchsgegner die Bestimmungen von Artikel 3 lit. d und Artikel 2 UWG verletzen, indem beim Eingeben der streitigen Webadresse Webseiten abgerufen werden, welche mit dem Konzern der Gesuchstellerin nichts zu tun haben; der Konzern der Gesuchstellerin würde auch das Verhalten des Gesuchsgegners verbieten, dessen Produkte und Dienstleistungen via Internet unter einer „natürlichen Internetadresse“, d.h. einer Adresse, welche aus einer der ARMANI-Marken besteht, anzubieten.
Schlussendlich führt die Gesuchstellerin zum Schutz ihrer Firma Artikel 956 OR an und zum Schutz ihres Namens Artikel 27 (richtiger: 28ff.) ZGB. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat am Verfahren nicht teilgenommen. 6. Entscheidungsgründe A. Vorfrage betreffend die Parteistellung
Der Experte hat zuerst zu entscheiden, wer als Gesuchsgegner Partei an diesem Verfahren gelten muss.
Das ganze Verfahren wurde gegen den bei SWITCH eingetragenen Halter des Domain-Namens Domain Solutions Corp., Mr. Jiun Du A eröffnet und weitergeführt. Einzig am 28. Juni 2012 wurde der Name einer Person namens „Bo Huang“ erwähnt. Es stellt sich daher die Frage, ob ein Wechsel in der Parteistellung auf einen einfachen schriftlichen Hinweis vorgenommen werden könnte, beziehungsweise ob die Gesuchstellerin diesen Wechsel annehmen müsste. Beide Fragen sind zu verneinen.
Erstens, wenn ein einfacher Hinweis, dass jemand anderer die wirklich interessierte Partei am Verfahren darstellt, würde dabei eine unerträgliche Unsicherheit im System der Streitbeilegung betreffend Domain-Namen eingeführt. Vielleicht ist es angebracht, den ausserordentlichen Fall von einer durch geeignete Dokumente ausgewiesene Handelsvertretung oder Vertretung gemäss Artikel 32 OR offen zu lassen. Im allgemeinen gilt zwar im ordentlichen schweizerischen Zivilprozessrecht der Grundsatz, dass „niemand durch Prokurator prozessieren darf“. Nur einfachheitshalber könnte man in ausserordentlichen Umständen eine andere Lösung für die Domain-Namenstreitbeilegung vielleicht annehmen. Die Partei würde dabei nicht wechseln, sondern ein Vertreter dürfte dann die Streitsache führen, und der Befund wäre auch für den Vertretenen bindend. In der vorliegenden Sache aber gibt es überhaupt kein Anzeichen, dass an „Bo Huang“ eine Vollmacht erteilt worden ist.
Zweitens darf eine Partei einseitig der anderen Partei keine Erschwerung der Vollstreckbarkeit des Expertenentscheids verursachen. Sollte der vorliegende Entscheid gegen Bo Huang und nicht gegen den eingetragenen Domain Solutions Corp., Jian Du A fallen, dann könnte und sollte SWITCH die Vollstreckung des Entscheids verweigern. Im Ergebnis würde es bedeuten, dass das Verfahren umsonst angestrengt worden ist.
Deswegen finde ich, dass als Gesuchsgegner die richtige Partei Domain Solutions Corp., Mr. Jian Du A zu gelten hat. B. Ist die Gesuchstellerin Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz?
Es ist erwiesen, dass die Gesuchstellerin mehrere Wort- und Bildmarken mit den Bestandsteilen „ARMANI“ oder „ARMANI EXCHANGE“ auf internationaler und schweizerischer Ebene seit 1986 eintragen liess. Es gibt keinen Grund, die Gültigkeit dieser Marken in Zweifel zu ziehen.
Angesichts des weltweiten Ruhms von ARMANI von Milano ausgehend, durch die Schweiz, Paris, Madrid und New York, hin bis zum Bund in Shanghai, geniesst diese Markenfamilie auch eine hervorragende Stellung als berühmte Marken im Sinn von Artikel 15 MSchG, so dass der Gesuchstellerin ein erweiterter Schutzumfang für ihre Marken anerkannt sein soll (s. BGE 130 III 748, BGE 130 III 267; Ch. Willi, MSchG, 2002, Nr. 1 und 4 ff. ad Art. 15 MSchG ; F. Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, Lausanne 2011, Nr. 402-405).
Im weiteren hat die Gesuchstellerin bewiesen, dass sie seit 2009 im Schweizerischen Handelsregister eingetragen ist. Zugleich ist ihre Firma ein Name im Sinne von Artikel 28 und 29 ZGB, die gegebenenfalls anzuwenden wären, d.h. in dem Fall, wenn die Firma nicht schutzfähig wäre, oder überhaupt nicht im Handelsregister in der Schweiz eingetragen wäre (s. F. Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, Nr. 634-636). Auch als Inhaberin der Handelsfirma ist deswegen die Gesuchstellerin berechtigt, ihre Rechte zu bewahren. C. Stellt die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner nach dem Recht der Schweiz eine Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin dar ?
Richtigerweise sieht die Gesuchstellerin in der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namen eine Anmassung ihrer Marken, besonders der Marken ARMANI EXCHANGE in verschiedenem Format, aber auch der Marke ARMANI an sich. Sicher führt diese Registrierung zu einer Verwässerung des Markenrechts der Inhaberin, was besonders für eine weltberühmte Marke nicht erträglich ist. Weiter ist die Gefahr der Verwechslung zwischen dem Konzern der Gesuchstellerin und den verschiedenartigen Webseiten, auf die die Website des Gesuchsgegners weiterführt, nicht von der Hand zu weisen.
Da sich eine positive Antwort schon wegen der Anwendung des MSchG auf die Frage der Unzulässigkeit des Verhaltens des Gesuchsgegners ergibt, erübrigt es sich, des Weiteren die Fragen des unlauteren Wettbewerbs und der Namensanmassung in Detail nachzuforschen. Klarerweise sind Artikel 3 lit. D UWG und Artikel 956 OR durch die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namen verletzt. 7. Entscheidung
Auf Grund von Art. 24 des Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen ordnet der Experte an, den streitgegenständlichen Domain-Namen auf die Gesuchstellerin zu übertragen.
Prof. Dr. François Dessemontet
Experte
Datum: 6. August 2012
Full & Egal Universal Law Academy