Die Gesuchstellerin ist Maxon Computer GmbH aus Friedrichsdorf, Deutschland, vertreten durch Dr. Meyer‑Dulheuer & Partner, Germany.
Der Gesuchsgegnerist Messerli Informatique aus Corcelles, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „strittige Domain‑Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 14. Juni 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 18. Juni 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des strittigen Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 21. Juni 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 11. Juli 2012.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 12. Juli 2012 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 13. Juli 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 25. Juli 2012 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine Softwareherstellerin im Bereich 3D-Grafik mit Sitz in Deutschland. Unter anderem entwickelt die Gesuchstellerin die Grafiksoftware „CINEMA 4D“. Am 31. März 1994 meldete die Gesuchstellerin beim deutschen Patent- und Markenamt die Marke CINEMA 4D in Klasse 9 für Computersoftware und Computerprogramme an, welche am 23. Juni 1994 unter der Registrierungsnummer DE 2068891 eingetragen wurde. Am 24. September 1996 liess die Gesuchstellerin die Marke CINEMA 4D als Internationale Marke mit Schutzanspruch unter anderem für die Schweiz registrieren (IR Nr. 664 160).
Gemäss der Auskunft von SWITCH registrierte der Gesuchsgegner den strittigen Domain-Namen am 6. November 2000.
Am 12. Februar 2009 schloss die Gesuchstellerin mit dem Gesuchsgegner einen Vertrag zum Vertrieb der Software „CINEMA 4D“ in der Schweiz. Unter anderem räumte die Gesuchstellerin in § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrags dem Gesuchsgegner das Recht ein, einen Domain-Namen zu registrieren, welcher den Produktnamen „CINEMA 4D“ beinhaltet. Dies allerdings unter der Bedingung, dass der entsprechende Domain-Name nach Beendigung des Vertrages an die Gesuchstellerin abgetreten wird.
Mit E-Mail vom 27. Juni 2011 teilte die Gesuchstellerin dem Gesuchsgegner mit, dass dieser die vereinbarten Umsatzzahlen per 30. Juni 2011 nicht erreichen werde und sie die Vertragsbeziehungen daher beende. Weiter verlangte die Gesuchstellerin die Übertragung des strittigen Domain-Namens. In seiner Antwort per E-Mail nahm der Gesuchsgegner die Kündigung zur Kenntnis, weigerte sich aber, den strittigen Domain-Namen unentgeltlich zu übertragen. Für eine Übertragung offerierte der Gesuchsgegner einen "Verhandlungspreis" von EUR 50.000.
Am 26. März 2012 richtete die Gesuchstellerin ein Schreiben an den Gesuchsgegner, in welchem die Gesuchstellerin den Vertrag mit dem Gesuchsgegner "rein vorsorglich" per 12. August 2012 kündigte. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin bringt vor, dass durch die Kündigung des Vertriebsvertrages der Gesuchsgegner die vertragliche Pflicht habe, den strittigen Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu übertragen.
Weiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass durch die Kündigung des Vertriebsvertrages das vertragliche Recht, das Zeichen CINEMA 4D in einem Domain-Namen zu nutzen, erloschen sei und die weitere Nutzung des strittigen Domain-Namens ihre Rechte an der Marke gemäss Artikel 13 Markenschutzgesetz verletze. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht. 6. Entscheidungsgründe A. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke , welche am 23. Juni 1994 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen wurde und welche als IR Marke Nr. 664 160 am 24. September 1996 mit Schutzanspruch unter anderem für die Schweiz registriert wurde.
Es ist somit erstellt, dass die Gesuchstellerin ein gegenüber dem am 6. November 2000 registrierten strittigen Domain-Namen ein prioritäres Markenrecht hat. B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Gemäss § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrags vom 12. Februar 2009 war der Gesuchsgegner berechtigt, einen Domain-Namen unter der Verwendung der Marke CINEMA 4D zur registrieren, dies unter der Bedingung, dass bei Beendigung des Vertrages ein solcher Domain-Name an die Gesuchstellerin übertragen wird. Mit E‑Mail vom 27. Juni 2011 teilte die Gesuchstellerin dem Gesuchsgegner mit, dass sie den Vertrag beende, was der Gesuchsgegner zur Kenntnis nahm. Mit Schreiben vom 26. März 2012 kündigte die Gesuchstellerin den Vertriebsvertrag nochmals, diesmal per 12. August 2012 sowie mit der vom Vertrag geforderten Schriftlichkeit. Ob der Vertrag bereits mit der E-Mail vom 27. Juni 2011 oder erst mit Schreiben vom 26. März 2012 beendet wurde kann offen bleiben, da zumindest das Kündigungsschreiben vom 26. März 2012 frist- und formgerecht abgegeben wurde. Da der Vertrag per 12. August 2012 aufgelöst wurde, ist der Gesuchsgegner auf jeden Fall nicht mehr berechtigt, die Marke CINEMA 4D in einem Domain-Namen zu benützen. Die Weiterbenützung des strittigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner stellt somit eine klare Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin dar. Überdies hat der Gesuchsgegner gemäss § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrages die nachvertragliche Pflicht, den Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu übereignen. 7. Entscheidung
Da der Gesuchsgegner das Markenrecht der Gesuchstellerin verletzt und da er eine nachvertragliche Pflicht hat, den strittigen Domain-Namen zu übereigenen, entscheidet der Experte, dass der strittige Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 21. August 2012
Full & Egal Universal Law Academy