Die Gesuchstellerinnen sind Scout24 Holding GmbH aus München, Deutschland (Gesuchstellerin I) und Scout24 International Management AG aus Baar, Schweiz (Gesuchstellerin II), vertreten durch Zulauf Bürgi Partner, Rechtsanwälte, Schweiz. (nachfolgend, zusammen : „Gesuchstellerinnen“)
Die Gesuchsgegnerin ist Nexmedia GmbH aus Sursee, Schweiz, vertreten durch Lustenberger Rechtsanwälte, Schweiz 2. Streitige Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen:
(nachfolgend alle zusammen, „die Domain-Namen”)
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 18. Juni 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 19. Juni 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson der Domain-Namen ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 27. Juni 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war 17. Juli 2012.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 12. Juli 2012 und per Post am 13. Juli 2012 bei dem Zentrum ein. Am 12. Juli, 2012 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin, worin die Gesuchsgnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 30. August 2012 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichsschluss geführt habe.
Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 25. September 2012 Gérald Page als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin I ist Inhaberin verschiedener Marken, die das Wort „scout“ beinhalten :
- Schweizer Marke Nr. 586936, FRIEND SCOUT, Priorität Datum : 14. November 2008;
- Schweizer Marke Nr. 564340, DER SCOUT, Priorität Datum : 21. Juni 2007.
Sie ist auch Inhaberin anderer Marken mit dem Bestandteil „Scout“, die in der Schweiz Schutz geniessen, wovon die älteste, DATINGSCOUT24 unter der Nr. P-474819 ins Markenregister eingetragen wurde.
Die Gesuchstellerin II ist unter dem Namen „Scout24 International Management AG“ im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Anderweitige Gesellschaften mit dem Wortelement „Scout 24“ gehören zum Konzern der Gesuchstellerin I, insbesondere die Gesellschaft „Scout 24 AG“, die seit dem 8. November 1999 im Handelsregister eingetragen ist.
Die Gesuchsgegnerin bestreitet die Existenz der obengenannten Marken nicht.
Sie ist Inhaberin der folgenden hier strittigen Domain-Namen :
(seit dem 2. Oktober 2010)
(seit dem. 18. Januar 2010)
(seit dem 5. April 2010)
(seit dem 5. April 2012)
(seit dem 26. Februar 2012)
(seit dem 27. November 2010)
Die Marken und Domain-Namen der Gesuchsstellerinnen werden für verschiedene Produkte und Dienstleistungen gebraucht (Auto, Finanz, Immobilien usw.) und auch für Suchaktivitäten im Internet für Partnerwahl und erotische Kontakte.
Die Domain-Namen der Gesuchsgegnerin werden hauptsächlich für die Suche von Sex-Pornographie- und Prostitutionswebsites gebraucht. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin I und Gesuchstellerin II
Die Gesuchstellerin I erklärt, dass die strittigen Domain-Namen ihre Markenrechte im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG verletzen.
Sie behauptet insbesondere, dass die vollständige Übernahme einer älteren Marke zwingend zu einer Ähnlichkeit führe, wenn die ältere Marke unterscheidungskräftig ist und die beigefügten Elemente des jüngeren Zeichens den Gesamteindruck nicht wesentlich zu beeinflussen vermögen.
Sie schliesst daraus, dass die Wortelemente „chat“, „fick“, „huren“, „lady“, „porn“, „seitensprung“ blosse Sachbegriffe seien, und zwar im Gebiet der offensichtlichen Kontaktformen, die sie direkt andeuten.
Die Gesuchstellerinen geben auch an, dass die Zeichenähnlichkeit sich in diesem Fall auch hauptsächlich auf die Frage, ob die Gesuchsgegnerin, das charakteristische Element „scout“ der Marken der Gesuchstellerin I übernommen hat.
Sie bejahen dies und fügen noch an, dass dazu noch die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen zu bejahen ist.
Ferner rügt die Gesuchstellerin II eine Verletzung ihrer Firmenbezeichnung. Die Benutzung der strittigen Domain-Namen durch die Gesuchsgegnerin sei offensichtlich eine firmenmässige Verwendung. Obwohl die Firmenbezeichnungen nicht identisch sind, behauptet die Gesuchstellerin II Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr.
Im Fall der Firmenbezeichnung betrifft die Wortidentität nur das Wort „scout“.
Der Gesuchsteller sieht auch dabei eine gegen Artikel 3 lit. d UWG verstossende Handlung, da die strittigen Domain-Namen bewusst ausgewählt wären, um vom vertrauenserweckenden Kennzeichnen „scout“ zu profitieren und um Internetbenutzer auf ihre eigene Webseite zu lenken. Dazu käme eine Markenverunglimpfung, da der gute Ruf der Marke SCOUT mit den Zusätzen „chic“, „porn“, „seitensprung“ in einen anrüchigen Kontext gebracht würde. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin bestreitet die Existenz der Marken der Gesuchstellerin I nicht. Sie behauptet aber zuerst, dass diese Marken „schwache“ Marken sind. Es seien viele Marken mit dem Bestandteil „Scout“ registriert, darunter nur eine bestimmte Anzahl im Namen der Gesuchstellerin I, die anderen im Namen verschiedener Inhaber, die auch in den gleichen Klassen wie die Marken der Gesuchstellerin I tätig sind. Das Wort „Scout“ sei übrigens noch in vielen anderen Situationen auf dem Internet zu finden.
Die Marke mit dem Bestandteil SCOUT24 sei auch keine berühmte Marke im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Dies hätte insbesondere zur Folge gehabt, dass zahlreiche andere Markeninhaber eigene Marken mit dem Bestandteil „Scout“ eintragen konnten.
Da die Frage der Zeichenähnlichkeit sich nach dem Gesamteindruck beurteilt, nach Massgabe des Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögens der massgebenden Verkehrskreise, liege keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit für den Wortbestandteil „Scout“ vor.
Vielmehr sei der Zusatz „24“ zum Wort „scout“ kennzeichnend für die Gesuchstellerinnen. In diesem Fall, sei dies aber nicht massgebend, weil die strittigen Domain-Namen, diesen Zusatz nicht beinhalten.
Das Schriftbild sei auch anders und löse keine Verwechslungsgefahr aus.
Eine Verwechslungsgefahr sei ausserdem auch ausgeschlossen, weil die strittigen Namen nicht für gleiche oder gleichartige Wahren oder Dienstleistungen bestimmt seien. Der relevante Kreis des angesprochenen Publikums sei deswegen anders.
Die Gesuchsgegnerin bringt auch vor, dass die strittigen Domain-Namen auch nicht firmenmässig verwendet seien. Sie sollen lediglich auf ihre Website hinweisen und nicht auf ihre Firma, Nexmedia GmbH. Im Übrigen sei der Begriff der Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts einheitlich und es könne deswegen auch keine Verwechslungsmöglichkeit mit der Firmenbezeichnung der Gesuchsstellerin II geben.
Da die angesprochenen Kundensegmente verschieden seien, und keine Verwechslungsgefahr vorhanden sei, sei auch keine Rufausbeutung oder Markenverunglimpfung und deswegen auch keine Verletzung der UWG Vorschriften möglich. 6. Entscheidungsgründe
Es stellt sich zuerst die Frage, ob die strittigen Domain Namen, die Markenrechte der Gesuchstellerinnen verletzen.
Keiner der strittigen Domain-Namen ist mit einer Marke der Gesuchstellerin I identisch.
Nur ein Wort ist im Vergleich zu den Marken identisch, nämlich das Wort “Scout”. Da es auf den Gesamteindruck ankommt, stellt sich die Frage, ob die strittigen Domain-Namen mit den angegeben Marken ähnlich und verwechslungsfähig sind.
“Scout” ist ein Sachbegriff. Es bedeutet an sich im normalen Verkehr im Internet die Suche nach etwas. Der Internetbenutzer erwartet aber, dass dieses „etwas“ sonst noch im Namen spezifiziert wird, was für die Marken und Domain-Namen der Gesuchstellerin I zutrifft (Auto-, Immobilien-, Friend- usw.).
Solche Marken sind schwach, weil sie hauptsächlich nur zwei zusammengesetzte Sachbegriffe beinhalten. Sie sind hauptsächlich beschreibend. Jeder Sachbegriff für sich selbst hat keine Kennzeichnungskraft. Die Zusammensetzung von zwei Sachbegriffen hat normalerweise keine höhere Kennzeichnungskraft, ohne dass besondere Umstände es rechtfertigen würde. Solche Umstände werden vom Gesuchsteller nicht nachgewiesen.
Im strittigen Fall sind solche besonderen Umstände auch nicht ersichtlich. Die Kombination von Bild und Schrift könnte diese Kennzeichnungskraft erzeugen. Das ist aber in diesem Fall nicht gegeben und die Gesuchstellerinnen behaupten nicht, dass eine Verwechslungsgefahr aus der Kombination Bild/ Schrift besteht.
Anders ist es mit der Bezeichnung „Scout24“. Diese Bezeichnung ist im Internet und insbesondere in der Schweiz bekannt und hat eine viel höhere Kennzeichnungskraft als die anderen einfachen Sachbegriffkombinationen. Diese Frage kann aber offen bleiben, da die strittigen Domain-Namen den Zusatz „24“ nicht beinhalten.
Da eine Verwechslungsgefahr mit den Marken der Gesuchstellerin I oder der Firmenbezeichung der Gesuchstellerin II nicht besteht, auf jeden Fall nicht mit dem einfachen Gebrauch des Wortes „Scout“, kann die Verwendung der strittigen Domain-Namen die angesprochenen UWG Vorschriften nicht verletzen.
In Anbetracht der Tatsache, dass auch viele andere Firmen den Bestandteil „Scout“ in ihren Marken besitzen, ist aus dem Parteivorbringen nicht ersichtlich, dass die Gesuchsgegnerin speziell mit dem Ziel, den guten Ruf der Gesuchstellerinnen zu benutzen, gehandelt und unlauter gehandelt hat. 7. Entscheidung
In Anbetracht der obigen Ausführungen wird das Gesuch abgewiesen.
Gérald Page
Experte
Datum: 29. Oktober 2012
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