La Requérante est Cash Converters Pty Ltd. de Perth, Australie, représenté par Python & Peter, Suisse.
La Partie adverse est M. Botana Rojo Miguel Adolfo de Genève, Suisse. 2. Le nom de domaine
Le différend concerne le nom de domaine . 3. Rappel de la procédure
Une demande a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 juillet 2012 sur support papier et le 26 juillet 2012 sous forme électronique.
Le 18 juillet 2012, le Centre a adressé une requête à SWITCH, le registre du “.ch” et du “.li”, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 19 juillet 2012, SWITCH a confirmé que la Partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine litigieux et a transmis ses coordonnées.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci après les Dispositions) adoptées par SWITCH le 1er mars 2004.
Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la Partie adverse le 27 juillet 2012. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 août 2012. La Partie adverse a envoyé au Centre une communication par courrier électronique en date du 27 juillet 2012. Il n’a en revanche déposé aucune réponse formelle à la demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) des Dispositions.
Le 17 août 2012, le Centre a notifié aux parties une Invitation à déposer une demande de poursuite de procédure de règlement de différend. Les 21 et 28 août 2012, la Requérante a demandé de poursuivre la procédure administrative en cours par la nomination d’un expert conformément au paragraphe 19 des Dispositions.
Le 14 septembre 2012, Le Centre a nommé dans le présent différend comme expert Philippe Gilliéron. Constatant qu’il avait été désigné conformément aux Dispositions, l’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions. 4. Les faits
La Requérante a débuté ses activités à Perth, en Australie, en 1984. Aujourd’hui, elle compte plus de mille six cents boutiques réparties dans seize pays, dont trois en Suisse à Lausanne, Carouge et Genève.
La Requérante est titulaire de très nombreuses marques composées des termes “cash converters” sur le plan mondial. Ainsi en va-t-il en Suisse des marques suivantes:
- Marque verbale CASH CONVERTERS (n° P-468849), enregistrée avec une date de priorité remontant au 12 septembre 1997 en classes 35, 36, 39 et 42 de la Classification de Nice.
- Marque combinée CASH CONVERTERS (n° P-425751) enregistrée avec une date de priorité remontant au 7 mars 1995 en classes 36 et 42 de la Classification de Nice.
La Requérante détient également de nombreux noms de domaine composés de ces termes, dont , , , , , , , , , , , , et .
Le 15 février 2012, la Partie adverse a enregistré le nom de domaine litigieux .
Par courrier du 30 mai 2012, la Requérante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a attiré l’attention de la Partie adverse sur l’existence de ses droits, que ce soit au titre de marques ou de raison sociale, et sur la violation qui en résultait de par l’enregistrement du nom de domaine litigieux . Le caractère déloyal de cet enregistrement se trouvait au surplus renforcé par la qualité d’associé gérant de la Partie adverse au sein de la société Cash Now Sàrl, au but statutaire similaire à celui de la Requérante consistant en l’achat, la vente, la location, l’exportation, l’importation, la distribution et la commercialisation de tous biens, produits, articles et marchandises. En conclusion, la Requérante invitait la Partie adverse à lui transférer le nom de domaine litigieux et à lui confirmer son accord d’ici au 9 juin 2012.
Le 27 juillet 2012, la Partie adverse a adressé un email au Centre, aux termes duquel la Partie adverse faisait valoir qu’il avait enregistré le nom de domaine litigieux en raison de sa disponibilité, mais qu’il était prêt à le transférer à la Requérante moyennant le versement d’un montant de quinze mille francs suisses. 5. Argumentation des parties A. Requérante
En un premier temps, la Requérante allègue être titulaire de nombreuses marques consistant en les termes “cash converters” sur le plan mondial, y compris en Suisse.
En un second temps, la Requérante expose que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par la Partie adverse viole plusieurs dispositions légales lui conférant un droit sur le signe distinctif CASH CONVERTERS. Ainsi en va-t-il tout d’abord du droit au nom sur sa raison sociale Cash Converters Pty Ltd au sens de l’article 29 alinéa 2 du Code civil suisse (“CC”). Ainsi en va-t-il ensuite de ses droits aux marques CASH CONVERTERS. Enfin, cet enregistrement constitue selon la Requérante un acte de concurrence déloyale, renforcé par les activités similaire déployées par les parties et l’offre qui aurait été faite par oral à la Requérante de lui transférer le nom de domaine litigieux moyennant le versement d’un montant de dix mille francs suisses. B. Partie adverse
Sous réserve de l’email du 27 juillet 2012 précité, la Partie adverse n’a déposé aucune réponse formelle. 6. Discussion et conclusions
Aux termes du paragraphe 24(c) des Dispositions, l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.
Le paragraphe 24(d) des Dispositions précise qu’il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque:
i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.
En l’espèce, l’expert n’a aucune hésitation à considérer que ses conditions sont remplies, pour les raisons qui suivent: A. Le requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
La violation du droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse peut reposer sur différentes bases légales.
En l’espèce, la Requérante en invoque trois, à savoir le droit des marques, le droit au nom et celui de la concurrence déloyale.
La Requérante établit être titulaire en Suisse de deux marques, à savoir la marque verbale CASH CONVERTERS (n° P-468849), enregistrée avec une date de priorité remontant au 12 septembre 1997 en classes 35, 36, 39 et 42 de la Classification de Nice, ainsi que la marque combinée CASH CONVERTERS (n° P-425751), enregistrée avec une date de priorité remontant au 7 mars 1995 en classes 36 et 42 de la Classification de Nice.
Ces titres de protection lui permettent d’ores et déjà d’agir en application du paragraphe 24 des Dispositions. L’expert considère néanmoins utile de se déterminer sur l’éventuelle application de l’article 29 alinéa 2 CC, respectivement de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
S’agissant tout d’abord du droit au nom visé par l’article 29 alinéa 2 CC, la Requérante expose de manière correcte que ce droit ne profite pas uniquement aux personnes physiques, mais plus largement à tout sujet de droit dont les personnes morales font partie (Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs, Berne 2000, N 115 et les références citées; ATF 128 III 353 c. 4). En l’espèce, la Requérante est toutefois sise en Australie. En l’absence de tout siège en Suisse, la Requérante ne peut se prévaloir de l’application de l’article 29 alinéa 2 CC que par renvoi de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (“CUP”) auquel sont liés tant l’Australie que la Suisse, aux termes duquel “le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce”. En vertu du principe du traitement national, cet article exige que le nom commercial étranger non enregistré bénéfice de la même protection que les noms commerciaux du pays où la protection est invoquée, soit en l’espèce celle du droit de la concurrence déloyale et du droit au nom, moyennant toutefois le respect des conditions d’application de chacune de ces lois (Beier/Kunz-Hallenstein, Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Handelsnamen nach Art. 2 und 8 der Pariser Verbandsübereinkunft, GRUR Int. 1982 363). Or, si l’application de l’article 29 alinéa 2 CC au nom commercial étranger par renvoi de l’article 8 CUP n’exige aucun établissement en Suisse, elle présuppose en revanche que le nom en question soit connu par le public suisse, que ce soit au travers de campagnes publicitaires ou d’autres moyens de preuve (cf. Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs, N 112 et l’ATF 109 II 483 c. 4a). En l’espèce, la Requérante ne le démontre pas, de sorte que l’application de l’article 29 alinéa 2 CC doit être rejetée.
La Requérant invoque ensuite l’application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (“LCD”), plus particulièrement de ses articles 2 et 3 lit. d LCD, aux termes duquel agit de façon déloyale celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. L’application de l’article 3 lit. d LCD exige toutefois que la partie qui l’invoque démontre la reconnaissance par le public concerné du caractère distinctif du signe en question. En l’espèce, seule la situation sur le territoire suisse est déterminante. Or, dans ce cadre, la Requérante se contente d’alléguer l’existence de trois boutiques en Suisse, cantonnées à la Suisse romande avec Lausanne, Carouge et Genève, sans se référer aux chiffres d’affaires générés par ces boutiques, aux campagnes publicitaires éventuelles de la Requérante en Suisse et à la diffusion de son signe distinctif CASH CONVERTERS par quelque canal que ce soit, ou quelque autre indice à même de permettre à l’expert d’apprécier la reconnaissance du caractère distinctif dudit signe pour le public suisse. En l’absence de tout élément factuel propre à établir la reconnaissance par le public suisse dudit signe, l’expert émet les plus grandes réserves quant à l’application de cette disposition au cas d’espèce, le simple enregistrement des marques précitées n’apparaissant pas selon lui comme un gage d’une telle reconnaissance, nécessaire à l’application de l’article 3 lit. d LCD. Comme nous le verrons, cette question n’a toutefois pas besoin d’être définitivement résolue, l’action intentée sur la base du droit des marques devant quoi qu’il en soit être admise.
Au vu de ce qui précède, la Requérante a démontré être titulaire de droits attaché à un signe distinctif en Suisse de par les marques suisses qu’elle a enregistrées. B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?
Pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une action intentée en application de la loi fédérale sur la protection des marques, le titulaire doit établir conformément aux articles 3 et 13 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (“LPM”) qu’il détient (a) une marque antérieure, (b) identique ou similaire au signe attaqué, (c) utilisée pour des produits identiques ou similaires et (d) qu’il en résulte un risque de confusion.
a) Antériorité des marques
En l’espèce, les marques suisses de la Requérante ont été enregistrées avec une date de priorité remontant au 12 septembre 1997 s’agissant de la marque verbale (n° P-468849), et au 7 mars 1995 s’agissant de la marque combinée (n° P-425751). Le nom de domaine litigieux ayant été enregistré le 15 février 2012, l’antériorité des marques précitées est démontrée.
b) Identité ou similarité des signes en présence
C’est avant tout au regard de l’élément verbal que l’identité, respectivement la similarité des signes en présence doit être appréciée s’agissant d’un conflit opposant le titulaire d’une marque à celui d’un nom de domaine. En effet, seul l’élément verbal peut être retranscrit dans l’adresse URL que constitue le nom de domaine; autrement dit, lorsque la marque est combinée, son titulaire ne peut invoquer la protection qui lui est conférée par le droit des marques que si l’élément verbal de la marque revêt un caractère prépondérant qui se grave dans l’esprit du public (Gilliéron, Propriété Intellectuelle et Internet, Lausanne 2003, N 127). En l’espèce, la question de savoir si l’élément verbal revêt un caractère prépondérant dans le cadre de la marque combinée (n° P-425751) apparaît discutable, et il semble plutôt à l’expert que l’élément verbal et l’élément figuratif revêtent une importance aussi grande l’un que l’autre et sont tous deux à même de se graver dans l’esprit du public. Cela étant, l’intérêt pratique de la réponse apportée à cette question n’apparaît pas déterminant pour l’issue de l’affaire, l’identité ne faisant en tous les cas aucun doute entre la marque verbale CASH CONVERTERS et le nom de domaine litigieux qui l’incorpore dans son intégralité.
L’identité des signes étant admise, à tout le moins avec la marque verbale de la Requérante, l’expert concentrera dès lors la suite de l’analyse du cas d’espèce sur la base de la seule marque verbale.
c) Identité ou similarité des services proposés
La marque verbale (n° P-468849) a été enregistrée en classes 35, 36, 39 et 42 de la Classification de Nice, soit pour les services suivants: (35) publicité; administration commerciale; gestion d’affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; mise à disposition de savoir-faire commercial (franchisage); vente au détail, notamment le regroupement pour le compte de tiers d’un choix de marchandises d’occasion (non compris leur transport) pour permettre à des clients d’examiner de façon commode et d’acheter ces marchandises; conseils en matière de mise à disposition de savoir-faire (franchisage), y compris services de renseignements commerciaux dans les domaines de la vente au détail et de la vente en gros; services relatifs à la gestion et à l’administration d’entreprises commerciales s’occupant de la vente au détail et de la vente en gros; (36) prêts sur gage; affaires financières, services de financements et de prêt, estimations financières, fiscales et numismatiques; expertises fiscales; services immobiliers; (39) vente en gros, à savoir emmagasinage, entreposage, empaquetage et stockage de marchandises d’occasion; et (42) mise à disposition de savoir-faire technique, notamment dans le domaine du franchisage.
Le nom de domaine litigieux n’est pour le moment rattaché à aucun nom de domaine actif. Bien qu’une certaine partie de la doctrine et de la jurisprudence aient considéré qu’aucune action ne pouvait être intentée sur la base du droit des marques en l’absence d’un site actif (voir pour une recension: Alberini/Guillet, L’incidence du contenu du site Internet dans les litiges en matière de noms de domaine, sic! 2012, p. 307), tel n’est pas l’avis de l’expert. L’inactivité du site n’empêche nullement que le respect du principe de spécialité puisse être apprécié au regard d’autres indices, notamment le but statutaire de la partie concernée, dont se prévaut avec justesse la Requérante (voir Gilliéron, Propriété Intellectuelle et Internet, N 134). Or, en l’espèce, ce but consiste en l’achat, la vente, la location, l’exportation, l’importation, la distribution et la commercialisation de tous biens, produits, articles et marchandises, soit des services comparables à ceux proposés par la Requérante plus particulièrement en classe 35. La similarité des prestations proposées apparaît dès lors indéniable.
d) Risque de confusion
Il résulte de l’identité des signes en présence et des activités proposées par les parties un risque de confusion dans l’esprit du public. Le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’y change rien, ne serait-ce qu’en raison du fait que son enregistrement laisse supposer – sauf abus de droit qui n’a quoi qu’il en soit pas lieu d’être protégé – une activation imminente, laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de trouble au sens de l’article 55 lit. a LPM. A cet argument s’ajoute le fait que, selon l’expert, à la différence d’une action intentée en application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et le droit au nom, le risque de confusion d’une action intentée sur la base du droit des marques ne doit être apprécié qu’au regard des signes en présence lesquels, de par leur identité et les activités comparables des parties, entraîne un indubitable risque de confusion dans l’esprit du public.
L’expert relève enfin que la Partie adverse n’a opposé aucun moyen de défense au sens du paragraphe 24(d)(ii) des Dispositions qui lui aurait éventuellement permis de venir contrer les arguments de la Requérante. Son offre de transférer le nom de domaine pour un montant de quinze mille francs suisses vient au contraire renforcer l’argumentation de la Requérante, et entraîne pour l’expert la conclusion que le transfert du nom de domaine litigieux apparaît justifié au vu de l’ensemble des circonstances, conformément au paragraphe 24(d)(iii) des Dispositions. 7. Décision
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert
Le 16 septembre 2012
Full & Egal Universal Law Academy