Der Gesuchsteller ist Touring Club Schweiz (TCS) aus Vernier, Switzerland, intern vertreten.
Der Gesuchsgegner ist Shandong Trading Ltd. aus Jinan, China. 2. Streitige Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 19. November 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 20. November 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 26. November 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 16. Dezember 2012.
Am 14. Dezember 2012 bestätigte das Zentrum den Empfang des E-Mails des Gesuchsgegners vom 13. Dezember 2012, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zum Verkauf des Domain-namens erklärte aber keine Erwiderung einreichte. Diese Offerte wurde mit Schreiben vom 21. Dezember 2012 vom Gesuchsteller abgewiesen.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 18. Dezember 2012 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am gleichen Tag wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 18. Januar 2013 Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller ist eine Non-Profit Organisation mit 1.600.000 Mitgliedern in der Schweiz. Zweck der TCS sind die Wahrung der Rechte und Interessen seiner Mitglieder im Strassenverkehr und die Befriedigung ihrer Mobilitätsbedürfnisse u.a. auf dem Gebiet des Tourismus. Er ist Inhaber zahlreicher Marken mit dem Element „TCS“, darunter die internationale Marke TCS (Wortmarke) Nr. 973043, die Europäische Gemeinschaftsmarke TCS (Wortmarke) Nr. 003479921, Schweizer Marke TCS (Wortmarke) Nr. 56903/2007 und REISEN TCS (Wortbildmarke) 60403/2009 alle seit zwischen 2007 und 2009 insbesondere für Reisedienstleistungen der Klasse 39 geschützt sind.
Darüber hinaus verfügt der Gesuchsteller über eine Vielzahl von Domain-Namen welche die Bestandteile “tcs” und/oder “Reisen” enthalten (insbesondere , , und ).
Der Gesuchsgegner hat den Domain-Namen am 05. Juli 2012 registriert. Er hat unter dem Domain-Namen eine Webseite aufgeschaltet, auf der Links zu Ferien- und Reisedienstleistungswebseiten (im Zusammenhang mit einer „Parking” Webseite) angeboten werden. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller beruft sich auf seine Marken TCS und REISEN TCS die in der Schweiz und in Liechtenstein als berühmte, zumindest aber als sehr bekannte Marken im Bereich Ferien- und Reisedienstleistungen bezeichnet werden können (die TCS Marke wird sogar in einem kürzlich erschienen Bericht als eine der stärksten Marken der Schweiz bezeichnet).
Der Gesuchsteller behauptet weiter, dass der streitige Domain-Name identisch oder verwechselbar ähnlich mit ihren Marken und Name sei. Der streitgegenständliche Domain-Name übernehme die TCS Marke der Gesuchsteller zur Gänze und unterscheide sich von der Marke REISEN TCS nur indem das beschreibende Wort „Reise” nach dem Element „TCS“ gestellt sei, wobei der Bestandteil „Reisen“ lediglich beschreibender Natur und nicht geeignet sei, die durch die Verwendung der prägnanten Marke und Name des Gesuchstellers Verwechslungsgefahr zu beseitigen.
Hinzu komme, dass der Domain-Name im Zusammenhang mit Reise- und Feriendienstleistungen verwendet wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Gesuchgegner die Marken des Gesuchstellers zur Kennzeichnung identischer Dienstleistungsangebote verwende und/oder Links zu Webseiten mit solchen Angeboten zur Verfügung stelle, schaffe er eine erhebliche Verwechslungsgefahr für Internetbenutzer und verletze damit die Markenrechte des Gesuchstellers.
Ausserdem bestünde eine Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG wobei der Domain-Name die Rechte des Gesuchstellers an der berühmten Marke TCS verletzen würde, weil der Gebrauch des Domain-Namens den Ruf der Marke ausnütze. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht. Jedoch hat er sich am 13, 19 und 21. Dezember 2012 geäussert und wollte die Domain-Name für USD 600 an den Gesuchsteller übertragen. Am 21. Dezember 2012 hat der Gesuchsteller bestätigt er würde den Domain-Namen nicht von einer dritten Person, die seine Rechte verletzt, kaufen wollen und bestätigte, dass das Zentrum mit der Bestellung des Experten fortfahren solle. 6. Entscheidungsgründe
Dem Gesuch ist stattzugeben, wenn die Registrierung oder Verwendung der streitgegenständlichen Domain-Namen eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz zusteht (Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements). Insbesondere liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts gemäss Paragraph 24(d) vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind: und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
6.1 Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts
Der Gesuchsteller hat bewiesen, dass er unter anderen Inhaberin der internationalen Marke (seit 2008), Europäische Gemeinschaftsmarke (seit 2007) und Schweizer Marken TCS (seit 2007) sowie der Schweizer Wort- und Bildmarke REISEN TCS (seit 2009) ist.
Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass Domain-Namen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Gemäss unbestrittener Darstellung des Gesuchstellers handelt es sich bei der Marke TCS um eine in der Schweiz sehr bekannte oder sogar berühmte Marke. Unbestritten ist weiter, dass die von der Marke TCS beanspruchten Dienstleistungen und die unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen angebotenen Dienstleistungen identisch i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind.
Vorliegend bestehen keine Zweifel daran, dass die Marke TCS für das Gesamtbild des Domain-Namens kennzeichnend ist. Der beschreibende Bestandteil „reisen” des streitigen Domain-Namens reicht nicht aus, um den markenmässigen Eindruck von TCS zu entkräften und eine verwechselbare Ähnlichkeit mit der TCS Marke des Gesuchstellers auszuschliessen.
Zudem besteht, angesichts der überragenden Bekanntheit der Firma und der Kennzeichen des Gesuchstellers, kein Zweifel, dass interessierte Kunden unter dem Domain-Namen primär das Angebot des Gesuchstellers zu finden erwarten (vgl. MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG v. Erich Balmer, Balmers Herberge, WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0009 und Feldschlösschen Getränke Holding AG v. Raphael Hintermann,WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0017). Vor diesem Hintergrund muss eine Verwechslungsgefahr und damit auch die Verletzung der Kennzeichenrechte des Gesuchstellers bejaht werden.
Da auf der Basis vom Markenrecht schon klar ist, dass eine Verletzung eines Kennzeichenrechts vorliegt, brauchen die namensrechtliche sowie die lauterkeitsrechtliche Aspekten nicht weiter erläutert zu werden.
Die Anforderungen von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements sind erfüllt.
6. 2 Verteidigungsgründe
Der Gesuchsgegner hat auf das Vorbringen von Verteidigungsgründen verzichtet. Es sind auch keine solchen aus den Akten ersichtlich. Demgemäss liegen keine gültigen Verteidigungsgründe vor.
6. 3 Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung
Aufgrund der von dem Gesuchsteller erhobenen Rechtsbegehren und in Anbetracht der Rechtsverletzung des Gesuchsgegners rechtfertigt sich die Übertragung des Domain-Namens auf den Gesuchsteller. 7. Entscheidung
In Übereinstimmung mit Paragraph 24 des Verfahrensreglements ordnet der Experte die Übertragung des streitgegenständlichen Domain-Namens auf den Gesuchsteller an.
Daniel Kraus
Experte
Datum: 1. Februar 2013
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