Der Gesuchsteller ist Touring Club Suisse (TCS) aus Vernier, Schweiz, intern vertreten.
Der Gesuchsgegner ist Cifagro enterprises u.a. aus Kiev, Ukraine. 2. Streitiger Domainname
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname (nachfolgend der „Domainname“).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 20. November 2012 per E-mail und am 22. November 2012 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für „.ch“ und „.li“ Domainnamen (“Verfahrensreglement“), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 21. November 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 23. November 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 13. Dezember 2012.
Das Zentrum teilte am 14. Dezember 2012 per E-mail mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu beantragen.
Am 21. Dezember 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 14. Januar 2013 Bernhard Meyer als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und erklärte in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller bietet über das Internet unter anderem Flüge und Pauschalreisen an. Er ist ein mit dem Namen „Touring Club Schweiz (TCS)“ im Handelsregister eingetragener nichtwirtschaftlicher Verein. Der Namensbestandteil „TCS“ ist als internationale Marke (eingetragen am 4. Juli 2008) mit schweizerischer Basismarke (eingetragen am 19. Juli 2007) sowie als Europäische Gemeinschaftsmarke (eingetragen am 13. Februar 2007) geschützt. Zudem ist für den Gesuchsteller die Marke „TCS Voyages“ (seit 8. Juli 1996), die Marke „voyages tcs“ (seit 9. Oktober 2009), die Marke REISEN TCS (seit 9. Oktober 2009) und die Marke VIAGGI TCS (seit 9. Oktober 2009) im Schweizer Markenregister registriert, alle u.a. für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 im Bereich Reisen.
Weiter sind für den Gesuchsteller bei SWITCH die folgenden Domainnamen registriert: , , , , , , , , , , und . Mit Ausnahme der beiden letzten führen alle auf Internetseiten des Gesuchstellers, mit denen er Leistungen im Bereich Reisen anbietet.
Der Gesuchsgegner liess am 7. Mai 2010 den Domainnamen registrieren. Unter diesem Domainnamen schaltete er eine „pay-per-click“ Webseite auf, die Links zu Webseiten von dritten Anbietern im Bereich Ferien- und Reisedienstleistungen auflistet. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller macht geltend, die Verwendung des Domainnamen durch den Gesuchsgegner verletze seine Namens- und Markenrechte. Der Gesuchsteller trete im Verkehr unter der Kurzbezeichnung „TCS“ auf, was ein starkes Kennzeichen und bei mehr als 95% der Bevölkerung in der Schweiz bekannt sei. Bei dem Domainnamen des Gesuchsgegners bestehe eine Verwechslungsgefahr. Durch die Nutzung des Domainnamens schaffe er zudem die Gefahr einer Fehlzurechnung der verlinkten Seiten zum Gesuchsteller. Der vom Gesuchsgegner verwendete Bestandteil „reisen“ sei lediglich beschreibender Natur. Zudem sei der Domainname eine wörtliche Übersetzung der vom Gesuchsteller genutzten Domainnamen und . Eine Verwechslungsgefahr bestehe insbesondere mit seinen Marken TCS und . Zudem seien die Marken des Gesuchstellers berühmt. Schliesslich wirft der Gesuchsteller dem Gesuchsgegner einen Verstoss gegen den unlauteren Wettbewerb vor und macht geltend, dass der Gesuchsgegner kein schutzwürdiges Interesse am Domainnamen habe.
Der Gesuchsteller beantragt infolgedessen, dass der Domainname vom Gesuchsgegner auf den Gesuchsteller übertragen werde. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner reichte keine Gesuchserwiderung ein und erklärte sich auch nicht zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung gemäss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements bereit. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch aufgrund der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken unter Beachtung des Verfahrensreglements zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements kann er auf Löschung oder Übertragung des Domainnamens erkennen oder das Gesuch abweisen. Der Experte gibt dem Gesuch gemäss Paragraph 24(c) statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) Die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Gemäss Paragraph 23 des Verfahrensreglements entscheidet der Experte sodann über das Gesuch auf Grundlage der Akten, wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine im Verfahrensreglement oder vom Experten festgelegten Fristen versäumt. 5.1. Bestand von Kennzeichenrechten
Mit dem eingereichten Auszug aus dem Handelsregister wies der Gesuchsteller nach, dass „TCS“ ein Bestandteil seines Namens ist und dieser aufgrund seiner Konstituierung als Verein zivilrechtlich geschützt ist. Zudem erbrachte der Gesuchsteller mit den einschlägigen Auszügen aus den Markenregistern den Nachweis, dass er für das Zeichen „TCS“ und weitere mit „TCS“ zusammengesetzte Zeichen über ältere Markenrechte für Waren und Dienstleistungen im Bereich Reisen verfügt. 5.2. Klare Verletzung der Rechte des Gesuchstellers
Wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, kann sich auf den Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen. Vorausgesetzt ist, dass die Namensanmassung unbefugt erfolgt, d.h. die rechtlich schutzwürdigen Interessen des Namensträgers beeinträchtig. Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen betrachtet. Entscheidend ist, ob eine allfällige Verwechslungsgefahr des in Frage stehenden Zeichens mit dem Namen besteht (BGE 116 II 469 E. 3a und b - Coca-Cola).
Die vom Gesuchsteller eingereichte branchenübergreifende Studie zum Image und zur Reputation von Unternehmen in der Schweiz für das Jahr 2011 zeigt, dass der Gesuchsteller mit dem Namen „TCS“ in der Schweiz fest verankert ist und bei der Bevölkerung einen sehr hohen Bekanntheitsgrad geniesst, ähnlich SBB, Rivella oder Novartis. Die Studie wurde von GfK Switzerland AG durchgeführt, einem grossen Marktforschungsinstitut der Schweiz, und ist damit glaubwürdig. Der Internetauftritt des Gesuchstellers erfolgt durchgehend unter Verwendung dieses Namensbestandteiles „TCS“ in den Domainnamen, entweder alleine oder in zusammengesetzter Form (, aber auch , , , >reise->, , , , und ). Der Domainname des Gesuchsgegners enthält, wie diejenige des Gesuchstellers, nicht nur das starke Zeichen „TCS“, sondern unterscheidet sich von den anderen Domainnamen des Gesuchstellers einzig durch die Reihenfolge der Zeichenelemente oder die Sprache. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Internetbenutzer den Domainnamen dem Gesuchsteller zuordnet ist damit sehr hoch und eine Verwechslungsgefahr klar gegeben. Es spielt keine Rolle, dass der Domainname neben dem Element „TCS“ auch das Element „reisen“ verwendet. „TCS“ ist das kennzeichenstarke und für die Identifikationswirkung ausschlaggebende Element. Die rechtlich schutzwürdigen Interessen des Gesuchstellers sind deshalb durch die Verwendung des Domainnamens beeinträchtigt und eine unbefugte Namensanmassung liegt vor.
Eine klare Verletzung der Kennzeichenrechte des Gesuchstellers ist auch unter dem Markenschutz gegeben. Der Domainname „“ ist im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verwechselbar ähnlich mit der vom Gesuchsteller für Waren und Dienstleistungen im Bereich Reisen eingetragenen Marken TCS und REISEN TCS. Für die Begründung kann auf die vorstehenden Erörterungen verwiesen werden, da die Verwechslungsgefahr grundsätzlich im ganzen Kennzeichenrecht einheitlich zu beurteilen ist (z.B. BGE 127 III 165 E. 2a – Securitas, 126 III 245 E. 3a – ). Die Marke TCS ist zudem als berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG zu qualifizieren. Der in der erwähnten Studie der GfK Switzerland AG ausgewiesene Bekanntheitsgrad von rund 95% in der Bevölkerung ist dafür nach Ansicht des Experten ausreichender Beweis. Der Gesuchsteller kann entsprechend dem Gesuchsgegner auch ohne Nachweis einer Verwechslungsgefahr die Verwendung des streitbaren Domainnamens verbieten, wenn dessen Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.
Eine Ausnützung des Rufes des Gesuchstellers ist in diesem Fall gegeben, weil der Gesuchsgegner mit dem Domainnamen versucht, die Internetnutzer zuerst auf seine eigene und dann auf die Webangebote von anderen Reiseanbietern zu locken. Auf seiner Webseite bezeichnet der Gesuchsgegner dieses Geschäftsmodell als „Sponsored Listings“, was darauf hin deutet, dass er für die Links der Reiseanbieter eine Zahlung verlangt. Der Gesuchsgegner benutzt entsprechend den Namen und Ruf des Gesuchstellers, um für sich selber ein Einkommen zu generieren. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass bereits mehrere WIPO Domainnamen-Gesuche in ähnlich gelagerten Fällen zu Ungunsten des Gesuchsgegners entschieden wurden ( AG v. Cifagro enterprises u.a.,WIPO Verfahren Nr. DCH2012-0031; AG v. Cifagro enterprises u.a.,WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0018; AG v. Cifagro enterprises u.a.,WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0017 und AG v. Cifagro enterprises u.a.,WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0002; bwin-party services (Austria) GmbH v. Cifagro enterprises u.a.,WIPO Verfahren Nr. D2011-1146).
Der Experte ist zusammenfassend der Meinung, dass eine klare Verletzung der Namens- und Markenrechte des Gesuchstellers vorliegt. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Verletzung des Lauterkeitsrechtes. Der Gesuchsgegner brachte keinerlei Verteidigungsgründe vor und die Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung des Domainnamens . 7. Entscheidung
Aus den dargelegten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domainname gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf den Gesuchsteller zu übertragen ist.
Bernhard F. Meyer
Experte
Datum: 28. Januar 2013
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