Der Gesuchsteller ist Mionetto S.p.A. aus Valdobbiadene (TV), Italien, vertreten durch Mai Rechtsanwälte, Deutschland.
Der Gesuchsgegner ist Walter Beratungs AG aus Zürich, Schweiz, selbst vertreten. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 1. Februar 2013 elektronisch und am 7. Februar 2013 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 4. Februar 2013 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 14. Februar 2013 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 6. März 2013.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 7. März 2013 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 8. März 2013 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt. Eine Gesuchserwiderung ging bei dem Zentrum nach Fristablauf für die Gesuchserwiderung am 11. März 2013 elektronisch und am 12. März 2013 in körperlicher Form ein.
Das Zentrum bestellte am 25. März 2013 Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller ist eine italienische Aktiengesellschaft Namens Mionetto S.p.A., die im Bereich von Vino Spumante und Vino Frizzante tätig ist. Der Gesuchsteller ist Inhaber mehrerer Marken mit dem Namen Mionetto, inklusive einer Europäischen Marke sowie einer Internationalen Marke mit Wirkung in der Schweiz. Mionetto S.p.A. ist gleichzeitig der Inhaber verschiedener Domainnamen, unter anderem , , , und .
Der Gesuchgegner ist eine Aktiengesellschaft, die Walter Beratungs AG, dessen einziger Verwaltungsrat Herr Christoph Walter ist. Die Gesellschaft hat als Ziel die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im kaufmännischen und finanziellen Bereich sowie Ausübung von Treuhandfunktionen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und vermitteln.
Der streitgegenständliche Domainname wurde am 02. Juni 2010 bei SWITCH registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller beantragt, dass der Domain-Name des Gesuchsgegners auf ihn übertragen wird.
Der Gesuchsteller begründet diesen Antrag im Wesentlichen damit, dass der Domain-Name sein Markenrecht in Bezug auf die schweizerischen Marken MIONETTO verletze. Auf der unter dem Domain- Namen abrufbaren Internetseite verwende der Gesuchsgegner den Wortbestandteil der Marke des Gesuchstellers in identischer Form, d.h. in exakt gleicher Schrift, sodass bei den Benutzern der Internet der Eindruck entstehe, dass es sich um eine offizielle Seite des Gesuchstellers für die von ihm vertriebene Produkte handle und damit Verwechslungsgefahr bestehe.
Des Weiteren führt der Gesuchsteller aus, dass keine Lizenz oder sonstige Gestattung zur Verwendung der Marke MIONETTO dem Gesuchsgegener erteilt wurde. Schliesslich verletze der Domain-Name das Namensrecht und das Firmenrechts des Gesuchstellers, und die Verwendung des Domain-Namens durch den Gesuchsgegner verstosse gegen das Recht des unlauteren Wettbewerbs. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat die Gesuchserwiderung unter Versäumnis der dafür festgelegten Frist eingereicht. Für diesen Grund kann sie nicht akzeptiert sein.
Der Gesuchsgegner macht geltend, die Gesellschaft Mionetto Distribuzione mit Sitz in Zug sei am 22. Oktober 1993 gegründet worden und sei seit diesem Zeitpunkt Inhaberin des Domain-Namens gewesen. Ebenso besässe diese Gesellschaft in der Schweiz ein entsprechendes Markenrecht.
Die Firma sei zu Beginn eine der grössten Vertreiber von Mionetto Prosessco in der Schweiz gewesen. Die Importe seien durch die vom Gesuchsteller dominierte Gesellschaft Interwein SA abgewickelt worden. Der Gesuchsteller sei daher bestens über die Geschäftsabläufe und die entsprechenden Eintragungen informiert. Im Jahre 1997 habe der Gesuchsteller den schweizerischen Markeneintrag aberkennen und/oder die Mionetto Distribuzione SA übernehmen wollen, was jedoch erfolglos geblieben sei. Anlässlich der Liquidation der Mionetto Distribuzione SA sei der Domain-Name für CHF 5000 auf den Gesuchsgener übertragen worden. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Paragraph 23 des Verfahrensreglements sieht auch vor, dass wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine der im Verfahrensreglement oder von dem Experten für den Expertenentscheid festgelegten Fristen versäumt, dann entscheidet der Experte über das Gesuch auf Grundlage der Akten. Versäumt es eine Partei ohne triftigen Grund, eine Vorschrift dieses Verfahrensreglements zu befolgen oder eine von dem Experten gegebene Weisung zu erfüllen, so kann der Experte daraus die von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Wie oben erwähnt, ist der Gesuchsteller der Besitzer unter anderen einer Internationale Marke MIONETTO (Nr. 623782), mit Priorität vom 31. August 1994 und Schutz insbesondere in der Schweiz. In der Beilage 5 des Gesuchs hat der Gesuchsteller einen Abstract der WIPO ROMARIN Datenbank beigefügt, welches entsprechend den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(1) des Verfahrensreglements ausreichend erbringt. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
Der streitgegenständige Domain-name lautet und wurde am 02. Juni 2010 registriert. Der besagte Domain-Name verweist auf eine Plattform, auf welcher die Marke MIONETTO vom Gesuchsteller mit identischer Schriftart erscheint, mit genau der gleichen schrägen Position des „O“, jedoch ohne Unterstreichung. Es besteht kein Zweifel daran für den Experten, dass der kennzeichnungskräftige Teil des Domain-namens mit der Marke MIONETTO verwechselbar ist.
Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass die Bildung von Internetadressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen ist. Vielmehr hat die Kennzeichnungsfunktion der Domainnamen zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Ist ein Zeichen namens-, firmen-, oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (Cablecom GmbH v. Marco Furrer,WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0033 und weitere Verweise).
Im vorliegenden Fall kommt Art. 13 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 („MSchG”) in Betracht. Demnach kann ein Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, welches aufgrund ihres älteren Markenrechts nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen und die Marke auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr zu brauchen.
Im vorliegenden Fall ist der kennzeichnungskräftige Teil des streitigen Domain-Namens mit der Wortmarke der Gesuchstellerin klar verwechselbar. Die Website, auf welche der bestrittene Domain-Name verweist, verwendet den Wortbestandteil der Marke MIONETTO vom Gesuchsteller mit identischer Schriftart, mit genau die gleiche (schräge) Position des „O“. Obwohl die Schriftart, die vom Gesuchsgegner gebraucht ist, keine Unterstreichung benutzt, ist eine Verletzung des Kennzeichens „Mionetto“ im folgenden Fall zu bejahen.
Eine Verwechslungsgefahr ergibt sich auch zwischen den unter der Marke MIONETTO angebotenen Produkten und die Produkten, welche in der Vergangenheit, gemäss Erläuterungen des Gesuchsgegners, durch die Mionetto Distribuzione SA angeboten wurden, da es sich gerade um die Produkten des Gesuchstellers handelt. Damit besteht auch ein Verwechslungsgefahr, weil die Besucher der Website des Gesuchsgegeners klar denken können, dass der Domain-Name dem Gesuchsteller gehört.
Das Gleiche gilt unter Betrachtung des schweizerischen Gesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG”). Gemäss Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit wiederrechtlich. Unlauter handelt insbesondere, gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Gemäss der Rechtsprechung unterstehen Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Wettbewerbsrecht, nicht nur ergänzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz sondern auch kumulativ zur Füllung von Schutzlücken des Kennzeichnungsrechts (BGE 126 III 245), Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John de Souza, WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0012).
Obwohl der Gesuchsgegner Verteidigungsgründe vorgetragen hat, hat er sie unter Versäumnis der dafür festgelegten Frist eingereicht. Aus diesem Grund können sie nicht akzeptiert werden. Der Experte stellf fest, dass die Verteidigungsgründe, auch wenn Sie fristgemäss eingereicht worden wären, nichts an der vorliegenden Entscheidung geändert hätten. Der Gesuchsgegner hat keine markenrechtliche oder wettbewerbsrechtlich relevanten Verteidigungsgründe vorgetragen. Insbesondere die Behauptung des Gesuchsgegners, er hätte den Domain-Namen für CHF 5000 übernommen, ist insofern irrelevant, da sie weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist. Der Experte geht davon aus, dass der Gesuchsgegner beim Registrieren des Domain-Namens einen Vorteil aus der Marke MIONETTO ziehen wollte.
Schon allein auf der Grundlage des Markenrechts und des Wettbewerbsrecht stellt sich heraus, dass die Rechte der Gesuchstellerin verletzt sind, und dass die Übertragung des Domain-Namens zur Gesuchstellerin rechtfertigt ist.
Ungeachtet des vorliegenden Entscheids, steht dem Gesuchsgegner dem Gang zu den ordentlichen Gerichten offen (siehe §§ 10(a), 12(c)(ii) und 26(b) des Verfahrensreglements). 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domain-name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements am Gesuchsteller zu übertragen ist.
Daniel Kraus
Experte
10. April 2013
Full & Egal Universal Law Academy