Die Gesuchstellerin ist TopPharm AG aus Münchenstein, Schweiz, vertreten durch Zulauf Bürgi Partner, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Master Training Group GmbH aus Zug, Schweiz, vertreten durch FSDZ Rechtsanwälte & Notariat, Zug, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum („Zentrum”) am 13. Juni 2013 ein. Es stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), das am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 14. Juni 2013 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 25. Juni 2013 wurde das Gesuch ordnungsgemäss der Gesuchsgegnerin zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren damit eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung lief am 15. Juli 2013 ab.
Die Gesuchserwiderung traf innerhalb der gesetzten Frist beim Zentrum ein. Der Empfang wurde am 16. Juli 2013 vom Zentrum bestätigt.
Die Gesuchsgegnerin erklärte am 17. Juli 2013 ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer telefonischen Schlichtungsverhandlung. Das Zentrum bestellte daraufhin am 31. Juli 2013 Prof. Dr. Daniel Kraus als Schlichter. Die telefonische Schlichtungsverhandlung wurde am 6. August 2013 durchgeführt. Gleichentags informierte der Schlichter das Zentrum über deren Scheitern und dass die Parteien um eine Sistierung des Verfahrens ersuchten, um weitere Vergleichsgespräche führen zu können. Am 7. August 2013 sistierte das Zentrum das Verfahren bis zum 7. September 2013. Die Gesuchstellerin teilte dem Zentrum am 29. August 2013 mit, dass kein Vergleich möglich war, und ersuchte um Wiederaufnahme des Verfahrens und Bestellung eines Experten.
Am 30. August 2013 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 12. September 2013 Dr. Bernhard Meyer als Experten.
Der Experte stellte fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft des TopPharm Vereins, der laut eigener Aussage die führende Apothekenvereinigung der Deutschschweiz ist. Die Gesuchstellerin wurde am 19. Dezember 2001 im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Ihr Zweck ist die Entwicklung und Vermarktung von Projekten in den Bereichen Marketing, Geschäftsführung und Ausbildung, namentlich im Rahmen des Ausbaus des Apotheken-Netzwerkes der TopPharm-Vereinigung. Zudem betreibt die Gesuchstellerin Handel mit Produkten des Gesundheitswesens und erbringt entsprechende Dienstleistungen.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke Nr. 623890 GESUNDHEITSCOACH, die am 9. Juni 2011 im schweizerischen Markenregister hinterlegt und am 19. Dezember 2011 eingetragen worden ist. Die Marke ist für Waren und/oder Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 10, 35, 36 und 42 geschützt.
Die Gesuchsgegnerin wurde am 19. Dezember 2004 mit dem Firmennamen Master Training Group GmbH im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Die Gesellschaft bietet Coaching und Beratung im Bereich Management und Verkauf sowie die Herstellung von Ausbildungsunterlagen an.
Die Gesuchsgegnerin ist seit dem 18. September 2011 Halterin des strittigen Domain-Namens . 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin legt dar, Inhaberin des Kennzeichens GESUNDHEITSCOACH zu sein. Mit der Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin, werde eine Verwechslungsgefahr hervorgerufen, wodurch die Markenrechte der Gesuchstellerin verletzt würden.
Zum einen ergebe sich die Verwechslungsgefahr aus der Zeichenidentität bzw. –ähnlichkeit. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend „IGE“) habe entschieden, dass die Marke der Gesuchstellerin für Waren der Klassen 3, 5, 9 und 10, sowie für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42, unterscheidungskräftig und daher zum Markenschutz zugelassen sei (vgl. Anlage 9 zum Gesuch der Gesuchstellerin). Der von der Gesuchsgegnerin im Domain-Namen verwendete Zusatz „ihr-„ sei ein deutsches Possessivpronomen und als solches ein Begriff aus der Alltagssprache, der zum Gemeingebrauch gehöre und daher keine Unterscheidungskraft besitze.
Zum anderen bewirke auch die Gleichartigkeit der von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr. Unter dem streitgegenständlichen Domain-Namen der Gesuchsgegnerin sei eine Webseite aufgeschaltet, auf der Dienstleistungen im Bereich Aufbau und Führung einer Apotheke angeboten würden. Genau auf diesem Bereich sei die Gesuchstellerin schon seit dem Jahr 2007 aktiv und habe ihre Marke für Unternehmensberatungsdienstleistungen dieser Art in der Klasse 35 geschützt.
Zudem habe sich die Gesuchsgegnerin erst aufgrund der Zusammenarbeit der Parteien, seit 2008 zum Zwecke der Verkaufsschulung, für den Begriff GESUNDHEITSCOACH zu interessieren begonnen. Eine defensive Registrierung von Domain-Namen sei gemäss Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 ZGB nicht zulässig.
Schliesslich führe das Verhalten der Gesuchsgegnerin zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG, weil die Gesuchsgegnerin den strittigen Domain-Namen bewusst ausgewählt habe, um vom vertrauenserweckenden Hinweis „Ihr-Gesundheitscoach“ auf der Webseite der Gesuchstellerin zu profitieren und Internetnutzer auf die Webseite der Gesuchsgegnerin zu lenken.
Die Gesuchstellerin beantragt, der Domain-Name sei an sie zu übertragen. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin beantragt, das von der Gesuchstellerin erhobene Rechtsbegehren abzuweisen. Dabei bestreitet die Gesuchsgegnerin nicht, dass die Gesuchstellerin Inhaberin der Marke GESUNDHEITSCOACH ist. Sie verweist jedoch darauf, dass die eigenen angebotenen Dienstleistungen Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen im Gesundheitsumfeld darstellen und damit unter die Klasse 41 fallen. Für diese Klasse sei das Kennzeichen der Gesuchstellerin nicht geschützt.
Zu den Hintergründen der Domainregistrierung führt die Gesuchsgegnerin aus, sie habe seit 2006 im Auftrag der Gesuchstellerin zahlreiche Weiterbildungen für Apotheker im Zusammenhang mit professioneller Kommunikation, Verkauf und Beratung von Kunden durchgeführt. Im Jahr 2011 habe die Gesuchsgegnerin ein überarbeitetes Angebot konzipiert, welches die Registrierung und Benutzung des streitgegenständlichen Domain-Namens beinhaltet habe. Dies sei der Gesuchstellerin bekannt gewesen. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien sei aber auch im Jahr 2012 weitergeführt worden. Erst im Jahr 2013 habe die Gesuchstellerin eine Verletzung des Markenrechts durch die Verwendung des Domain-Namens behauptet und beanstandet. Es sei daher vielmehr das Verhalten der Gesuchstellerin, das als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren sei, und ein Abwehranspruch sei verwirkt.
Ferner macht die Gesuchsgegnerin geltend, die Marke der Gesuchstellerin stelle ohnehin nur ein schwaches Kennzeichen dar. Es gäbe eine grosse Anzahl von Webseiten in der Schweiz, die als Teil des Domain-Namens bereits das Zeichen „Gesundheitscoach“ enthielten. Die Marke der Gesuchstellerin habe auch keinen Bekanntheitsgrad erlangt, der zu einer erhöhten Verwechslungsgefahr, beziehungsweise zu einer Ausweitung des Schutzbereiches der Marke, führen könne.
Die Gesuchsgegnerin argumentiert schliesslich, ihr könne ebenso wenig ein unlauteres Verhalten, wie Domaingrabbing oder Cybersquatting, vorgeworfen werden. Ihre Dienstleistungen würden im direkten Zusammenhang mit dem Domain-Namen stehen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) die Gesuchgegnerin keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der Wortmarke GESUNDHEITSCOACH, Nr. 623890, registriert am 19. Dezember 2011 für die Klassen 3, 5, 9, 10, 35, 36 und 42, ist.
Ferner ist festzuhalten, dass der von der Gesuchsgegnerin verwendete strittige Domain-Name mit der von der Gesuchstellerin geltend gemachten Marke GESUNDHEITSCOACH (bei Weglassung des nicht unterscheidungskräftigen Possessivpronomens „ihr-„ und der ccTLD Domain “.ch”) identisch ist.
Ob die von den Parteien angebotenen Beratungs- sowie Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für Apotheken und Apotheker gemäss Nizza-Klassifikation unter die Klassen 35 und/oder 42 fallen, kann offen bleiben. Aus den Eingaben der Parteien ergibt sich nämlich, dass sich die Geschäftsfelder beider Parteien hinsichtlich Dienstleistungs- und Produktangebot überschneiden, sodass sie als Mitbewerberinnen anzusehen sind. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke in den geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen (insbesondere Klasse 35) und des streitgegenständlichen Domain-Namens kann somit nicht ausgeschlossen werden (vgl. hierzu BVGer vom 14. Juli 2012 [B-3536/2011], E. 5).
Es ist aber im Folgenden zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin relevante Verteidigungsgründe für die mögliche Markenschutzverletzung vorbringen kann. B. Relevante Verteidigungsgründe
Die Gesuchstellerin wurde bereits im Rahmen der Markenprüfung vom IGE auf die schwache Kennzeichnungskraft des Begriffs „Gesundheitscoach“ hingewiesen. Der Begriff habe sich in der Schweiz als Beratungsberuf im Gesundheitswesen etabliert und es würden heutzutage sogar Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten hierzu angeboten (vgl. Anlage 9 zum Gesuch der Gesuchstellerin). Der schwachen Kennzeichnungskraft, die sich insbesondere aus der Verwendung von Wörtern aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ergibt, ist bei der Frage der Verwechslungsgefahr Rechnung zu tragen. Trotz gleichartiger Produkte und Dienstleistungen innerhalb derselben Branche ist daher nur zurückhaltend vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Das gilt insbesondere, wenn die ähnlichkeitsbegründenden Elemente, wie hier, von zahlreichen Anbietern als Kennzeichenbestandteil gewählt werden. Bei spezialisierten Verkehrskreisen, z.B. in medizinischen Fachbereichen, die gewohnt sind, sorgfältig auf Details zu achten, kann zudem eine erhöhte Aufmerksamkeit (und damit eine verminderte Verwechslungsgefahr) erwartet werden (vgl. hierzu BVGer vom 14. Juli 2012 [B-3536/2011], E. 4.2).
Dass sich GESUNDHEITSCOACH als Kennzeichen für die Gesuchstellerin im Verkehr durchgesetzt und dadurch eine weitere Schutzwirkung erlangt hätte, wurde von der Gesuchstellerin nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich. Dementsprechend muss der Schutzbereich der Marke als eng verstanden werden.
Eine Kennzeichenverletzung ist sodann nicht nur aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Vorliegend sind bei der Gewichtung der Interessen am Gebrauch des Domain-Namens einerseits die langjährige Zusammenarbeit der Parteien auf dem Gebiet des Gesundheitscoaching zu berücksichtigen, anderseits aber auch die Eintragungschronologie der Marke und des Domainnamens. Die Marke der Gesuchstellerin wurde am 9. Juni 2011 beim IGE hinterlegt, jedoch erst am 19. Dezember 2011 veröffentlicht. Die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens erfolgte demgegenüber bereits am 18. September 2011 und somit vor der Veröffentlichung der Marke. Aufgrund der zeitlichen Verhältnisse gilt somit als erstellt, dass die Gesuchsgegnerin bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens die Verletzung bzw. Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin nicht beabsichtigt hat.
Der Experte erachtet es überdies als beidseits anerkannt, und damit als erwiesen, dass die Gesuchsgegnerin, spätestens seit dem Jahr 2008, auf dem Gebiet des Gesundheitscoaching tätig ist und den Domain-Namen seit dem Jahr 2011 aktiv für ein tatsächliches Angebot auf dem Internet benützt. Der Gesuchsgegnerin ist daher aus Sicht des Experten auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten kein Vorwurf zu machen.
Aus den Erwägungen geht hervor, dass die Gesuchsgegnerin relevante Verteidigungsgründe im Sinne von Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements schlüssig vorgetragen hat. C. Rechtfertigung der Übertragung
Vor diesem Hintergrund rechtfertigt sich eine Übertragung des strittigen Domain-Namens an die Gesuchstellerin nicht. 7. Entscheidung
Das Gesuch, den strittigen Domain-Namen auf die Gesuchstellerin zu übertragen, wird gestützt auf Paragraph 24 des Verfahrensreglements, abgewiesen. Der Gesuchgegnerin werden, wie in Paragraph 11 des Verfahrensreglements vorgesehen, keine Parteikosten zugesprochen.
Dr. Bernhard Meyer
Experte
Datum 26. September 2013
Full & Egal Universal Law Academy