Die Gesuchstellerinnen sind Scout24 Holding GmbH aus München, Deutschland (Gesuchstellerin 1) und Scout24 International Management AG aus Baar, Schweiz (Gesuchstellerin 2), beide vertreten durch Zulauf Bürgi Partner, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist "Goldboerse - Pierre Seker“ aus Arisdorf, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 17. Juni 2013 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 18. Juni 2013 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 26. Juni 2013 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 16. Juli 2013.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 18. Juli 2013 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 26. Juli 2013 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 20. August 2013 Lorenz Ehrler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsgegner hat am 17. November 2008 bei Switch den Domain-Namen registrieren lassen und verwendet diesen für seine Website. Die Gesuchstellerinnen sind Inhaberinnen verschiedener Markeneintragungen, welche aus dem Kennzeichen SCOUT24 bestehen oder dieses enthalten. Diese Marken sind für Waren verschiedenster Art eingetragen. Die Gesuchstellerinnen betreiben insbesondere auf verschiedenen Websites Plattformen zum Austausch von Waren verschiedenster Art. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Die Gesuchstellerinnen machen zunächst geltend, die Gesuchstellerin 1 verfüge über mehr als 80 Markeneintragungen in der Schweiz. Im vorliegenden Verfahren stützen sie sich ab auf mehrere prioritäre Markeneintragungen, nämlich die Wortmarken SCOUT24, Nrn. CH 521621, CH 552203 und CH 585444 (Gesuchsbeilagen 8 – 10) und machen geltend, der Domain-Name verletze diese – ihrer Meinung nach sehr bekannten – Marken. Sodann machen die Gesuchstellerinnen geltend, der Domain-Name verletze ausserdem die Firma der Gesuchstellerin 2, welche seit 29. August 2002 „Scout24 International Management AG“ lautet. Sie beantragen, den Domain-Namen auf die Gesuchstellerin 2 zu übertragen. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat es versäumt, eine Gesuchsantwort einzureichen. 6. Entscheidungsgründe 6.1. Verfahren
Die Gesuchstellerinnen haben das Gesuch gemeinsam eingereicht und handeln daher als aktive Streitgenossenschaft. Da sich aufgrund der relevanten Umstände ein gemeinsames Vorgehen nicht zwingend aufdrängt, handelt es sich um eine einfache Streitgenossenschaft. Das Verfahrensreglement enthält diesbezüglich keine Regelung, weshalb es sich rechtfertigt, die Frage der Zulässigkeit eines solchen Vorgehens aufgrund allgemeiner zivilprozessualer Prinzipien zu beurteilen. Wesentliches Kriterium muss dabei sein, ob ein gemeinsames Vorgehen mehrerer Gesuchsteller aus dem Blickwinkel der Verfahrensökonomie zweckmässig ist (vgl. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979, S. 301 ff.). Dies ist vorliegend aufgrund des evidenten Sachzusammenhangs ohne weiteres zu bejahen, zumal beide Gesuchsteller sich gegen dasselbe Verhalten des Gesuchsgegners wenden, nämlich die Eintragung und die Verwendung des Domain-Namens , und beide ihr gemeinsames Rechtsbegehren auf kennzeichenrechtliche Gründe stützen. Das gemeinsame Vorgehen der Gesuchstellerinnen ist daher zuzulassen. 6.2. Grundsätzliches
Gemäß Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäß Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt. 6.3. Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerinnen
Ob eine Markenverletzung vorliegt, hängt davon ab, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüber stehenden Kennzeichen besteht. Dies ist der Fall, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen identisch oder ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden (Art. 3 Abs. 1 MSchG).
Die Ähnlichkeit zwischen den von Gesuchstellerinnen geltend gemachten Marken SCOUT24 und dem Domain-Namen ist offensichtlich, zumal der Domain-Name die Marken gänzlich umfasst und der Zusatz „gold“ eine bloss beschreibende Sachbezeichnung ist, welche keine genügende Distanz zu den Marken der Gesuchstellerinnen zu schaffen vermag. Im Gegensatz dazu weisen die genannten Marken „Scout24“ mindestens eine mittlere Unterscheidungskraft auf. Die Gesuchstellerinnen haben insbesondere mittels der Zusammenfassung der Resultate einer Meinungsumfrage (Gesuchsbeilage 17) glaubhaft gemacht, dass die Marken einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen, weshalb diese über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und Schutzumfang verfügen dürften.
Der Gesuchsgegner bietet auf seiner Website (i) den Aufkauf von Altgold und (ii) den Verkauf von Altgold, Edelmetallen etc. auf Kommissionsbasis an (s. Beilage 20 des Gesuchs). Es ist zu prüfen, ob zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken der Gesuchstellerin 1 geschützt sind, und den vorgenannten Dienstleistungen des Gesuchsgegners Gleichartigkeit besteht:
- Aufkauf von Altgold:
Das erste dieser Angebote betrifft ein Geschäft, das von den geltend gemachten Marken der Gesuchstellerinnen nicht beansprucht wird und mit keiner der beanspruchten Dienstleistungen gleichartig ist. Soweit die Gesuchstellerinnen geltend machen, diese Dienstleistung sei gleichartig mit „Edelmetalle“ in Klasse 14, ist festzuhalten, dass der Aufkauf von Edelmetallen nicht unter Klasse 14 zu subsumieren ist. Tatsächlich stellt nach Ansicht des Experten der Aufkauf von Edelmetallen gar keine Dienstleistung dar, sondern erfolgt im eigenen Interesse des Käufers. Die von der Beanspruchung von „Edelmetalle“ in Klasse 14 betroffenen Tätigkeiten stehen jedenfalls nicht in einer Beziehung mit dem Ankauf von Altgold in einer Weise, dass der Eindruck entstehen könnte, die fraglichen Waren und Dienstleistungen würden aus demselben Unternehmen oder Konzern stammen (Willi, MSchG, Zürich 2002, Art. 3 N 11 ff.). Es liegen weder eine funktionelle Austauschbarkeit, noch andere Kriterien vor, welche eine Gleichartigkeit nahelegen könnten. Es liegt somit keine Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit vor.
- Verkauf von Altgold und Edelmetallen auf Kommissionsbasis
Die Marke SCOUT24, CH 552203, der Gesuchstellerin 1 beansprucht in Klasse 35 insbesondere die „Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräusserung von Waren“. Die Gesuchstellerinnen weisen mit Beilagen 21 bis 23 rechtsgenüglich nach, dass sie entsprechende Dienstleistungen tatsächlich erbringen. Dieser Nachweis stellt sich ohnehin als unnötig heraus, da der Gesuchsgegner den Nichtgebrauch nicht behauptet hat. Das zweite Dienstleistungsangebot des Gesuchsgegners, also der Verkauf von Altgold und Edelmetallen auf Kommissionsbasis, ist identisch oder zumindest hochgradig gleichartig mit der oben genannten, von der Marke CH 552203 beanspruchten Dienstleistung „Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräusserung von Waren“.
Es ist somit festzustellen, dass zwischen dem Angebot des Gesuchsgegners, Altgold, Schmuck etc. auf Kommissionsbasis zu verkaufen und der MarkeSCOUT24, CH 552203, einerseits Zeichenähnlichkeit und andererseits Dienstleistungsgleichheit oder zumindest –gleichartigkeit besteht. Dies führt unweigerlich zu einer Verwechslungsgefahr. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass der durchschnittliche Internetnutzer mindestens einen Zusammenhang rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art mit den Gesuchstellerinnen vermutet (mittelbare Verwechslungsgefahr). Dies umso mehr, als es sich bei der Marke „SCOUT24 um eine Serienmarke handelt, welche alleinstehend und in Kombination mit verschiedenen beschreibenden Zusätzen als Marke eingetragen ist („Immoscout24“, „FriendScout24“, „Travelscout24“, „Jobscout“ etc.), und der Domain-Name sich aufgrund seiner Struktur (Warenbezeichnung + SCOUT24) in diese Markenserie einreiht (Willi, op. cit., Art. 3 N 11).
Aufgrund des Gesagten erübrigt es sich, die weiteren Argumente der Gesuchstellerinnen zu prüfen. Es ist einzig anzufügen, dass der Antrag der Gesuchstellerinnen vermutlich auch gutzuheissen wäre, wenn die Marke SCOUT24, CH 552203, für die relevante Dienstleistung tatsächlich nicht gebraucht würde: es geht aus den ins Recht gelegten Umfrageresultaten (Gesuchsbeilage 17) hervor, dass die einzelnen Submarken „AutoScout24“, „ImmoScout24“ und „JobScout24“ ungestützte Bekanntheitswerte von zwischen 38% und 70% aufweisen, was gemäss Rechtsprechung zur Annahme der Berühmtheit der Marke i.S.v. Art. 15 MSchG bequem genügen sollte. Freilich wäre noch die Autorschaft und somit der Beweiswert dieser Umfrage zu prüfen sowie die Frage, ob diese Umfrageresultate sich auf die Basismarke SCOUT24übertragen lassen. Nachdem der Experte auch ohne den Nachweis der Berühmtheit zum Schluss kommt, dass eine Markenverletzung vorliegt, braucht diese Frage vorliegend nicht beantwortet zu werden. 7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name an die Gesuchstellerin 2 zu übertragen ist.
Lorenz Ehrler
Experte
Datum: 3. September 2013
Full & Egal Universal Law Academy