Die Gesuchstellerin ist KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH aus Heusenstamm, Deutschland, vertreten durch Anwaltskanzlei Weise, Deutschland.
Der Gesuchsgegner ist Rieder Engineering aus Greifensee, Schweiz. 2. Streitige Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 19. Juni 2013 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch”- und “.li”-Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 20. Juni 2013 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-namens ist. Am 21. Juni 2013 reichte die Gesuchstellerin das Gesuch in elektronischer Form ein. Das Gesuch enthielt keine klaren Angaben dazu, ob die Gesuchstellerin Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz oder Lichtensteins ist und dass die Registrierung und/oder Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins eine Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin darstellt. Am 3. Juli 2013 forderte das Zentrum die Gesuchsellerin auf, das Gesuch diesbezüglich um etwaige Angaben zu ergänzen. Die Gesuchstellerin reichte mit email vom 3. Juli 2013 dementsprechende Erklärungen und Nachweise bei dem Zentrum ein.
Das Zentrum stellte fest, dass das ergänzte Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht. Am 4. Juli 2013 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 24. Juli 2013.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 24. Juli 2013 bei dem Zentrum ein. Am 24. Juli 2013 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung des Gesuchsgegners vom 24. Juli 2013, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 19. September 2013 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichschluss geführt habe.
Am 19. September 2013 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 25. Oktober 2013 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine international tätige Anbieterin von Werkzeugen und Werkstatteinrichtungen mit Sitz in Deutschland. Sie ist Inhaberin mehrerer internationaler Markeneintragungen, welche den Bestandteil „KS TOOLS“ enthalten, mit Schutzanspruch für die Schweiz.
Der Gesuchsgegner betreibt nach eigenen Angaben die IT Infrastruktur der „Ks Tools AG“.
Der Domain-Name wurde am 9. Januar 2013 registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Im Jahr 2004 gründeten die Gesellschafter der Gesuchstellerin eine schweizerische Gesellschaft unter dem Namen „KS TOOLS AG“, welche u.a. die Produkte der Gesuchstellerin in der Schweiz exklusiv vertrieb. Über diese Gesellschaft wurde am 4. Dezember 2011 der Konkurs eröffnet und sie ist heute noch in Liquidation.
Die Gesuchstellerin beruft sich auf ihre Markeneintragungen und ihr Namensrecht und macht im Wesentlichen geltend, der Gesuchsgegner habe den Domain-Namen in der Absicht registriert, die Aktivitäten der Gesuchstellerin in der Schweiz zu behindern und damit „wie ein Domain-Namen Pirat“ gehandelt und gegen Art. 2 UWG verstossen. Der Gesuchsgegner sei weder an der Firma der Gesuchstellerin beteiligt, noch habe diese ihm das Recht zur Nutzung des Namens „Ks Tools“ eingeräumt. Der Gesuchsgegner habe zudem das Namensrecht der Gesuchstellerin verletzt (Art. 29 Abs. 2 ZGB). B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner wendet ein, der Domain-Name sei aktiv und in Betrieb für die Firma „Ks Tools AG“. Der Halter sei auf den Betreiber der IT Infrastruktur,Riederer Engineering, gewechselt worden. Die Liquidation der Firma „Ks Tools AG“ sei noch nicht abgeschlossen. Die Verwendung des Namens „Ks Tools“ in der Schweiz durch die Firma „Ks Tools AG“ sei durch die Gesuchstellerin ausdrücklich gebilligt worden. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Diese Voraussetzungen werden nachstehend geprüft:
Die Gesuchstellerin hat ihren Namen sowie den Bestand von Markeneintragungen für das Kennzeichen „KS TOOLS“ für die Schweiz nachgewiesen (so z.B. IR 798041, „KS TOOLS“ (fig.) mit Schutzanspruch für die Schweiz). Eine Verletzung dieser Kennzeichen hat sie jedoch aus folgenden Gründen nicht nachgewiesen:
Aus den von der Gesuchstellerin selbst eingereichten Unterlagen geht klar hervor, dass der Domain-Name von der Firma „Ks Tools AG“ benutzt wurde (Screenshot in Anlage 17) und dass diese Firma von Gesellschaftern der Gesuchstellerin gegründet wurde und sich immer noch in Liquidation befindet (Handelsregisterauszug in Anlage 18).
Der Gesuchsgegner ist nicht ein unbeteiligter Dritte oder gar ein „Domain-Name Pirat“, wie die Gesuchstellerin sagt, sondern seit 2005 ein einzelzeichnungsberechtigtes Organ der „Ks Tools AG“ (Anlage 18).
Es ist somit klar, dass der Domain-Name nicht in unlauterer Behinderungsabsicht registriert und benutzt wurde. Vielmehr wurde der Domain-Name mit Zustimmung der Gesuchstellerin durch die Firma „Ks Tools AG“ registriert und benutzt.
Unter welchen Umständen nach Eröffnung der Liquidation der Firma „Ks Tools AG“ die Übertragung des Domain-Namens auf den Gesuchsgegner erfolgt ist, ist eine Frage, die allenfalls im Rahmen des Konkursverfahrens zu prüfen wäre. Eine klare Verletzung des Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin liegt jedenfalls nicht vor. 7. Entscheidung
Die Gesuchstellerin hat eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts nicht bewiesen. Die Voraussetzungen von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements sind somit nicht erfüllt und die Übertragung des Domain-Namens auf die Gesuchstellerin ist nicht gerechtfertigt.
Der Experte weist das Gesuch um Übertragung des Domain-Namens ab.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 30. Oktober 2013
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