Die Gesuchstellerin ist Schweizerische Radio und Fernseh-Gesellschaft aus Bern, Schweiz, vertreten durch Schneider Feldmann AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Patrick Vogt, Oberrieden, Schweiz. 2. Streitige Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen und (nachfolgend die „Domain-Namen”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 4. April 2014 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 7. April 2014 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 11. April 2014 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung lief am 1. Mai 2014 ab.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 2. Mai 2014 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Zudem benachrichtigte das Zentrum die Gesuchstellerin über die Möglichkeit, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 9. Mai 2014 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt. Das Zentrum bestellte am 22. Mai 2014 Bernhard Meyer als Experten.
Der Experte stellte fest, dass er ordnungsgemäss bestellt worden ist und bestätigte im Sinne von Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin, Schweizerische Radio und Fernseh-Gesellschaft, ist seit dem 30. September 1994 im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen. Am 2. November 1995 errichtete sie unter ihrem damaligen Firmennamen „Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft SRG“ eine Zweigniederlassung, welche mit Handelsregisteranmeldung vom 31. Januar 2014 zur „SWI , Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft“ umfirmiert wurde.
Zudem ist die Gesuchstellerin Inhaberin folgender Marken:
- CH Marke SWI, Nr. 650361, eingetragen und publiziert am 30. Oktober 2013 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42;
- CH Markeneintragungsgesuch SWI (fig.), Nr. 50731/2014, angemeldet am 21. Januar 2014 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42;
- CH Marke swissinfo, Nr. P-523619, eingetragen am 09. Juli 2004, publiziert am 27. Juli 2004 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42;
- CH Marke swissinfo, Nr. 523618, eingetragen am 9. Juli 2004, publiziert am 27. Juli 2004 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 41 und 42;
- EU Marke swissinfo (fig.), Nr. 2686319, eingetragen am 14. Januar 2004 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42;
- US Marke swissinfo, Nr. 2728376, eingetragen am 17. Juni 2003 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42;
- US Marke SWISSINFO, Nr 2728375, eingetragen am 17. Juni 2003 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42;
- Internationale Markenanmeldung SWI (Markennummer noch ausstehend), angemeldet am 9. Januar 2014 in den Länder Bahrain, EU, Japan, Oman, USA, China, Russland für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 41. Gestützt darauf wurden folgende Marken angemeldet:
- Brasilien Markenanmeldungen SWI, Nrn. 907211887, 907211968 und 907212034;
- Kanada Markenanmeldung SWI (Markennummer noch ausstehend);
- Katar Markenanmeldungen SWI, Nrn. 86544, 86545, 86545;
- Kuwait Markenanmeldungen SWI, Nrn. 147081, 147082, 147083;
- Saudi Arabien Markenanmeldung SWI, Nr. 1435008835, 1435008837, 1435008838;
- Vereinigte Arabische Emirate Markenanmeldungen SWI Nr. 204159, 204161, 204165.
Ferner ist die Gesuchstellerin Inhaberin des Domain-Namens , der bereits am 28. August 2007 registriert wurde.
Der Gesuchsgegner, Patrick Vogt, ist einziges Verwaltungsratsmitglied der Vogt Media Research AG, welche seit dem 27. Juli 2009 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen ist. Seit dem 23. Januar 2014 ist er Halter der beiden Domain-Namen, nutzt diese aber nicht. Er bietet seine eigenen Dienstleistungen über den Domain-Namen an. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass sie am 3. September 2013 auf der Website “www.“ darüber informiert habe, dass ein neues Unternehmenskürzel, nämlich „SWI“, eingeführt werde. Daher werde „“ künftig „SWI “ heissen. Für den Aufbau der neuen Bezeichnung habe die Gesuchstellerin einen fünf-stelligen Betrag in Werbung und Kommunikation investiert. Allein die Markenanmeldungen für SWI hätten die Gesuchstellerin bisher über CHF 40‘000 gekostet.
Am 23. Januar 2014 habe der Relaunch von SWI stattgefunden. Genau an diesem Tag habe der Gesuchsgegner die Domain-Namen registrieren lassen. Die Anfrage der Gesuchstellerin vom 5. Februar 2014 an den Gesuchsgegner, woraus dieser seine Berechtigung für die Registrierung der Domain-Namen ableite, sei vom Gesuchsgegner nie beantwortet worden.
In Bezug auf die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts führt die Gesuchstellerin aus, dass die Änderung des Firmennamens der Zweigniederlassung der Gesuchstellerin, in neu „SWI “, am 31. Januar 2014 beim Handelsregister angemeldet und am 5. Februar 2014 im SHAB publiziert worden sei. Zudem sei sie, schon bevor der Gesuchsgegner die Domain-Namen registrieren liess, Inhaberin der aktiven Schweizer Marken „SWI“ und „swissinfo“ sowie des Domain Namens gewesen. Alle Marken würden auch gebraucht.
Die Domain-Namen des Gesuchsgegners seien mit dem Firmennamen und den Marken der Gesuchstellerin identisch. Der Gesuchsgegner brauche die Domain-Namen (noch) nicht, diese hätten aber auch ohne Gebrauch eine Kennzeichenfunktion und müssten demnach gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen der Gesuchstellerin den gebotenen Abstand einhalten. Die allfällige Verwendung der Domain-Namen würde klar den Eindruck erwecken, dass sie mit der Gesuchstellerin oder ihrer Geschäftsgruppe in der Schweiz in Verbindung stünden. Somit seien die Schutzrechte der Gesuchstellerin verletzt.
Der Gesuchsgegner könne sich auch nicht auf guten Glauben berufen. Ein normativ bestimmter, durchschnittlicher Internetnutzer wisse, dass ihm vor Registrierung eines Domain-Namens eine gewisse Informationspflicht obliege. Hätte der Gesuchsgegner vor seiner Registrierung der Domain-Namen auch nur kurze Recherchen im Internet getätigt, hätte er aufgrund der Ergebnisse rasch zur Einsicht kommen müssen, dass sowohl die Marke „SWI“ wie auch „“ in der Schweiz am 23. Januar 2014, am Tag der Registrierung der Domain-Namen, bereits geschützt waren. Deshalb liege die Vermutung nahe, dass der Gesuchsgegner mit der Registrierung der Domain-Namen vom Bekanntheitsgrad der Gesuchstellerin habe profitieren und deren guten Ruf für eine künftige Tätigkeit habe ausnutzen wollen, oder die Absicht gehabt habe, die Domain-Namen teuer an die Gesuchstellerin zu verkaufen.
Im Übrigen unterstünden die Domain-Namen auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts. Wer Massnahmen treffe, die geeignet seien, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen, handle unlauter. Der Gesuchsteller habe zwei identische und somit verwechselbare Domain-Namen registrieren lassen. Somit handle er auch unlauter. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner reichte keine Gesuchserwiderung ein und erklärte sich auch nicht zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung gemäss Art. 15(d) des Verfahrensreglements bereit. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch aufgrund des Vorbringens beider Parteien und der eingereichten Schriftstücken, unter Beachtung des Verfahrensreglements, zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements kann er auf Löschung oder Übertragung des Domain-Namens erkennen, oder das Gesuch abweisen. Der Experte gibt dem Gesuch gemäss Paragraph 24(c) statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Als Kennzeichenrecht gilt jedes von der Rechtsordnung anerkannte Recht aus der Registrierung oder dem Gebrauch eines Zeichens mit Unterscheidungsfunktion, welches den Rechtsinhaber gegen die Beeinträchtigung seiner Interessen durch die Registrierung oder den Gebrauch eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte schützt. Insbesondere, aber nicht abschliessend gilt als Kennzeichenrecht: das Recht an einer Firma, einem Namen, einer Marke, einer Herkunftsangabe sowie die aus dem Lauterkeitsrecht fliessenden Abwehrrechte (Paragraph 1 des Verfahrensreglements).
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine Verletzung des Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine im Verfahrensreglement oder vom Experten festgelegte Frist versäumt, entscheidet der Experte über das Gesuch auf Grundlage der Akten (Paragraph 23 des Verfahrensreglements).
Diese Voraussetzungen und Umstände werden nachstehend geprüft und gewürdigt: (i) Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts Bestand
Der Firmenname der Zweigniederlassung der Gesuchstellerin lautet nachgewiesenermassen „SWI “. Entsprechend gilt der Bestand eines Kennzeichenrechts im Sinne von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements als erbracht. Verletzung
Der Firmeninhaber kann sich gemäss Art. 956 Abs. 2 OR auf den Schutz seiner Firma berufen, wenn er durch den unbefugten Gebrauch durch einen Dritten beeinträchtigt wird. Dabei liegt der erforderliche Gebrauch einer Firma in ihrer Verwendung im Geschäftsverkehr nach aussen, d.h. mit Dritten, wie Kundschaft, Behörden, Konkurrenten, etc.
Ist ein Zeichen firmenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens auch als Domain-Name grundsätzlich verbieten (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.). Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Firma „SWI “ und kann sich somit auf den Firmenschutz von Art. 956 Abs. 2 OR berufen.
Indem der Gesuchsgegner die Firma der Zweigniederlassung der Gesuchstellerin als Domain-Namen und gegen ihren Willen hält, verwendet er diese nach aussen. Er tritt sowohl gegenüber der SWITCH als auch gegenüber Dritten, die das Register einsehen, als Halter der Domain-Namen auf. Das muss die Gesuchstellerin nicht dulden. Ihr steht gemäss Art. 956 Abs. 1 OR das ausschliessliche Recht zu, die Firma zu gebrauchen und in diesem Recht wird sie durch die Weigerung des Gesuchsgegners, den Domain-Namen an sie als Berechtigte zu übertragen, beschränkt. Das Firmenrecht der Gesuchstellerin ist somit verletzt.
Aber nicht nur das. Nach unwidersprochen gebliebener Darstellung, hat der Gesuchsgegner die Domain-Namen genau am Tag des Launch von SWI registriert, und zwar, wiederum nach Darstellung der Gesuchstellerin, mit der Absicht, diese später teuer an die Gesuchstellerin zu verkaufen. Jedenfalls hat der Gesuchsgegner zu dem Domain-Namen keinerlei Bezug nachgewiesen und wird von der Gesuchstellerin als eigentlicher Domain-Namen-Pirat bezeichnet. Das Verhalten von Domain-Namen-Piraten ist dadurch gekennzeichnet, dass sie kein eigenes, redliches Interesse an der Registrierung und Benutzung eines Domain-Namens haben, oder geltend machen können, sondern es letztlich nur darauf absehen, rechtlich berechtigte Unternehmen zu blockieren und von diesen die Zahlung von Geldbeträgen zu „erzwingen” (vgl. Deutsche Telekom Value added services Austria GmbH und Scout 24AG v. PlanDesign GmbH, WIPO Verfahrensnummer DCH2009-0001, und ).
Auf Grund der Tatsache, dass der Gesuchsgegner, der sich auf seiner eigenen Webpage „www.“ als „Berater führender Unternehmen, primär in den Industrien Medien, Internet, Telekommunikation und Sport“ anpreist, darauf verzichtet hat, am Schlichtungs- und Streitbeilegungsverfahren aktiv teilzunehmen und den Sachverhalt zu erhellen, deutet darauf hin, dass die Vermutungen der Gesuchstellerin nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Ein solches Verhalten, insbesondere von einem Internetspezialisten, der das Verfahren gewiss kennt, ist - gesamthaft gesehen - als unlauter zu betrachten und verstösst gegen Art. 2 UWG.
Damit ist die Verletzung des Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin auch unter Lauterkeitsaspekten erstellt. (ii) Verteidigungsgründe
Es besteht kein ersichtlicher Rechtsgrund, warum der Gesuchsgegner als Halter der Domain-Namen und eingetragen bleiben soll. Auch er selbst hat diesbezüglich nichts vorgebracht und stattdessen auf jegliche Stellungnahme verzichtet. (iii) Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung
Die nachgewiesenen Verletzungen von Kennzeichenrechten rechtfertigen die Übertragung der Domain-Namen und vom Gesuchsgegner auf die Gesuchstellerin. 7. Entscheidung
Aus den dargelegten Gründen entscheidet der Experte, dass die Domain-Namen und gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements, auf die Gesuchstellerin zu übertragen sind.
Dr. Bernhard F. Meyer
Experte
Datum: 5. Juni 2014
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