Die Gesuchstellerin ist Cerberus Capital Management L.P. aus New York, Vereinigte Staaten von Amerika, vertreten durch Wild Schnyder AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Cerberus Finance, Rene Bieri aus Winterthur, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der "Domain-Name").
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 14. Oktober 2014 elektronisch und am 16. Oktober 2014 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 15. Oktober 2014 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 27. Oktober 2014 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 12. November 2014.
Das Zentrum informierte die Parteien am 14. November 2014, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 24. November 2014 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 27. November 2014 Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin, die Cerberus Capital Management L.P., ist eine in den Vereinigten Staaten etablierte Gesellschaft.
Die Gesuchstellerin ist seit dem 5. Februar 2010 Inhaberin der zwei folgenden internationalen Marken im Bereich der Finanzdienstleistungen (Klasse 36):
- CERBERUS (Wortmarke) No. 1031110;
- CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT. L.P. (Wort-und Bildmarke), No. 1031111.
Beide IR-Marken sind in der Schweiz geschützt.
Der Domain-Name wurde am 3. September 2014 von dem Gesuchsgegner registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin erklärt, sie sei Inhaberin zweier internationaler Marken, die in der Schweiz wirksam sind. Die beiden IR-Marken geniessen Schutz seit Februar 2010, also vor dem Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domain-Namens am 3. September 2014.
Die Gesuchstellerin stellt ferner fest, dass ihren Marken kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann und diese eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft geniessen. Ausserdem sei die CERBERUS Marke in der Vergangenheit intensiv benutzt worden und in der Schweiz sehr beliebt. Die Kennzeichnungskraft dieser Marken sei deshalb gestärkt.
Die Gesuchstellerin ist der Meinung, dass der strittige Domain-Name sich mit dem Bestandteil "finance" auch im Finanzbereich bewegt. Dienstleistungsgleichartigkeit sei somit gegeben.
In diesem Zusammenhang trägt die Gesuchstellerin vor, dass der strittige Domain-Name die ältere Marke CERBERUS ganz übernimmt, und dass es daher eine eindeutige Zeichenähnlichkeit gibt. Durch die Kombination von Dienstleistungsgleichartigkeit mit Zeichenähnlichkeit sei deshalb von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. Der Zusatz "finance" im strittigen Domain-Namen sei nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu prägen, zumal er für Finanzdienstleistungen direkt beschreibend ist. Es bestehe daher die Gefahr, dass aufgrund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit sowie der ausgeprägten Warennähe die Vermutung begründet wird, dass die Waren und Dienstleistungen von wirtschaftlich, rechtlich oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
Die Gesuchstellerin stellt ferner fest, dass somit die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner eine Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins ist. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat keine Erwiderung eingereicht. 6. Entscheidungsgründe
Gemäß Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand des Vorbringens beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäß Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder die Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach dem schweizerischen oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäß Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Es wurde von der Gesuchstellerin bewiesen, dass sie Inhaberin der Marke CERBERUS ist, insbesondere in der Schweiz. B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Das Bundesgericht hält fest, dass Domain-Namen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um die Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244, ""). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der erwähnten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots von Waren oder von Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5., "").
Gemäß Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäß Art. Abs. 1 lt. c. MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Es ist eindeutig, dass der strittige Domain-Name die geschützte CERBERUS Marke ganz enthält.
Auf Grund der vorgelegten Beweise kann vorn einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft im Finanzbereich ausgegangen werden. Eine verstärkte Kennzeichnungskraft kann der Experte mangels konkreter Hinweise der Gesuchstellerin über die Benutzung ihrer Marke in der Schweiz nicht feststellen.
Da der strittige Domain-Name die geschützte und prioritätsältere Marke CERBERUS ganz enthält, stimmt der Experte mit der Gesuchstellerin überein, dass die beiden Zeichen quasi identisch sind.
Es genügt offensichtlich nicht, dass der strittige Domain-Name neben CERBERUS auch die beschreibende Denomination "finance" enthält, um eine Identität oder zumindest Zeichenähnlichkeit mit der prioritätsälteren Marke der Gesuchstellerin auszuschliessen.
Im Gegenteil, es ist eindeutig, dass die Kombination des Namens "Cerberus" mit der beschreibenden Denomination "finance" unmittelbar auf Finanzdienstleistungen verweist, Finanzdienstleistungen für welche die Marken der Gesuchstellerin ganz spezifisch geschützt sind.
Außerdem geht aus der Akte hervor, dass der strittige Domain-Name zeitweise mit einer Webseite verbunden war auf derer Homepage in gross Buchstaben "CERBERUS FINANCE LIMITED" mit einem Logo stand. Auf der Kontakt Seite war ausserdem eine "Cerberus Finance Limited" Gesellschaft mit einer Adresse in Macau angegeben.
In diesem Zusammenhang stellt der Experte fest, dass der strittige Domain-Name auf den Namen "Cerberus Finance" und "Rene Bieri" in Winterthur registriert wurde.
Der Gesuchsgegner hat jedoch weder bewiesen, dass er über diesen Namen Rechte hat und/oder diesen Namen "Cerberus Finance" auf irgendeiner Weise in der Schweiz benutzt. Es wurde auch nicht bewiesen, dass es eine "Cerberus Finance Limited" in der Schweiz oder anderswo überhaupt gibt.
Ausserdem, ist der strittige Domain-Name jetzt inaktiv; er verweist nur noch auf eine Webseite mit der Indikation auf Englisch "Website under construction".
Der Experte kann also nicht prüfen, ob eine "Cerberus Finance" Organisation in Winterthur oder anderswo in der Schweiz tätig war bzw. ist.
Recherchen des Experten1 auf den Internetseiten des Handelsregisters Zürich und in Zefix, haben die Existenz von "Cerberus" Gesellschaften ans Licht gebracht, jedoch nicht in Winterthur. Auch der Name "Rene Bieri" kam in diesen Recherchen nirgends hervor.
Aus diesen Gründen, und in Abwesenheit jeglicher Verteidigungsgründe des Gesuchsgegners, ist der Experte der Meinung, dass der strittige Domain-Name in klarer Weise die Markenrechte der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz verletzt.
Der Experte bestimmt also, dass der strittige Domain-Name der Gesuchstellerin übertragen werden soll. 7. Entscheidung
Gemäß Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name an die Gesuchstellerin übertragen wird.
Theda König Horowicz
Experte
Datum: 15. Dezember 2014
1 Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen sind summarische Verfahren, die durch den Experten innerhalb eines genau bestimmten Zeitraumes anhand des Vorbringens beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden sind.
Ausnahmsweise können Experten beschränkte faktische eigene Recherchen führen, wenn diese erforderlich für die Entscheidung sind gemäß Paragraph 21 des Verfahrensreglements.
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