Die Gesuchstellerin ist die Ente Turistico Lago Maggiore mit Sitz in Locarno, Schweiz, vertreten durch Pestalozzi Attorneys, Zürich, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist T SA in Cham, Schweiz, vertreten durch Richard Menzer, Losone, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 7. November 2014 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domain-Namen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft trat.
Am 10. November 2014 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 13. November 2014 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung endete der 3. Dezember 2014. Der Gesuchsgegner reichte am 18. November 2014 eine Stellungnahme per E-Mail beim Zentrum ein. Das Zentrum erfragte bei der Gesuchsgegnerin, ob es sich beim E-Mail vom 18. November 2014 um die definitive Stellungnahme handelt. Die Anfrage blieb ohne Antwort.
Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Gesuchgegnerin vom 18. November 2014 teilte das Zentrum den Parteien mit Schreiben vom 5. Dezember 2014 mit, dass die Gesuchsgegnerin keine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtung zum Ausdruck brachte. Auf eine Schlichtungsverhandlung wurde deshalb verzichtet. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 18. Dezember 2014 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 7. Januar 2015 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft nach Art. 6 ff. des Legge sul turismo des Kantons Tessin vom 30. November 1998 („Tourismusgesetz“). Gemäss dem statutarischen Zweck fördert die Gesuchstellerin den Tourismus in der Region Ascona-Locarno und informiert und berät Touristen. Ihren Sitz hat die Gesuchstellerin in Locarno.
Die Gesuchsgegnerin ist eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts („OR“). Die Gesuchsgegnerin hat ihren Sitz in Cham. Der einzige Verwaltungsrat ist Richard Menzer. Zweck der Gesuchsgegnerin ist die Verkaufsförderung, An- und Verkauf von Internetseiten, Elektrohandel, Beratung im Informatikbereich, An- und Verkauf von Elektromaterial sowie Informatikunterricht (Beilage 6 des Gesuchs).
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke ASCONA LOCARNO (fig.), Nr. 597440, die beim Schweizerischen Institut für Geistiges Eigentum am 22. Dezember 2009 hinterlegt und anschliessend eingetragen wurde.
Die Gesuchsgegnerin hat gemäss Auskunft der SWITCH den Domain-Namen am 16. Januar 2005 registriert. Unter dem streitigen Domainnamen ist eine aktive Webseite abrufbar, welche touristische Informationen aus der Region Ascona und Locarno anbietet. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin beruft sich hauptsächlich auf ihre Markenrechte an ASCONA LOCARNO und auf ein unlauteres Verhalten der Gesuchsgegnerin.
Die Gesuchstellerin macht geltend, unter dem mit ihrer Marke praktisch identischen Domain-Namen die Region Ascona-Locarno zu fördern und sowohl Informationen als auch regionale Angebote für Touristen zugänglich zu machen.
Im vorliegenden Fall argumentiert sie, dass eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr und in der Folge eine Verletzung des Kennzeichenrechts gestützt auf Art. 13 des Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 („Markenschutzgesetz, MschG“) vorliegt. Grund dafür sei die Verwendung des praktisch identischen Domain-Namens . Die durch die Gesuchsgegnerin angebotenen Dienstleistungen wirkten sehr ähnlich wie diejenigen der Gesuchstellerin.
Ferner sei die Gesuchstellerin der Ansicht, dass die Verwendung und Nutzung des strittigen Domain-Namens lauterkeitswidrig sei und insbesondere gegen Art. 2 und 3 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes gegen unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 („UWG“) verstosse. Sie macht geltend, dass durch den Gebrauch des strittigen Domain-Namens eine konkrete Verwechslungsgefahr geschaffen und herbeigeführt würde (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Im Weiteren verstosse die Registrierung des in Frage stehenden Domain-Namens gegen das wettbewerbsrechtliche Gebot von Treu und Glauben, da es der Gesuchsgegnerin in erster Linie darum gehe, den guten Ruf eines fremden Kennzeichens auszubeuten (Art. 2 UWG). B. Gesuchsgegnerin
In der am 18. November 2014 beim Zentrum eingereichten E-Mail trägt die Gesuchsgegnerin Folgendes vor: „[…] seit 1998 befasse ich mich mit den Tourismus-Gemeinden Ascona und Locarno. 1999 habe ich dem Tourismusverband Locarno ein von mir erarbeitetes Projekt einer Virtuellen CD vorgestellt [...]. im Jahre 2000 habe ich darauf ein neues Projekt mit den ansässigen KMU`s realisiert und die Domains , , und weitere registriert.
Mit dem Wachsen der Realisierung habe ich mit den Jahren weitere Domains registriert, unter anderem auch , [...]“.
Die Gesuchsgegnerin trägt nicht vor, dass ihre Interessen bzw. Berechtigung an dem strittigen Domain-Namen denjenigen der Gesuchstellerin vorgehen. Vielmehr erhebt sie diverse Vorwürfe gegen die Gesuchstellerin, ohne dazu Beweise vorzulegen. 6. Entscheidungsgründe
Dem Ersuchen der Gesuchstellerin ist gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements stattzugeben, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Lichtensteins zusteht. Eine Verletzung liegt gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach den im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Geltend gemachte Kennzeichenrechte I. Markenrecht
Die Gesuchstellerin macht ausdrücklich eine Verletzung des Ausschliesslichkeitsrechts nach Art. 13 MschG geltend. Gemäss Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht dem Inhaber der Marke das ausschliessliche Recht, diese zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber kann anderen den Gebrauch insbesondere in den in Art. 13 Abs. 2 MschG aufgezählten Fällen verbieten.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke ASCONA LOCARNO und kann sich damit auf Art. 13 MschG berufen. II. Wettbewerbsrecht
Die Gesuchstellerin macht ausdrücklich eine Verletzung ihrer aus dem Lauterkeitsrecht fliessenden Abwehrrechte geltend. Gemäss Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesem als wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 126 III 239, E. 3a; Reto Arpagaus, in: Hilty/Arpagaus, Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013, Kommentar zu Art. 3 Abs. 1 lit. d N 8). Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts einheitlich verwendet (BGE 125 III 193 E. 1b). B. Verletzung der Kennzeichenrechte
Bevor auf die konkrete Verletzung des Kennzeichenrechts eingegangen werden kann, ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerin aktivlegitimiert ist. Nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG sind unter anderem auch juristische Personen des öffentlichen Rechts, sofern sie über Mitglieder verfügen, aktivlegitimiert (David Rüetschi, in Hilty/Arpagaus, Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013, Kommentar zu Art. 10 N 17). Vorliegend sind die Gemeinden des definierten Gebiets Mitglieder der Gesuchstellerin (Art. 4 i.V.m. Art. 2 der Statuten der Gesuchstellerin). Das Bundesgericht bejahte richtigerweise die Klageberechtigung, wenn der Zweck der Gesuchstellerin in der Förderung einer Tourismusregion liegt (BGE 126 III 239, E. 2c f.). Insofern bestehen keine Zweifel an der Aktivlegitimation der Gesuchstellerin. I. Markenrecht
Im vorliegenden Fall wird der Domain-Name aktiv gebraucht. Die Inhalte des strittigen Domain-Namens sind ähnlich wie diejenigen auf der Internetseite der Gesuchstellerin. Insofern liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch grundsätzlich vor.
Dennoch steht die Verwendung einer gemeinfreien geografischen Bezeichnung, wie dies „Ascona Locarno“ ist, nach den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen (BGE 126 III 239, E 3b). Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen zum Wettbewerbsrecht kann die Frage, ob die Verwendung der vorliegend in Frage stehenden geografischen Bezeichnung jedem Wettbewerbsteilnehmer offensteht oder ob dies im Sinne einer Ausnahme ausschliesslich der Gesuchstellerin zusteht, offen gelassen werden. II. Wettbewerbsrecht
Die Verletzung der Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, setzt eine Verwechslungsgefahr bei kennzeichenmässigem Gebrauch voraus. In Bezug auf Domain-Namen liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch nur dann vor, wenn mit der Registrierung eines verwechselbar ähnlichen Domain-Namens das Angebot gleichartiger Dienstleistungen vorbereitet wird und die konkrete Gebrauchsabsicht nachweisbar ist (Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Kommentar zu Art. 13 N 50).
Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Internetseite geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation der hinter der Internetseite stehenden Person, oder falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, welche zur Folge hat, dass es zu ungewollten Zugriffen auf der Internetseite durch Personen kommt, die die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. Zu berücksichtigen sind die gesamten Umstände, wie die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und wie sie die Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten (BGE 128 III 401 E. 4).
Der Begriff „Ascona Locarno“ wird vom Publikum gemeinhin mit Tourismus in Verbindung gebracht. Zudem handelt es sich bei „Ascona Locarno“ um eine bekannte Fremdenverkehrs-Region. Die Gesuchsgegnerin verbreitet unter dem Domain-Namen touristische Angebote. Die Gesuchstellerin, welche ihre touristischen Angebote unter anderem über das Internet verbreitet, nutzt den im Zusammenhang mit der von ihr registrierten Marke ASCONA LOCARNO stehenden Domain-Namen . Es ist naheliegend, dass Interessenten für touristische Angebote unter dem strittigen Domain-Namen , der die Markenbestandteile von ASCONA LOCARNO beinhaltet, sowohl Werbung als auch Angebote für den Fremdenverkehr erwarten. Die Verwendung der Bezeichnung „Ascona-Locarno“ ohne präzisierenden Zusatz erweckt demzufolge beim Nutzer den Eindruck einer offiziellen Tourismusorganisation.
Im Weiteren unterscheidet sich der Inhalt des strittigen Domain-Namens nur marginal von demjenigen der Gesuchstellerin. Obwohl der Inhalt des Internetauftritts nicht ein entscheidendes Kriterium ist, unterstreicht die augenscheinliche Ähnlichkeit die Tatsache, dass Nutzer über den Urheber der Angebote getäuscht bzw. irregeführt werden und vom Ruf profitiert werden soll. Eine Verwechslungsgefahr entsteht bereits in dem Moment, in dem der Internet-Benutzer sich an einem Domain-Namen orientiert und in ihm Assoziationen sowie das Interesse geweckt werden, darunter bestimmte Informationen zu finden (BGE 128 II 401 E. 7.2.2).
Vorliegend dürfte der durchschnittliche Nutzer mit dem strittigen Domain-Namen , der sich lediglich durch die Endung „.ch“ von dem durch die Gesuchstellerin verwendeten Domain-Namen unterscheidet, offizielle Fremdenverkehrsangebote assoziieren, zumal die Endung „.ch“ für die Schweiz steht.
Insofern schafft die Gesuchsgegnerin mit der Verwendung des in Frage stehenden Domain-Namens nicht nur eine Verwechslungsgefahr. Vielmehr profitiert sie auch vom Ruf der Marke ASCONA LOCARNO und beutet diesen bewusst aus.
Der strittige Domain-Name setzt sich aus zwei Ortsnamen zusammen und bezeichnet kombiniert eine geografische Region. Die Verwendung einer gemeinfreien geografischen Bezeichnung steht nach den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen (BGE 126 III 239, E 3b).
Die Registration eines Domain-Namens führt zur Monopolisierung desselben. Es besteht jedoch kein vorbehaltsloses Recht am registrierten Domain-Namen des Erstanmelders in Bezug auf geografische Namen. Es ergeben sich Schranken in verschiedener Hinsicht. Einerseits darf die gemeinfreie Bezeichnung nicht in einer Konkurrenzbezeichnung geführt werden, sofern die Bezeichnung durch langjährigen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist. Andererseits ist die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung verboten, wenn damit eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird und dieser nicht mittels Zusätzen oder auf andere angezeigte Weise entgegen gewirkt wird (BGE 126 III 239, E. 3b; BGE 117 II 199, E. 2).
Vorliegend ist eine Verwechslungsgefahr geschaffen (s.o.) der nicht durch Zusätze oder auf andere Art und Weise von der Gesuchsgegnerin entgegengewirkt wird.
Eine Verletzung von Treu und Glauben und das unlautere und widerrechtliche Verhalten der Gesuchsgegnerin verstossen gegen Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Eine Verletzung des Kennzeichenrechts nach Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ist gegeben. C. Verteidigungsgründe
Gemäss Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements ist zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin vorliegend relevante Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
Die Gesuchsgegnerin reichte am 18. November 2014 eine Stellungnahme ein. Diese enthielt jedoch keinen Vortrag zu Verteidigungsgründen.
Damit hat die Gesuchsgegnerin keine schlüssigen Verteidigungsgründe gemäss Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements erbracht. D. Schlussfolgerung
Die Gesuchstellerin beantragt, den streitgegenständlichen Domain-Namen auf sie zu übertragen. Die Rechtsverletzung im vorliegenden Fall rechtfertigt es, den strittigen Domain-Namen auf die Gesuchstellerin zu übertragen (Paragraph 24(d) (iii) des Verfahrensreglements). 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 30. Januar 2015
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