Die Gesuchstellerin ist Talk Sàrl aus Orbe, Schweiz, vertreten durch Michel Jaccard.
Die Gesuchsgegnerin ist CREA SWISS AG aus Wil, Schweiz, selbstvertreten. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging elektronisch beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 23. Dezember 2014 und am 29. Dezember 2014 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 24. Dezember 2014 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 7. Januar 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss der Gesuchsgegnerin zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 27. Januar 2015.
Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 16. Januar 2015 beim Zentrum ein. Am 20. Januar 2015 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung, worin die Gesuchsgegnerin unter anderem erklärte, sie sei nicht bereit, an einer Schlichtungsverhandlung teilzunehmen.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 20. Januar 2015 mit, dass die Gesuchsgegnerin keine Bereitschaft zu einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Am 22. Januar 2015 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 28. Januar 2015 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin wurde im Jahr 2011 gegründet. Deren statutarischer Zweck ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Kommunikation, Medienstrategie und Produktion von Inhalten. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Work-Bildmarke (CH Nr. 627054), welche am 26. Mai 2011 hinterlegt wurde und für die Klassen 35, 41 und 42 beansprucht wird.
Die Gesuchsgegnerin betreibt die Suchmaschine .
Der Domain-Name wird automatisch auf die Suchmaschine unter umgeleitet. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht im wesentlichen folgendes geltend:
- Die Registrierung und Benutzung des Domain-Namens verletze das Markenrecht der Gesuchstellerin. Das Bildelement der Marke "TALK" sei kennzeichnungskräftig und das Wortelement "talk" sei nicht beschreibend für die Dienstleistungen der Gesuchstellerin. Die Gesuchsgegnerin könne sich nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, da sie nicht gutgläubig sei.
- Die Gesuchsegnerin begehe unlauteren Wettbewerb, da sie über den Domain-Namen ihre eigenen Werbe- und Marketingdienstleistungen anbiete und auf weitere Unternehmen hinweise, welche den Begriff "talk" in ihrer Firma führen.
- Der Domain-Name verletze zudem das Firmenrecht der Gesuchsgegnerin.
- Im Rahmen eines Telefongesprächs vom 9. Dezember 2014 habe die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen zu einem überzogenen Preis von mindestens CHF 20'000 angeboten. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin machte geltend, dass sie schon seit über zehn Jahren den Domain-Namen auf führe und keine rechtliche Grundlage für eine Übertragung des Domain-Namens sehe. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtenstein zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Diese Voraussetzungen werden nachstehend geprüft: A. Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts
Wie oben dargelegt, ist die Gesuchstellerin Inhaberin der Schweizer Work-Bildmarke TALK (CH Nr. 627054), welche am 26. Mai 2011 hinterlegt wurde und für die Klassen 35, 41 und 42 beansprucht wird.
Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzs (MSchG) verleiht einem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, welches die Rechte des Markeninhabers verletzt, indem es mit einer älteren Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a - c MSchG).
Vorliegend hat die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen nach eigenen Angaben schon vor mehr als zehn Jahren registriert, also vor dem Prioritätsdatum der Marke der Gesuchstellerin (26. Mai 2011). Die Gesuchstellerin kann deshalb der Gesuchsgegnerin markenrechtlich nicht verbieten, den Domain-Namen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG). Die Gesuchstellerin macht demgegenüber geltend, die Gesuchsgegnerin dürfe sich nicht auf dieses Weiterbenutzungsrecht berufen, da sie nicht gutgläubig sei. Dazu ist festzuhalten, dass die Frage, ob das Weiterbenutzungsrecht vom guten Glauben abhängt, umstritten ist und von einem Teil der Lehre verneint wird (Noth/Bühler/Thouvenin – Thouvenin, Rz. 17 ff. zu Art. 14 MSchG mit weiteren Hinweisen). Jedenfalls wird der gute Glaube vermutet (Art. 3 Abs. 1 ZGB) und es wurden keine Tatsachen bewiesen, welche diese Vermutung umstossen würden.
Die Marken der Gesuchstellerin ist eine Wort/Bild-Marke. Das englische Wort "talk" bedeutet "Gespräch" bzw. "sprechen" und gehört zum englischen Grundwortschatz, der vom schweizerischen Publikum allgemein verstanden wird. Das Wort "Talk" ist sogar im deutschsprachigen Duden als umgangssprachlicher Ausdruck für "Gespräch" aufgeführt. Dieses Wort ist in Zusammenhang mit den für die Marke TALK beanspruchten Dienstleistungen (Unternehmenskommunikation, Weiterbildung, Medientraining, wissenschaftliche Dienstleistungen usw.) freihaltebedürftig und somit gemeinfrei. Kennzeichnungskräftig ist hingegen die graphische Ausgestaltung dieses Worts in der Marke der Gesuchstellerin.
Der Domain-Name besteht (abgesehen von der Endung ".ch") aus dem Wort "talk", das wie gesagt gemeinfrei ist. Gemeinfreie Bestandteile fremder Marken können von jedem Konkurrenten frei mitbenutzt werden (Noth/Bühler/Thouvenin - L. Dorigo, Rz. 39 zu Art. 13 MSchG). Auch aus diesem Grund liegt keine Markenrechtsverletzung vor.
Die Gesuchstellerin macht auch einen Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend. Nach dieser Bestimmung handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Kennzeichnen eines anderen herbeizuführen. Da die Gesuchstellerin jedoch keine Priorität der Zeichenbenutzung hat (siehe oben), kann sie sich nicht auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG berufen (Jung/Spitz, UWG, Rz. 21 zu Art. 3 lit. d UWG). Die Benutzung von Zeichen, die im Gemeingut stehen (wie vorliegend das Wort "talk") begründet sodann keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr und verstösst somit nicht gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Hilty/Arpagaus, UWG Kommentar, Rz. 50 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Insbesondere ist die Registrierung und Benutzung eines gemeinfreien Begriffs als Domain-Name grundsätzlich nicht als unlautere Behinderung der Mitbewerber anzusehen (U. Buri, SIWR III/2, S. 370).
Der Domain-Name kann sodann auch den Firmennamen der Gesuchsgegnerin nicht verletzen, da (i) der Domain-Name Jahre vor der Eintragung der Firma Talk Sàrl registriert und gebraucht wurde und (ii) der Firmmenname nur gegen den Gebrauch durch einen Dritten als Firma schützt (C. Hilti, SIWR III/2, S. 65 ff.), wobei hier die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen nicht als Firma gebraucht.
Die Registrierung und die Benutzung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin stellen somit keine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts dar, das der Gesuchstellerin nach schweizerischem Recht zusteht. Da die Gesuchsgegnerin dementsprechend nicht verpflichtet ist, den Domainnamen zu übertragen, darf sie frei entscheiden ob, und wenn ja zu welchem Preis sie den Domain-Namen verkaufen will. Deshalb kann ihr nicht vorgeworfen werden, im Rahmen des Telefongesprächs vom 9. Dezember 2014, einen zu hohen Preis verlangt zu haben. B. Verteidigungsgründe
Die von der Gesuchsgegnerin geltend gemachten Verteidigungsründe wurden, soweit für diese Entscheidung relevant, oben berücksichtigt. 7. Entscheidung
Die Registrierung und die Benutzung der Domain-Namen stellen keine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts dar, das der Gesuchstellerin nach schweizerischem Recht zusteht.
In Übereinstimmung mit Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte das Gesuch der Gesuchstellerin vollumfänglich ab.
Diese Entscheidung hindert die Parteien in keiner Weise, den Streit einem zuständigen staatlichen Gericht zur Beurteilung vorzulegen.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 2. Februar 2015
Full & Egal Universal Law Academy