Der Gesuchsteller ist Steamo GmbH aus Neu-Ulm, Deutschland, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Gabriel Kniebs aus Spiez, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der "Domain-Name").
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 27. Februar 2015 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 2. März 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht. Nach Angabe des Zentrums reichte der Gesuchsteller am 5. März 2015 eine Ergänzung des Gesuch per E-Mail ein.
Am 6. März 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 26. März 2015.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 27. März 2015 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Da der Gesuchsteller in dem Gesuch die Bestellung eines Experten beantragte und die zusätzlichen Gebühren zahlte, wurde am 27. März 2015 das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 14. April 2015 Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller ist Steamo GmbH aus Neu-Ulm, Deutschland.
Der Gesuchsteller bezieht sich auf eine Registrierung IR 1103974 vom 5. November 2011 über der Marke STEAMO die im Namen von TM GmbH, aus Neu-Ulm, Deutschland, steht. Diese Marke ist für die Schweiz und für folgende Waren registriert:
- Klasse 5: "pharmaceutical preparations, fluids of nicotine, tobacco free cigarettes for medical purposes".
- Klasse 34: "Tobacco, smoker's articles, substitutes for tobacco (not for medical purposes)".
Der Domain-Name wurde am 9. November 2013 vom Gesuchsgegner registriert.
Der Domain-Name ist inaktiv. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller behauptet er sei Inhaber der IR Marke STEAMO No. 1103974, die am 5. November 2011 registriert wurde und die Schweiz beansprucht. Es sei nicht nötig die Benutzung der Marke nachzuweisen, da sie noch in der Benutzungsschonfrist sei. Wegen der kürzlich durchgeführten Firmenänderung sei auch der Eintrag in der Romarin-Datenbank noch nicht an die geänderte Firma angepasst und deshalb sei noch die alte Firma "TM GmbH" angegeben.
Der Gesuchsteller behauptet weiter es gäbe eine Zeichengleichheit zwischen der Marke STEAMO und dem Domain-Namen. Die Reservierung und Blockierung des Domain-Namens stelle eine drohende Verletzung und eine drohende Behinderung dar. In diesem Zusammenhang, stützt sich der Gesuchsteller auf eine Verletzung des Markenrechts (MSchG) und des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG). Der Inhalt des Domain-Namens hätte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung keinen Einfluss auf den Entscheid der Verwechselbarkeit. Es entstehe zudem eine indirekte Verwechselbarkeit, weil bereits bei der Eingabe des Domain-Namens der Benutzer den Schluss zieht, dass eine Verbindung zwischen den Parteien bestehe, welche in Wahrheit nicht gegeben ist. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domainnamens rechtfertigt.
Der Experte muss im Rahmen des Verfahrens zuerst feststellen, ob dem Gesuchsteller ein Kennzeichenrecht zusteht (Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements).
Wie der Gesuchsteller selbst darauf hinweist, ist die Marke STEAMO auf die er sich bezieht, im Namen von "TM GmbH" in Neu-Ulm, Deutschland, registriert.
Der Gesuchsteller, der den Namen "Steamo GmbH" trägt, behauptet, es hätte kürzlich eine Firmenänderung gegeben, aber dass diese noch nicht in der Romarin-Datenbank registriert wurde.
Nach Einsicht der Akten, stellt der Experte fest, dass der Gesuchsteller weder die Firmenänderung, noch die Inhaberänderung im internationalen Markenregister dokumentiert hat, so dass nicht bewiesen worden ist, ob der Gesuchsteller auch wirklich der Markeninhaber der genannten Marke STEAMO ist.
Dass beide Gesellschaften ihren Sitz an derselben Adresse haben, genügt offensichtlich nicht um eindeutig den Schluss zu ziehen, dass die Steamo GmbH der rechtmässige Inhaber der STEAMO Marke ist.
Jedenfalls ist der Experte, unabhängig davon ob der Gesuchsteller seine Inhaberschaft der Marke STEAMO bewiesen hat, der Meinung, dass keine klare Verletzung von Kennzeichenrechten vorliegt.
Konkret stellt sich hier die Frage, ob eine blosse Registrierung eines Domain-Namens eine Markenverletzung darstellen kann.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist in dieser Hinsicht nicht immer konsistent. Der Experte ist jedoch der Meinung, dass der Bundesgerichtshof generell davon ausgeht, dass sich auch in Bezug auf identische oder ähnliche Domain-Namen der Schutz einer Marke im Prinzip auf eingetragene gleiche oder gleichartige Waren beschränkt. Es gibt im Prinzip nur eine Ausnahme für berühmte Marken (siehe Urteil vom 4. November 2004 in der Sache August Storck KG und Storck (Schweiz) GmbH v. Stephan Riesen – – 4C.31/2004/sza).
In diesem Fall, wurde die Marke STEAMO für Produkte der Klassen 5 und 34 registriert, insbesondere für Produkte die mit Tabak und Nikotin verbunden sind.
Der Domain-Name ist nicht aktiv und der Gesuchsteller hat keine Beweise dafür gebracht, dass der Gesuchsgegner im Bereich der Tabakwaren tätig ist und/oder die Absicht hat, den Domain-Namen, zum Beispiel für den Verkauf von Tabakwaren, zu benutzen.
Ausserdem geht aus den dem Experten vorliegenden eingeschränkten Beweisen nicht hervor, in welchem Umfang die Marke STEAMO von dem Gesuchsteller benutzt wurde. Es ist somit weder hervorgebracht noch bewiesen, dass sie den Status einer berühmten Marke erlangt hat, die ausserhalb der Waren und/oder Dienstleistungen für die sie registriert worden ist, einen Schutz geniesst.
Aus diesen Gründen, kommt der Experte zum Schluss, dass keine Markenrechtsverletzung erwiesen ist.
Da die Benutzung der Marke STEAMO nicht erwiesen ist und der Domain-Name nach Aktenlage nicht benutzt wird, kann der Experte keine Feststellung zu einer Verletzung des UWG treffen.
Die Kriterien des Paragraphen 24 des Verfahrensreglements sind also nicht erfüllt. 7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte das Gesuch ab.
Theda König Horowicz
Experte
Datum: 4. Mai 2015
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