Die Gesuchstellerin ist Cembra Money Bank AG aus Zürich, Schweiz, vertreten durch Walder Wyss & Partner, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerinnen sind CembraX LTD / Cinar Abdulhamit (Gesuchsgegnerin 1) und Cembax Capital Ltd (Gesuchsgegnerin 2) aus London, Vereinigtes Königreich (nachfolgend die "Gesuchsgegnerinnen"). 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen und (nachfolgend die "Domain-Namen").
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 22. Mai 2015 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 26. Mai 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin 1 Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 29. Mai 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 18. Juni 2015.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 22. Juni 2015 mit, dass die Gesuchsgegnerin 1 weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 23. Juni 2015 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte Theda König Horowicz am 7. Juli 2015 als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde. Der Experte hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Am 7. Juli 2015 ging beim Zentrum der Antrag der Gesuchstellerin, "das Streitbeilegungsverfahren auf die Domain zu erweitern", ein.
Am 17. Juli 2015 wurde den Parteien eine verfahrensleitende Anordnung des Experten mitgeteilt, wobei die Erweiterung des Verfahrens auf den Domain-Namen angenommen wurde. Diesbezüglich bat der Experte das Zentrum:
- eine Bestätigung der Registrierungsdaten des Domain-Namens von SWITCH zu erhalten;
- nach Erhalt der Bestätigung von SWITCH, der Gesuchsgegnerin mitzuteilen, dass das Streitbeilegungsverfahren DCH2015-0008 auf den Domain-Namen erweitert wird;
- der Gesuchsgegnerin 2 eine Frist von 7 Tagen nach Erhalt der Mitteilung des Zentrums, dass das Streitbeilegungsverfahren DCH2015-0008 auf den Domain-Namen erweitert wurde, zu geben, um auf die Ergänzung zum Streitbeilegungsgesuch vom 7. Juli 2015 betreffend der Domain zu antworten.
Am 20. Juli 2015, bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin 2 Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist.
Am 20. Juli 2015, wurde den Gesuchsgegnerinnen eine Frist bis zum 27. Juli 2015 gegeben, um eine Stellungnahme betreffend der Erweiterung des Verfahrens auf den Domain-Namen abzugeben.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 31. Juli 2015 mit, dass die Gesuchsgegnerinnen keine Stellungnahme abgegeben haben und dass die Frist für die Entscheidung vom Experten auf den 7. August 2015 festgelegt wurde. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine Schweizer Bank, die seit dem 30. Oktober 2013 unter dem Namen "Cembra Money Bank AG" tätig ist.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin von verschiedenen Schweizer Marken, welche das Zeichen "Cembra" beinhalten, insbesondere (aber nicht ausschliesslich) von der Wortmarke CEMBRA Nr 649008, vom 3. September 2013, in den Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39 und 42.
Die Marke ist auch mit folgendem Logo als Marke registriert und wird auch so benutzt :
Die Gesuchstellerin ist ausserdem Inhaberin des Domain-Namens , welcher seit dem Jahr 2007 registriert ist, und sie bietet ihre Bank- und Finanzproduktdienstleistungen seit der Umfirmierung im Jahr 2013 über diese Webseite an.
Die Gesuchsgegnerin 1, wurde am 28. April 2015 gegründet. Der Domain-Name wurde von ihr am 13. Mai 2015 registriert. Kontaktperson des Domain-Namens ist "Cinar Abdulhamit", der auch Kontaktperson des Domain-Namens ist.
Über den Domain-Namen werden Kreditdienstleistungen angeboten. Zudem benutzt die Gesuchsgegnerin 1 das Zeichen "Cembrax" sowohl in Alleinstellung als auch als Referenz zur Schweizer Domain . Das Zeichen "Cembrax" wird wie folgt benutzt:
Die Gesuchsgegnerin 2 wurde am 9. Juni 2015 beim UK Commercial Register registriert (laut Beilage 23 der weiteren Schriftsätze der Gesuchstellerin) und ist seit dem 10. Juni 2015 Inhaberin des Domain-Namens , der mit einer Webseite verbunden ist auf der dieselben Kreditleistungen wie unter angeboten werden. Diese Dienstleistungen werden unter dem Zeichen "cembax" angeboten, das wie folgt benutzt wird:
Die Adresse beider Gesuchsgegnerinnen ist identisch. Das Layout und der Inhalt beider Webseiten "www." und "www." sind identisch. Beide Gesuchsgegnerinnen haben auch denselben Geschäftsführer. Sowohl die Gesuchsgegnerinnen wie auch die zwei obengenannten Webseiten werden daher offensichtlich von denselben Personen kontrolliert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin stützt sich zu aller erst auf das Firmenrecht. Sie ist der Auffassung, dass es eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen ihrem Firmennamen "Cembra Money Bank AG" und den Domain-Namen gibt. Die Bezeichnung "Money Bank AG" sei generisch, so dass die zu vergleichbaren Zeichen "cembra" und "cembrax" sind. Ausserdem sind die Gesuchsgegnerinnen auf dem gleichen Gebiet tätig. Die Gesuchstellerin erklärt, dass ihr Name von einem starken Baum, dem "Pinus Cembra" inspiriert wurde, der in den Schweizer Bergen beheimatet ist.
Die Gesuchstellerin stellt weiter fest, dass ihre Markenrechte über die Marke CEMBRA verletzt sind. Es gebe eine eindeutige Zeichenähnlichkeit. Ausserdem sei die Benutzung des Domain Namens auf der Webseite "www." und die Benutzung von irreführend, insbesondere weil beide Webseiten (sowohl "www." wie auch "www." ) sich auch auf den Finanzmarkt beziehen.
Die Gesuchstellerin argumentiert auch, dass die Registrierung der Domain-Namen und eine Behinderung des Wettbewerbs darstellen.
Betreffend ist die Gesuchstellerin auch der Meinung, dass es sich um einen Typosquatting Fall handelt. B. Gesuchsgegner
Die Gesuchsgegnerinnen haben weder eine Gesucherwiderung eingereicht, noch auf irgendeine Weise Stellung genommen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind;
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Es ist eindeutig, dass die Gesuchstellerin in der Schweiz Inhaberin des Firmenrechts über "Cembra Money Bank AG" und von Markenrechten über das Zeichen CEMBRA ist. B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MschG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.
Es gibt offensichtlich eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Domain-Namen und der Marke der Gesuchstellerin. Sowohl die Marke der Gesuchstellerin, wie die Domain-Namen der Gesuchsgegnerinnen beginnen mit dem Bestandteil "CEMBR" (), bzw. "CEMB" (). Die Zahl der Buchstaben ist identisch für und quasi identisch für .
Der Domain-Name ist inaktiv, wird aber auf der Webseite "www." der Gesuchsgegnerin 1 erwähnt. Diese Webseite wirbt, wie die Webseite des Domain-Namens , für Kreditangebote.
Beide Domain-Namen werden also für die gleichen Dienstleistungen gebraucht, wie die der Marken CEMBRA der Gesuchstellerin.
Der Experte stellt fest, dass die Marke der Gesuchstellerin über eine Bedeutung verfügt und eine gewisse Originalität hat, spezifischer weise für Finanzdienstleistungen. Es handelt sich also um eine kennzeichnungsstarke Marke von der sich Dritte, nach ständiger Rechtsprechung, in diesem Bereich genügend distanzieren sollen.
Dies ist hier offensichtlich nicht der Fall, so dass nach Meinung des Experten eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 13 MschG besteht.
Weiter, stellt der Experte fest, dass das Zeichen "CEMBRAX" der Gesuchsgegnerinnen, so wie es auf derer Webseite "www." benutzt wird, sich kaum von der Marke der Gesuchstellerin unterscheidet:
Gemäss Artikel 3 lit. d des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb ("UWG") handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Kennzeichnungsfunktion von Domain Namen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben (BGE 126 III 239).
In dem vorliegenden Fall werden der Domain-Name und das Zeichen "Cembrax" auf solche Weise benutzt, dass die hinter der Webseite stehende Person die Vermutung haben wird, dass es zwischen den beiden Unternehmen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerinnen einen Zusammenhang gibt. Es besteht daher eine Gefahr, dass das Publikum davon ausgeht, dass es eine Assoziation zwischen der Gesuchstellerin und den strittigen Domain-Namen, bzw. der verlinkten Webseite gibt.
Dies gilt auch in einer gewissen Weise für den Domain-Namen , der sich kaum von der Marke CEMBRA unterscheidet und dessen Webseite für dieselben Dienstleistungen bewirbt wie die Gesuchstellerin.
Die Gesuchstellerin hat auch darauf hingewiesen, dass die Gesuchsgegnerin 2 und der zweite Domain-Name nach dem Einschalten des Verfahrens betreffend registriert wurden.
Der Experte findet, dass die Änderung im Namen "cembax" statt "cembrax", offensichtlich nicht genügt um den nötigen Abstand von der Marke CEMBRAX der Gesuchstellerin zu halten.
Die Registrierung dieses zweiten sehr ähnlichen Domain-Namen ist eher ein Indiz dafür, dass die Gesuchsgegnerinnen den Willen haben sich systematisch auf die Marke CEMBRA und den Ruf der Gesuchstellerin im Bereich der Finanzdienstleistungen zu stützen, um ihre eigenen Geschäfte zu fördern.
Dies wurde auch von den Gesuchsgegnerinnen nicht bestritten. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass die Gesuchsgegnerinnen die Möglichkeit hatten, in diesem Verfahren schriftlich Stellung zu nehmen und davon nicht Gebrauch gemacht haben.
Nach Ansicht des Experten besteht also auch eine Verwechslungsgefahr und eine Verletzung gemäss Artikel 3 Abschnitt 1 littera d UWG. 7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass die Domain-Namen und an die Gesuchstellerin übertragen werden.
Theda König Horowicz
Experte
Datum: 12. August 2015
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