Die Gesuchstellerin ist LLOYD Shoes GmbH aus Sulingen, Deutschland, vertreten durch Schmauder & Partner AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist CSI Group GmbH / Chris Köppel aus Zürich, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 17. Juni 2015 elektronisch und am 19. Juni 2015 in körperlicher Form (auf deutscher Sprache) ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbelegungsverfahren für „.ch“ und „.li“ Domain-Namen („Verfahrensreglement“), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 19. Juni 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist und informierte das Zentrum, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung für den streitgegenständlichen Domain-Namen deutsch sei. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 25. Juni 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbelegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 15. Juli 2015.
Das Zentrum teilte im Schreiben vom 16. Juli 2015 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum am selben Tag über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 21. Juli 2015 wurde das Verfahren auf Antrag der Gesuchstellerin in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt.
Am 29. Juli 2015 forderte das Zentrum die Gesuchstellerin auf, zu bestätigen, dass das Rechtsbegehren auf Löschung und nicht auf Übertragung des Domain-Namens laute. Dies wurde von der Gesuchstellerin am selben Tag schriftlich bestätigt.
Am 3. August 2015 bestellte das Zentrum Michael A.R. Bernasconi als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist ein traditionelles Unternehmen, welches seit über 125 Jahren u.a. Herren- und Damenschuhe herstellt. Derzeit wird in mehr als 60 Länder exportiert und die LLOYD-Produkte sind weltweit an etwa 3'700 Verkaufspunkten erhältlich.
Die Gesuchstellerin beschäftigte im Jahr 2013 durchschnittlich 1.356 Mitarbeiter und verbuchte im Geschäftsjahr 2012 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 133,3 Mio. Neben den Damen- und Herrenschuhkollektionen werden in Monolabel Stores auch hochwertige Accessoires und Lederjacken der Marke LLOYD geführt.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Wortmarke Nr. 2P423293 LLOYD, die mit Priorität vom 26. März 1996 im Markenregister eingetragen ist. Die Marke ist für die Waren „bonneterie et ceintures (habillement)“ der Nizza-Klasse 25 geschützt.
Ferner ist die Gesuchstellerin Inhaberin verschiedener IR-Marken, unter anderem der Wort-/Bildmarke LLOYD (Nr. 269992), die am 30. Mai 1963 neben weiteren Ländern auch für die Schweiz registriert wurde. Die Marke ist für Waren der Nizza-Klassen 10 und 25 geschützt (insbesondere Schuhsolen, Einlegesohlen und Schuhe).
Die Gesuchstellerin ist darüber hinaus auch Inhaberin der Firmenrechte am Unternehmenskennzeichen LLOYD Shoes GmbH. Des Weiteren ist sie Inhaberin von den Domainnamen (seit dem 18. September 1991), (seit dem 06. Oktober 1998) und (09. Mai 2001). Alle Webseiten sind aktiv und dienen dazu, den Geschäftsbetrieb der Gesuchstellerin zu bewerben.
Wie die Gesuchstellerin ist auch die Gesuchsgegnerin im Bekleidungssektor tätig. Am 31. August 2011 meldete die Gesuchsgegnerin den strittigen Domain-Namen an. Die Gesuchsgegnerin wurde von der Gesuchstellerin am 1. April 2015 angehalten, den Domain-Namen löschen zu lassen und der Gesuchstellerin bis zum 15. April 2015 eine Kopie der Löschungsbestätigung zuzusenden. Am 17. April 2015 wurde die Gesuchsgegnerin von der Gesuchstellerin erneut aufgefordert, den Domain-Namen umgehend löschen zu lassen und die Löschung unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin beantragt, dass der Domain-Name der Gesuchsgegnerin gelöscht wird.
Die Gesuchstellerin begründet diesen Antrag im Wesentlichen damit, dass der Domain-Name ihr Markenrecht in Bezug auf die schweizerische Marke LLOYD verletze, da der Domain-Name der Gesuchsgegnerin die Wortmarke LLOYD bzw. das prägende Wortelement der Wort-Bildmarke der Gesuchstellerin vollständig übernehme und lediglich das beschreibende Element „-schuhe“ sowie die Top-Level-Domain für die Schweiz „.ch“ hinzugefügt werde. Somit seien die Zeichen hochgradig ähnlich.
Des Weiteren führt die Gesuchstellerin aus, dass den intensiv benutzten Domain-Namen Kennzeichnungsfunktion zukomme und dass aufgrund der Verwechslungsgefahr die Verwendung des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin gegen das Recht des unlauteren Wettbewerbs (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) verstosse.
Schliesslich weist die Gesuchstellerin auf die Tatsache hin, dass die Gesuchsgegnerin aufgrund einer Domainregistrierung bereits Partei in einem Streitbelegungsverfahren war, wo der Domain-Name mit Expertenentscheid auf die Vitale Barberis Canonico SpA übertragen wurde (vgl. Vitale Barberis Canonico SpA v. CSI Group GmbH/ Chris Köppel,WIPO Verfahren Nr. DCH2013-0005).
Nach Ansicht der Gesuchstellerin ergebe sich aus dem Sachverhalt, dass die Gesuchsgegnerin das bekannte Kennzeichen LLOYD der Gesuchstellerin bösgläubig und in unlauterer sowie widerrechtlicher Weise als Domain-Namen registriert habe. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat weder eine Gesuchserwiderung eingereicht noch hat sie sich zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung gemäss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements bereit erklärt. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn:
i. sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
ii. der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
iii. die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Wie bereits erwähnt, ist die Gesuchstellerin unter anderem Besitzerin der internationalen Marke LLOYD, welche im Jahr 1963 registriert wurde, insbesondere auch mit Schutz in der Schweiz.
In der Beilage 6 des Gesuchs hat die Gesuchstellerin einen Auszug der WIPO ROMARIN Datenbank beigefügt, welcher den geforderten Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbringt (vgl. Vitale Barberis Canonico SpA v. CSI Group GmbH/ Chris Köppel, supra). B. Die Registrierung und/oder die Verwendung des Domain-Namens ist eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
In Bezug auf die Funktion eines Domain-Namens hat das Schweizerische Bundesgericht in einem Leitentscheid festgehalten, dass ein Domain-Name zunächst eine Webseite als solche bezeichnet. Der Domain-Name diene jedoch auch der Identifikation der dahinterstehenden Personen, Sachen oder Dienstleistungen und sei deshalb mit Namen, Firmen oder Marken vergleichbar (vgl. BGE 126 III 244). Die Kennzeichnungsfunktion von Domain-Namen habe zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um eine Verwechslung zu vermeiden (BGE 126 III 244f.).
Der streitgegenständlichen Domain-Name lautet und wurde am 31. August 2011 von der Gesuchsgegnerin registriert. Die Gesuchstellerin ihrerseits ist seit 1991 Inhaberin von den Domainnamen , seit 1998 von und seit 2001 von . Alle Webseiten der Gesuchstellerin sind aktiv.
Im vorliegenden Fall stellt sich grundsätzlich die Frage, ob der streitige Domain-Name Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin verletzt. a) Markenrecht
Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG hat der Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, welcher die Rechte des Markeninhabers verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG). Marken sind also grundsätzlich in Abhängigkeit der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie Schutz beanspruchen (sog. Spezialitätsprinzip; Aschmann/Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 N 25).
Auch wenn ein Domain-Name mit dem Ziel registriert wird, identische oder gleichartige Produkte anzubieten, reicht die blosse Registrierung gemäss Rechtsprechung und Lehre nicht aus, um eine Markenrechtsverletzung zu bejahen. Eine solche liegt i.S.v. Art. 13 MSchG erst vor, wenn die Domain tatsächlich in Gebrauch genommen wurde (Urteil BGer vom 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.2, ; Urteil des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 15. März 1999, E. 7.1, in sic! 1/2000 S. 24-25, ; Alberini/Guillet, L’incidence du contenu du site Internet dans les litiges en matière de noms de domaine, sic! 2012 305, S. 313; Rolf H. Weber, E Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich 2010, S. 137; Thouvenin/Dorigo, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N 50; Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010). Zum Teil wird auch der Hinweis, dass sich die Website noch im Aufbau („under construction“) befindet, als ausreichend betrachtet, um eine Markenrechtsverletzung zu bejahen (vgl. PLB International Inc. v. Bürobedarf Lack AG / Pet Partner GmbH, Peter Wyser,WIPO Verfahren Nr. DCH2013-0027).
Der Praxis, dass ein Domain-Name nicht nur registriert, sondern auch in Gebrauch genommen worden sein muss, wird auch in Bezug auf „.ch“ und „.li“-Streitbelegungsverfahren gefolgt (Cartier International S.A. v. Marc Baertschi,WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001; Tropicana Products, Inc. v. Christian Hohnbaum,WIPO Verfahren Nr. DCH2011-0013; Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza,WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0012; Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010).
Andere Experten haben in ihren Entscheiden jedoch darauf hingewiesen, dass die Frage einer Markenverletzung gemäss Spezialitätsprinzip bei inaktiven Domain-Namen auch über andere Indizien, wie z.B. den Gesellschaftszweck gemäss Handelsregistereintrag, beurteilt werden könnte (Cash Converters Pty Ltd. gegen M. Botana Rojo Miguel Adolfo,WIPO Verfahren Nr. DCH2012-0021; Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010). Im vorliegenden Fall könnte dementsprechend argumentiert werden, dass der Gesellschaftszweck der Gesuchsgegnerin (CSI Group GmbH) sowie die Verwendung des Domain-Namen-Elementes „-schuhe“ auf eine künftige Verwendung des streitigen Domain-Namens im Bekleidungssektor hinweist. Weil die Registrierung des streitigen Domain-Namens vorliegend auch ohne das Bestehen einer Verwechslungsgefahr als unrechtmässig zu qualifizieren ist (siehe dazu unter c), kann offen bleiben, ob auch die blosse Registrierung des Domain-Namens (ohne Aufschalten von Webseiten) die Markenrechte der Gesuchstellerin verletzt. b) Firmenrecht
Die Rechtslage ist auch im Firmenrecht ähnlich. Nach herrschender Lehre greift der Rechtsschutz nach Art. 956 Abs. 2 OR bei inaktiven Domain-Namen nur, wenn eine unmittelbare Verletzung droht (Alberini/Guillet, a.a.O., S. 313). Dies ist im vorliegenden Fall zu verneinen. c) Lauterkeitsrecht
Domain-Namen unterstehen auch dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241, BGE 128 III 353 E. 4). Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer „Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.“ Laut der Generalklausel von Art. 2 UWG ist zudem „jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst", unlauter und somit widerrechtlich.
Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung, welcher im vorliegenden Entscheid gefolgt wird, vermag das blosse Registrieren eines Domain-Namens noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu begründen, weil die Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen noch nicht besteht (Urteil HGer SG vom 25. Juni 2002, sic! 2003 348, S. 351 E. III/3c, ; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 198-199; vgl. auch Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi,WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001). Gegenteiliger Ansicht sind Alberini/Guillet (a.a.O., S. 313-314 Ziff. 4), die auch bei inaktiven Domain-Namen die Gefahr einer Verwechslung gestützt auf den reinen Wortlaut des Domain-Namens bejahen. Nach Ansicht des Experten ist jedoch zu bezweifeln, dass die Eingabe eines inaktiven Domain-Namens in die Adresszeile eines Browsers mit anschliessender Fehlermeldung geeignet ist, die Gefahr einer Verwechslung mit Produkten eines anderen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG herbeizuführen (vgl. Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: F?, AJP 8/2009 971, S. 983, Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010).
In der Lehre wird teilweise die Auffassung vertreten, dass eine Verletzung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch dann anzunehmen sei, wenn konkrete Massnahmen zum Gebrauch des Domain-Namens nachgewiesen werden. Die entsprechende Gebrauchsabsicht muss sich aus den Sachverhaltsumständen, wie beispielsweise entsprechenden Äusserungen des Domain-Namen Inhabers oder konkreten Vorbereitungshandlungen, ergeben (BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 199; siehe auch Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010). In casu wurden jedoch keine entsprechenden Beweismittel vorgelegt, weshalb diese Frage offen bleiben kann.
Auch wenn der lauterkeitsrechtliche Kennzeichenschutz gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG nicht greift, kann die Registrierung eines bestimmten Domain-Namens eine unlautere Handlung i.S.v. Art. 2 UWG darstellen. Vorausgesetzt ist, dass die Registrierung den Ruf eines fremden Kennzeichens ausbeutet oder die Registrierung ohne objektiv schützenswerte Interessen und damit eindeutig zulasten eines Dritten erfolgt (Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich 2010, S. 159; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 199; vgl. auch Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi,WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001, Abschnitt C.4; Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010).
Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Domain-Name von der Gesuchsgegnerin ohne objektiv schützenswerte Interessen und eindeutig zulasten der Gesuchstellerin erfolgte. Weder macht die Gesuchgegnerin schützenswerte Interessen geltend noch ergeben sich aus den vorliegenden Akten irgendwie geartete Beziehungen zum Kennzeichenelement LLOYD (d.h. Gesuchgegnerin ist weder Inhaberin von LLOYD Marken noch einer entsprechenden Firma). Es muss deshalb gefolgert werden, dass es der Gesuchgegnerin nur darum geht, eine Konkurrentin im Markt durch Monopolisierung des streitigen Domain-Namens zu behindern ( - St. Gallen, Vpr. Handelsgericht, 22.3.2001 GVP 2001 Nr. 46; Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit,WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010). Die Registrierung von Marken von bekannten Konkurrenten als Domain-Namen scheint System zu haben, zumindest handelt es sich vorliegend nicht um den ersten Fall, in welchem die Gesuchsgegnerin entsprechend vorgegangen ist. Hingewiesen sei diesbezüglich auf den Expertenentscheid des WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum in Sachen Vitale Barberis Canonico SpA v. CSI Group GmbH / Chris Köppel (WIPO Verfahren Nr. DCH2013-0005), in welchem entschieden wurde, dass der Domain-Name , welcher von der Gesuchsgegnerin (CSI Group GmbH/ Chris Köppel) registriert wurde, auf die Gesuchstellerin („Vitale Barberis Canonico SpA“ aus Pratrivero (BI), Italien) zu übertagen sei, die Inhaberin zweier IR-Marken VITALE BARBERIS CANONICO sowie einer damit übereinstimmenden Firma ist.
Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Registrierung mit dem Ziel erfolgte, vom Ruf und der Bekanntheit der Marke der Gesuchstellerin zu profitieren oder den streitigen Domain-Namen an die Gesuchstellerin oder an einen Dritten gewinnbringend zu verkaufen.
Das Verhalten der Gesuchsgegnerin verstösst somit in klarer Weise gegen Art. 2 UWG. d) Verteidigungsgründe
Gemäss Paragraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements ist zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin relevante Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
Die Gesuchsgegnerin hat keine plausiblen Verteidigungsgründe vorgebracht, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder ihr eigenes legitimes Interesse begründen. e) Schlussfolgerung
Die Gesuchstellerin beantragt die Löschung des streitgegenständlichen Domain-Namens. Aufgrund der Erwägungen und gestützt auf Paragraph 24(d)(iii) des Verfahrensreglements befindet der Experte, dass die Rechtsverletzung seitens der Gesuchsgegnerin es rechtfertigt, den strittigen Domain-Namen zu löschen. 7. Entscheidung
Aufgrund der oben genannten Gründe entscheidet der Experte, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements zu löschen ist.
Michael A.R. Bernasconi
Experte
Datum. August 17, 2015
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