Der Gesuchsteller ist MV Agusta Motor S.p.A. aus Varese, Italien, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Rares Petridean aus Alcala De Henares, Spanien. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 7 Juli 2015 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 8. August 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 21. Juli 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 10. August 2015.
Das Zentrum informierte die Parteien, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen. Am 13. Juli 2015 hat der Gesuchsteller die Fortsetzung des Verfahrens verlangt.
Am 13. August 2015 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 9. September 2015 als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller ist Inhaber der auf die Schweiz ausgedehnten internationalen Markenregistrierungen Nr. 651255 MV-AGUSTA (Wort), welche seit 1996 unter anderem für Fahrzeuge in Klasse 12 geschützt ist, sowie Nr. 58778 MV AGUSTA (Wortbildmarke), welche seit 1992 insbesondere für Motorfahrräder in Klasse 12 geschützt ist. Zudem ist er Inhaber der Schweizer Markenregistrierung P-450284 MV AGUSTA (Wortbildmarke), welche seit 1997 unter anderem für Landfahrzeuge in Klassen 7, 12, 14 und 25 geschützt ist.
Der Gesuchsgegner hat den Domain-Namen nicht aktiv gebraucht. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller macht im Wesentlichen folgendes geltend:
- dass die Marke MV AGUSTA in der Schweiz für Motorfahrräder in Gebrauch ist;
- dass der Domain-Name die Wortelemente der Marken der Gesuchstellers in identischer Form übernimmt und dadurch die Marke des Gesuchstellers verletzt;
- das der Gesuchsteller über den italienischen Registrar mit dem Gesuchsgegner Kontakt aufgenommen habe, und dass dieser einen Verkauf abgelehnt habe, weil der Domain-Name für einen Schweizer MV AGUSTA Händler gebraucht würde. Daraus sei zu schliessen, dass der Gesuchsgegner die Marke MV AGUSTA kenne, und dass eine Benutzung für Waren, die durch die Marke geschützt sind, drohe;
- dass der Gesuchsgegner den Domain-Namen registriert habe, um den Gesuchsteller zu blockieren und von der Bekanntheit der Marke zu profitieren. Damit liege eine Behinderung des Gesuchstelelrs im Sinne von Art. 2 bzw. 3 UWG vor. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise auf das Gesuch reagiert. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Paragraph 23 des Verfahrensreglements sieht auch vor, dass wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine der im Verfahrensreglement oder vom Experten für den Expertenentscheid festgelegten Fristen versäumt, der Experte über das Gesuch auf Grundlage der Akten entscheidet. Versäumt es eine Partei ohne triftigen Grund, eine Vorschrift dieses Verfahrensreglements zu befolgen oder eine von dem Experten gegebene Weisung zu erfüllen, so kann der Experte daraus die von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Der Gesuchsteller hat dargetan, dass er Inhaber mehrerer Marken ist, welche den Wortbestandteil MV-AGUSTA in der Schweiz für Fahrzeuge in Klasse 12 schützen. Der Gesuchsteller hat sodann belegt, dass die Marke MV-AGUSTA in der Schweiz für Motorfahrräder in Gebrauch ist.
Entsprechend hat der Gesuchsteller den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
Der kennzeichnungskräftige Teil des Domain-Namens ist mit der Marke MV-AGUSTA identisch, womit die Zeichenidentität gegeben ist.
Zwar ist der Domain-Name zur Zeit nicht mit einer Webseite verlinkt, doch der Gesuchsgegner hat dem Gesuchsteller mitteilen lassen, dass der Domain-Name für einen Schweizer MV-AGUSTA Händler gebraucht würde. Daraus ist zu schliessen, dass der Gesuchsgegner die Marke MV AGUSTA kennt, und dass eine Benutzung für Waren, die durch die Marke geschützt sind, droht. Damit droht eine konkrete Verwechslungsgefahr und somit eine Markenverletzung. Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann der Markeninhaber eine drohende Markenverletzung verbieten lassen.
Unter den gegebenen Umständen ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Gesuchsgegner den mit der Marke MV-AGUSTA identischen Domain-Namen registriert hat, um den Gesuchsteller daran zu hindern, selber seine Marke in der Schweiz als Domainname zu registrieren und dafür einen Dritten von der Registrierung profitieren zu lassen. Damit liegt auch eine unlautere Behinderung des Gesuchstellers und somit ein Verstoss von Art. 2 bzw. 3 lit d UWG vor.
Die Gesuchgegnerin hat keine Verteidigungsgründe vorgetragen.
Zusammenfassend liegen hier sowohl eine klar drohende Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin als auch eine Verletzung von Art. 2 bzw. 3 lit. d UWG im Sinne von Paragraph 24 (c) und (d) des Verfahrensreglements vor.
Diese Rechtsverletzungen rechtfertigen die Übertragung des Domain-Namens auf die Gesuchstellerin. 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domain-Name gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 23. September 2015
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