Die Gesuchstellerin ist Twentieth Century Fox Film Corporation aus Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") vertreten durch Kanzlei Germain & Maureau, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist MediaEtCetera GmbH, Patrizio DeBortoli aus Baden-Dätwill, Schweiz. 2. Streitige Domain-Namen
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen , , , , , , , und (nachfolgend die "Domain-Namen").
Die Domain-Registrierungsstelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz, die Domainvergabestelle ist HOSTSTAR – Multimedia Networks AG. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 30. November 2015 per Email und am 10. Dezember 2015 per Post ein. Es stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 1. Dezember 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson der Domainnamen ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 11. Dezember 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Letzter Tag der Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 31. Dezember 2015.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 4. Januar 2016 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 7. Januar 2016. Am 8. Januar 2016 erhielt das Zentrum eine Mitteilung der Gesuchsgegnerin.
Am 7. Januar 2016 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 14. Januar 2016 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Schweizer Marke JAMES CAMERON'S AVATAR (Nr. 592 862), die am 25. Juni 2009 angemeldet und am 3. November 2009 eingetragen wurde und in den Klassen 9 und 41 eingetragen ist. Die Gesuchstellerin ist auch Inhaberin des Domain-Namens , der seit 20. März 2008 eingetragen ist und der auf eine aktive Seite über den amerikanischen Science-Fiction-Film "AVATAR" verweist.
Die Gesuchsgegnerin hat die Domain-Namen am 30. Januar 2010 registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:
Die Gesuchstellerin ist eine der größten Kinofilm-Produzentinnen der Welt. Der Film "AVATAR" zählt nach Ihren Angaben zu den weltweit größten Kinoerfolgen, dessen Einnahmen sich seit dem Kinostart im Jahr 2009 auf mehr als USD 2,7 Milliarden belaufen.
Im Mai 2015 hat die Gesuchstellerin die Registrierungen der Domain-Namen und die Aktivierung der Internetseite entdeckt. Die Gesuchstellerin hat am 23. Juni 2015 die Gesuchsgegnerin aufgefordert, die Domain-Namen zu übertragen und die Internetseite "www." zu deaktivieren.
Mit Email vom 29. Juni 2015 antwortete die Gesuchsgegnerin, dass sie den Inhalt der Seite, die unter der URL-Adresse "www." zugänglich ist, überarbeitet hätte und durch einen Hyperlink auf die offizielle Seite des Films "AVATAR" weiterleiten würde. Mit Email vom 30. Juni 2015 wiederholte die Gesuchstellerin ihre Aufforderungen, die Domain-Names seien auf sie zu übertragen und die fragliche Webseite zu deaktivieren. Darauf habe die Gesuchsgegnerin nicht geantwortet. Inzwischen verweise die Eingabe des Domain-Namens nicht mehr auf eine aktive Seite.
Die Gesuchstellerin macht eine Verletzung der Schweizer Marke JAMES CAMERON'S AVATAR geltend, da die Domain-Namen das gleiche unterscheidungskräftige und dominante Element "Avatar" enthalte.
Sodann behauptet die Gesuchstellerin, die Übernahme des Titels "Avatar" stelle eine Urheberrechtsverletzung dar.
Zudem macht die Gesuchstellerin geltend, die Registrierung und Nutzung der Domain-Namen verletze Artikel 2 und 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbebwerb (UWG). B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat keine Gesuchserwiderung eingereicht. Am 8. Januar 2016 teilte die Gesuchsgegnerin mit, dass sie aufgrund der Ferien erst jetzt antworten könne, dass sie ein Avatar-Fan sei und bot die Domain-Namen zu einem Gesamtpreis von CHF 27,000 zum Verkauf an. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Paragraph 23 des Verfahrensreglements sieht auch vor, dass wenn eine Partei ohne triftigen Grund eine der im Verfahrensreglement oder vom Experten für den Expertenentscheid festgelegten Fristen versäumt, der Experte über das Gesuch auf Grundlage der Akten entscheidet. Versäumt es eine Partei ohne triftigen Grund eine Vorschrift dieses Verfahrensreglements zu befolgen oder eine von dem Experten gegebene Weisung zu erfüllen, so kann der Experte daraus die von ihm als angemessen erachteten Schlüsse ziehen. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Als Kennzeichenrechte gelten gemäss Paragraph 1 des Verfahrensreglements insbesondere das Recht an einer Firma, einem Namen, einer Marke, einer Herkunftsangabe sowie die aus dem Lauterkeitsrecht fliessenden Abwehrrechte.
Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie Inhaberin der Schweizer Marke JAMES CAMERON'S AVATAR (Nr. 592 862) ist, die am 25. Juni 2009 angemeldet und am 3. November 2009 eingetragen wurde und in den Klassen 9 und 41 eingetragen ist.
Zudem kann sich die Gesuchstellerin auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Artikel 3 lit. d UWG), da der Kinofilm "Avatar" zu den grössten Kinoerfolgen zählt und somit einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat.
Hingegen kann sich die Gesuchstellerin vorliegend nicht auf das Urheberrecht stützen, da Urheberrechte an sich nicht zu den in Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements genannten Kennzeichenrechten gehören. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
Artikel 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzs (MSchG) verleiht einem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Artikel 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, welches die Rechte des Markeninhabers verletzt, da es seiner älteren Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird, so dass daraus eine Verwechslungsgefahr entsteht (Artikel 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
Die Marke der Gesuchstellerin besteht aus drei Elementen, nämlich JAMES CAMERON'S AVATAR. Das Wort "Avatar" bedeutet "körperliche Manifestation eines Gottes im Hinduismus" und wird im Zusammenhang mit dem Internet auch als "künstliche Person" oder ein "grafischer Stellvertreter einer echten Person" verstanden.
Bei der Beurteilung, ob eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, sind die sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Die Domain-Namen übernehmen nur ein Element der Marke der Gesuchstellerin, nämlich das Wortelement "Avatar". Die nicht übernommenen Wortelemente "James Cameron's" sind jedoch durchaus wesentliche Bestandteile dieser Marke. Die alleinige Übernahme des Wortelementes "Avatar" begründet keine Zeichenähnlichkeit mit der Marke JAMES CAMERON'S AVATAR. Mangels Zeichenähnlichkeit besteht keine Verwechslungsgefahr. Eine klare Markenverletzung entsprechend dem Verfahrensreglement scheidet deshalb aus.
Hingegen liegt eine klare Verletzung des UWG vor: Gemäss Artikel 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit widerrechtlich. Unlauter handelt gemäss Artikel 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Domain-Namen bestehen einerseits aus dem Wortelement "Avatar" und andererseits auf Zusätzen wie "film", "movie", "moviegame" usw., die offensichtlich auf den Kinofilm "Avatar" der Gesuchstellerin Bezug nehmen. Die Domain-Namen schaffen somit eine Verwechslungsgefahr gemäss Artikel 3 lit. d UWG, da Internetnutzer zur irrtümlichen Annahme verleitet werden, dass die betreffenden Domain-Namen auf Webseiten der Gesuchstellerin verweisen würden, was nicht zutrifft.
Zudem hat die Gesuchsgegnerin insgesamt neun Domain-Namen eingetragen, welch das Wort "Avatar" durch Kombinationen in einen Zusammenhang mit dem Film bzw. diesbezüglichen Fanclubs und Merchandisingartikeln stellen. Die Registrierung einer Vielzahl von Domainnamen, die auf ein fremdes Kennzeichen Bezug nehmen, stellt eine Behinderung der Gesuchstellerin dar und verletzt somit Artikel 2 UWG (U. Buri, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, Diss. Bern 2000, S. 146; Art. 2 UWG).
Die Gesuchgegnerin hat keine Verteidigungsgründe vorgetragen. Sie antwortete lediglich informell und nachdem die Frist gemäss dem Verfahrensreglement bereits abgelaufen war. Selbst wenn der Experte die darin genannten Argumente berücksichtigt hätte, hätten diese nichts an seiner Entscheidung geändert.
Zusammenfassend liegt hier eine klare Verletzung von Artikel 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Sinne von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements vor.
Es sind keine Gründe ersichtlich, die der beantragten Übertragung der Domain-Namen auf die Gesuchstellerin entgegenstehen; die Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung. 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass die Domain-Namen , , , , , , , und gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen sind.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 18. Januar 2016
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