Die Gesuchstellerin ist Stone Group AG aus Uznach, Schweiz, vertreten durch MSG Rechtsanwälte & Notare AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Hans Eisenring AG aus Sirnach, Schweiz, vertreten durch Hepp Wenger Ryffel AG, Schweiz. 2. Streitiger Domainname
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname (nachfolgend der „streitige Domainname”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH; die Domainvergabestelle ist united-domains AG. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (dem „Zentrum”) am 10. Oktober 2016 per E-Mail und per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 11. Oktober 2016 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des streitigen Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 17. Oktober 2016 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 6. November 2016.
Die Gesuchserwiderung traf am 3. November 2016 per E-Mail und am 4. November 2016 per Post beim Zentrum ein. Am 4. November 2016 teilte die Gesuchsgegnerin mit, dass sie nicht bereit sei, an einer Schlichtungsverhandlung teilzunehmen. Das Zentrum informierte die Gesuchstellerin am selben Tag von der Möglichkeit, die Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens zu beantragen, was diese am 16. November 2016 tat.
Am 16. November 2016 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 21. November 2016 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die seit 2002 im Handelsregister eingetragen ist. Ihr Zweck gemäss Handelsregister-Auszug ist die „Gestaltung, Projektierung, CAD-Planung, Herstellung, Montage von und Handel mit Natursteinen aller Art in den Bereichen Küchen- und Cheminéeabdeckungen, Wand- und Bodenplatten sowie Innenausbauten und Fassadenbauten“.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin den Schweizer Wort-/Bildmarken „STONE - Stone Group AG“ und „STONE LOUNGE“ (Priorität: 17. April 2012), die u.a. für Waren und Dienstleistungen mit Natursteinen in den Klassen 19, 37 und 42 eingetragen sind.
Die Gesuchstellerin vermarktet ihre Produkte und Dienstleistungen über die Website „“, welche mit ihrer Haupt-Website „“ verlinkt ist. Der entsprechende Domainname wurde am 15. Januar 1998 registriert und gemäss Angaben der Gesuchstellerin am 10. Juni 2009 von dieser übernommen.
Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die seit 1988 im Handelsregister eingetragen ist, mit dem Zweck der „Herstellung, Montage und Verkauf von Küchen sowie allen dazugehörigen Apparaten und Zubehörteilen“ sowie „Bearbeitung, Montage und Handel von Natursteinen“.
Die Gesuchsgegnerin verfügt über ein Nutzungsrecht (von Strasser Steine GmbH; Anhang 3 zur Gesuchserwiderung) an der Schweizer Wortmarke Nr. 691947 „ST-ONE“ (Priorität: 10. August 2016), die u.a. für Küchenmöbel und die Installation von Kücheneinrichtungen in den Klassen 20, 37 und 42 eingetragen ist.
Der streitige Domainname wurde erstmals am 1. März 2001 registriert und gemäss Behauptung der Gesuchstellerin am 2. Februar 2016 von der Gesuchsgegnerin übernommen. Der Domainname ist verlinkt mit der Website „“ der Gesuchsgegnerin, über welche Naturstein-Kücheninseln „ST-ONE“ angeboten werden. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Der streitige Domainname unterscheidet sich lediglich durch das Hinzufügen eines Bindestrichs von demjenigen der Gesuchstellerin. Die Domainnamen sind damit nahezu identisch. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Konsumenten die Bezeichnung „st-one“ auf Anhieb als zwei Worte und damit als „st-1“ wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Kennzeichen als „stone“ ausgesprochen wird. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Gesuchsgegnerin vor dem Wort „one“ ausgerechnet die Buchstaben „st“ und nicht etwa „he“ (für Hans Eisenring) verwendet und warum für „one“ nicht auch die Zahl „1“ eingesetzt wird. Die Vorgehensweise der Gesuchsgegnerin erweckt den Eindruck einer bewussten Anlehnung an das Kennzeichen und die Leistungen der Gesuchstellerin, um von deren Ruf profitieren zu können.
Es ist zudem anzumerken, dass die beiden Parteien gleichartige Produkte und Dienstleistungen anbieten, wodurch dasselbe Publikum angesprochen wird. Teilweise inserieren sie gar in den gleichen Wohnmagazinen. Dadurch wird der Anschein noch verstärkt, die beiden Unternehmen könnten in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen (mittelbare Verwechslungsgefahr).
Der Domainname der Gesuchstellerin () wurde nicht nur früher registriert, sondern auch früher benutzt als der streitige Domainname. Gestützt auf das Prioritätsprinzip geniesst das Kennzeichenrecht der Gesuchstellerin mithin einen Vorrang gegenüber demjenigen der Gesuchsgegnerin. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Die Marke ST-ONE ist eine Kombination aus den ersten zwei Buchstaben „ST“ des Firmennamens der Markeninhaberin „Strasser Steine GmbH“ und „ONE“, zu Deutsch „eins“. Das Zeichen wird eindeutig als Wortneuschöpfung und nicht als „STONE“ verstanden.
Offensichtlich nahm auch das Institut für Geistiges Eigentum („IGE“) die Marke „ST-ONE“ im Sinne von „ST-1“ wahr, da die Marke ohne Beanstandung eingetragen wurde. Es dürfte unbestreitbar sein, dass die Bezeichnung „stone“ zum Gemeingut gehört und für Waren aus Naturstein beschreibend wäre. Hätte das IGE „st-one“ als „stone“ wahrgenommen, so hätte es die Markenanmeldung zurückgewiesen.
Die beiden Wort-/Bildmarken der Gesuchstellerin sind nur in der dargestellten Form geschützt. Zudem hat „st-one“ aufgrund des Bindestrichs einen eigenen, anderen Sinngehalt als das englische Wort „stone“. Das Kennzeichen „st-one“ unterscheidet sich mehr als nur genügend von den abgebildeten Marken, und zwar sowohl im Wortlaut, in der Schreibweise als auch in der Darstellungsform. Eine markenrechtliche oder firmenrechtliche Verwechslungsgefahr ist somit ausgeschlossen.
Des Weiteren entspricht die Behauptung der Gesuchstellerin, wonach ihr Domainname bereits seit langem und länger als der streitige Domainname in Gebrauch ist, nicht der Wahrheit. Tatsache ist, dass der Inhalt der Website „“ erst im Verlaufe der Vorkorrespondenz zwischen den Parteien auch auf die Website „“ aufgeschaltet wurde.
Es bestehen auch nicht ansatzweise Indizien dafür, dass eine unlautere Handlung vorliegt. Zudem ist bei der lauterkeitsrechtlichen Prüfung, ob es zu Fehlzurechnungen seitens der Durchschnittsabnehmer kommen könnte, nicht nur der jeweilige Domainname zu beurteilen, sondern auch die Inhalte der jeweiligen Websites. Bei Eingabe des streitigen Domainnamens wird der Benutzer sofort auf die Homepage der Gesuchsgegnerin weitergeleitet. Auf dieser Website und allen zugänglichen Unterlagen ist klar und unmissverständlich das Logo der Hans Eisenring AG abgebildet, was eine Verwechslung mit der Stone Group AG oder Fehlzurechnungen seitens der Durchschnittskonsumenten ausschliesst. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Unter Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements finden sich folgende Konkretisierungen:
Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain Namens rechtfertigt. A. Die Gesuchstellerin verfügt über Kennzeichenrechte
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin von Schweizer Markenrechten an den Wort-Bildmarken STONE - Stone Group AG und STONE LOUNGE ist. Daneben behauptet die Gesuchstellerin, dass sie seit dem 10. Juni 2009 Inhaberin des Domainnamens ist. B. Die Registrierung und der Gebrauch des Domainnamens stellen keine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin dar
Das schweizerische Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar sind mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Artikel 13 Absatz 2 Markenschutzgesetz („MSchG“) kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Artikel 3 Absatz 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken resultiert aus der Kombination von Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit und Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.
Eingangs ist festzuhalten, dass beide Parteien über eingetragene Kennzeichenrechte verfügen. Die Gesuchstellerin ist seit anfangs 2002 unter dem Firmennamen „Stone Group AG“ im Handelsregister eingetragen und ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarken STONE - Stone Group AG und STONE LOUNGE mit Priorität seit dem 17. April 2012. Demgegenüber verfügt die Gesuchsgegnerin über ein Nutzungsrecht an der Wortmarke ST-ONE (Priorität: 10. August 2016). Zudem macht die Gesuchstellerin bessere Rechte aus ihrem Domainnamen geltend, da der streitige Domainname zwar am 1. März 2001 registriert wurde, jedoch angeblich erst seit dem 2. Februar 2016 von der Gesuchsgegnerin benutzt wird.
In rechtlicher Hinsicht entscheidend ist, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Parteien besteht. Die Verwechslungsgefahr von Zeichen, die gemäss Artikel 3 Absatz 1 lit. c MSchG einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, hängt insbesondere von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 N 45).
Da beide Parteien Natursteine verkaufen (die Gesuchsgegnerin im Bereich von Kücheninseln, die Gesuchstellerin auch für andere Anwendungen) und z.T. in den gleichen Wohnmagazinen inserieren, kann man davon ausgehen, dass sich die entsprechenden Verkehrskreise zu einem grossen Teil überschneiden.
Der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise kann je nach der Art der Dienstleistungen unterschiedlich sein (a.a.O., Art. 3 N 51). Dabei ist zu beachten, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer weiss, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spielt und auch kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen können. Bei ausschliesslich im Internet gebrauchten Domainnamen vermögen daher schon relativ geringfügige Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen (a.a.O., Art. 3 N 56).
Bezüglich Kennzeichnungskraft des Firmennamens „Stone Group AG“, der Wort-/Bildmarken STONE - Stone Group AG und STONE LOUNGE sowie des Domainnamens der Gesuchstellerin sind nach Ansicht des Experten die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
Grundsätzlich darf originär eine normale Kennzeichnungskraft vermutet werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen (a.a.O., Art. 3 N 81-82).
Der Begriff „stone“ ist für die Waren und Dienstleistungen der Gesuchstellerin (Naturstein) direkt beschreibend und verfügt deshalb über keinerlei Kennzeichenkraft. Auch die Wort-/Bildmarken der Gesuchstellerin beschreiben im Wesentlichen die Produkte und Dienstleistungen der Gesuchstellerin und verfügen deshalb über eine sehr geringe Kennzeichenkraft.
Demgegenüber zeichnet sich die Marke ST-ONE der Gesuchsgegnerin durch eine gewisse Originalität aus, indem das Wort „stone“ in einzelne Bestandteile zerlegt wird („st“ und „one“), die vom durchschnittlich aufmerksamen Internetnutzer wohl durchaus als solche erkannt werden dürften. Dementsprechend hat das IGE auch eine Eintragung der entsprechenden Marke grundsätzlich zugelassen.1
Internetnutzer sollten mit anderen Worten in der Lage sein, die Marke der Gesuchsgegnerin und den streitigen Domainnamen von den (gemeinfreien bzw. schwachen) Kennzeichen der Gesuchstellerin zu unterscheiden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in einem kurzen Wort wie „stone“ der Bindestrich ungewöhnlich ist und die Verkehrskreise schon aus diesem Grund sich (mit entsprechender Aufmerksamkeit) fragen dürften, weshalb der Bindestrich gesetzt wurde.
In der Rechtsprechung ist noch nicht eindeutig geklärt (und in der Doktrin umstritten), ob für die Verwechselbarkeit eines Kennzeichens mit einem Domainnamen einzig und allein auf den Wortlaut des Domainnamens abzustellen ist oder auch auf den Inhalt der jeweiligen Website und die darauf angebotenen Dienstleistungen (vgl. BSK MSchG-Isler, 3. Aufl. 2017, Art. 13 N 28 m.w.H.). Der Sachverhalt Im vorliegenden Fall rechtfertigt es nach Ansicht des Experten jedenfalls, den Inhalt der Website der Gesuchstellerin bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr heran zu ziehen, denn niemand, der die Gesuchstellerin in Internet sucht, käme auf die Idee, einen Bindestrich innerhalb des Worts „stone“ einzusetzen. Mit anderen Worten müsste von durchschnittlich aufmerksamen Internutzern erwartet werden, dass sie bei einem so ungewöhnlichen Domainnamen wie kurz auf der Website nachschauen, welches Unternehmen sich dahinter verbirgt. Sobald Internetnutzer sich jedoch auf die Website des Gesuchsgegnerin begeben, sind Verwechslungen ausgeschlossen: Schon auf der Einstiegsseite der Gesuchsgegnerin erscheint ein klarer Hinweis auf die Firma der Gesuchsgegnerin (Hans Eisenring Küchenbau), und auch das Design der Website unterscheidet sich ganz deutlich von der Website der Gesuchstellerin.
Somit ist es nach Ansicht des Experten äusserst unwahrscheinlich, dass es im Internet (oder aufgrund von Anzeigen beider Gesellschaften in Magazinen) zu Fehlzurechnungen kommen könnte. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist somit ebenfalls nicht gegeben, weil der relevante Verkehrskreis die beiden Unternehmen Stone Group AG und Hans Eisenring AG genügend unterscheiden kann.
Vor dem oben geschilderten Hintergrund besteht nach Ansicht des Experten keine Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und den Kennzeichen der Gesuchstellerin und damit auch keine klare Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin durch den streitigen Domainnamen.
Es liegt im Übrigen auch keine Verletzung des ¨Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“) vor, da der Gesuchsgegnerin kein unlauteres Verhalten vorgeworfen werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die Gesuchsgegnerin beim Registrieren des streitigen Domainnamens sich an die Marke oder Dienstleistungen der Gesuchstellerin anlehnen wollte. Auf der Website der Gesuchsgegnerin finden sich wie erwähnt keinerlei Hinweise auf die Gesuchstellerin, und der Web-Auftritt der Gesuchsgegnerin unterscheidet sich deutlich von jenem der Gesuchstellerin. Den zahlreichen Mitbewerbern im Handel und Verkauf von Steinen bzw. Natursteinen sollte es erlaubt sein, den generischen Begriff „stone“ im Geschäftsverkehr zu benutzen, v.a. in einer (wie vorliegend erfolgten) spielerischen Abwandlung.
In Anbetracht der Umstände im vorliegenden Fall befindet der Experte, dass die Anforderungen von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements nicht erfüllt sind, sodass die weiteren Voraussetzungen für eine Übertragung des streitigen Domainnamens nicht näher untersucht werden müssen. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen entscheidet der Experte, dass das Gesuch abgewiesen wird.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 5. Dezember 2016
1 Wobei man in diesem Zusammenhang berücksichtigen sollte, dass die dreimonatige Widerspruchsfrist erst nach Einreichung des Gesuchs abgelaufen ist.
Full & Egal Universal Law Academy