Die Gesuchstellerin ist Verkehrsbetriebe Luzern AG aus Luzern, Schweiz, vertreten durch Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist carandi GmbH in Liquidation aus Bettwiesen, Schweiz. 2. Streitiger Domainname
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname (nachfolgend der „streitige Domainname”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz. Die Domainvergabestelle ist Hoststar – Multimedia Network AG. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 23. Mai 2017 per E-Mail und am 24. Mai und 2. Juni 2017 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 24. Mai 2017 informierte die Domainvergabestelle SWITCH das Zentrum, dass die carandi GmbH/Andreas Inauen in Braunau Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 6. Juni 2017 wurde das Gesuch an carandi GmbH in Bettwiesen und an carandi GmbH, Andreas Inauen in Braunau gesandt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Ende der Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 26. Juni 2017.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 27. Juni 2017 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 29. Juni 2017.
Am 11. Juli 2017 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Mittels einer verfahrensleitenden Anordnung vom 27. Juli 2017 wies der Experte darauf hin, dass nicht aus den Akten hervorkomme, inwiefern die Gesuchstellerin im Rahmen des Konkursverfahrens betreffend der Gesuchsgegnerin Massnahmen getroffen habe, um ihre Rechte über den streitigen Domainnamen geltend zu machen. Ausserdem wisse man nicht, ob das Konkursamt, bzw. der Richter über das Verfahren informiert wurde. Der Experte forderte die Gesuchstellerin auf, jegliche Informationen vorzuweisen und die Nachweise bis zum 11. August 2017 zu produzieren die bestätigen, dass der Experte auf rechtmässige Weise über den streitigen Domainnamen verfügen kann. Die Gesuchsgegnerin wurde des Weiteren eingeladen, jegliche diesbezügliche Kommentare oder Dokumente ebenfalls bis zum 11. August 2017 vorzubringen.
Am 2. August 2017 reichte die Gesuchstellerin bei dem Zentrum ihre Stellungnahme ein und bemerkte, dass das Konkursverahren bezüglich der Gesuchsgegnerin eingestellt wurde, dass die Gesuchsgegnerin noch nicht gelöscht worden sei und dass ihre Rechtspersönlichkeit ihr so erhalten bliebe. Die Gesuchsgegnerin sei seit der Einstellung des Konkursverfahrens am 19. Juni 2017 wieder voll verfügungsfähig über ihr Vermögen und es könnte aus diesen Gründen über den streitigen Domainnamen entschieden werden.
Die Gesuchsgegnerin reagierte nicht auf die verfahrensleitende Anordnung. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist im Bereich des öffentlichen Verkehrs in der Zentralschweiz tätig und ist ein führendes strassengebundenes Transportunternehmen für Personentransporte aller Art.
Die Gesuchstellerin ist seit dem 13. April 2011 Inhaberin der Schweizerischen Marke FLUGBUS No 614048, für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 12, 35 und 39.
Die Gesuchstellerin bietet unter der Marke FLUGBUS zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft vbl transport ag unter dem Domainnamen seit vielen Jahren Beförderungsdienstleistungen im Transportwesen an, wobei dieses Angebot unter anderem einen Bustransfer von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten umfasst.
Die Gesuchsgegnerin wurde am 4. Dezember 2009 unter dem Firmennamen carandi GmbH mit Sitz in Bettwiesen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen.
Der Domainname ist seit dem 6. August 2015 für carandi GmbH, Andreas Inauen in Braunau registriert und führt zu einer Webseite, auf der Bustransfere von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten angeboten werden.
Am 9. Mai 2017 wurde über die Gesellschaft carandi GmbH der Konkurs geöffnet. Seitdem wurde der Name der Gesellschaft in carandi GmbH in Liquidation umfirmiert. Das Konkursverfahren wurde am 19. Juni 2017 mangels Aktiven eingestellt. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Die Gesuchstellerin trägt vor, dass sie seit dem 7. Dezember 2010 Inhaberin der Schweizerischen Marke FLUGBUS ist.
Sie erklärt, dass die Gesuchsgegnerin die geschützte Bezeichnung FLUGBUS wörtlich übernommen hat und die beiden nur durch ein Bindestrich getrennt hat, so dass sowohl phonetisch wie auch visuell eine überaus grosse Ähnlichkeit besteht. Das Erfordernis der Zeichengleichheit sei somit gegeben.
Die Gesuchsgegnerin macht ausserdem geltend, dass die Gesuchsgegnerin, die gleichen beziehungsweise ähnliche Dienstleistungen im Transportwesen anbietet wie die Gesuchstellerin.
Im Übrigen betreibe die Gesuchsgegnerin auch trotz entsprechenden Aufforderungen der Gesuchstellerin zur Löschung bzw. Übertragung der Domain nach wie vor eine aktive Homepage.
Dabei enstehe bei den Kunden der Eindruck, es handle sich um ein Angebot der Gesuchstellerin, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe und der gute Ruf der Gesuchstellerin ausgebeutet werde.
Aus diesen Gründen gäbe es eine Markenverletzung.
Die Gesuchstellerin ist auch der Meinung, dass die Verwendung des streitigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin eine Verletzung des Lauterkeitsrechts darstellt. Insbesondere würde die Gesuchsgegnerin den Ruf der Gesuchstellerin ausbeuten. B. Gesuchsgegner
Die Gesuchsgegnerin hat in diesem Verfahren keine Stellung genommen. 6. Entscheidungsgründe A. Formelles
Grundsätzlich stellt sich in diesem Verfahren die Frage, ob der Experte über den streitigen Domainnamen eine Entscheidung treffen kann, bzw. über den streitigen Domainnamen durch eine mögliche Übertragungsentscheidung verfügen kann und ob die Registerbetreiberin eine solche Entscheidung ausführen könnte, da gegen die Gesuchsgegnerin ein Konkursverfahren läuft, das mittlerweile eingestellt wurde.
Die Gesuchstellerin hat auf überzeugende Weise vorgetragen, dass es keine rechtlichen Hindernisse gibt, trotz Konkursverfahren den streitigen Domainnamen an sie zu übertragen. Es sei die Pflicht der Gesuchsgegnerin gewesen die nötigen Schritte zu treffen, insbesondere dem Konkursamt bzw. dem Richter über das Verfahren zu berichten. Ausserdem bliebe der Gesuchsgegnerin bis zur Löschung die Rechtspersönlichkeit erhalten und die Möglichkeit über ihr Vermögen zu verfügen.
Das Streitbeilegungsverfahren erliegt grundsätzlich den Regeln eines beschleunigten oder summarischen Verfahrens. Der Experte soll im Prinzip auf Grund der in dem Gesuch und der Gesuchserwiderung vorgebrachten Darlegungen entscheiden und kann nur ausnahmsweise nach seinem Ermessen über das Gesuch und die Gesuchserwiderung hinausgehend weitere Darlegungen und Schriftstücke verlangen (Paragraph 21(c) des Verfahrensreglements) ohne das Verfahren auf unnötige Weise zu verlängern, wobei die Parteien gleich zu behandeln sind (Paragraph 21(a) des Verfahrensreglements).
Gemäss Paragraph 21(b) des Verfahrensreglements entscheidet der Experte über die Zulässigkeit, Erheblichkeit, Bedeutung und Beweiskraft der Beweismittel.
In diesem Zusammenhang stellt der Experte fest, dass die Gesuchstellerin genügend Nachweise vorgeführt hat, die darauf hinweisen, dass der Experte bzw. die Registerbetreiberin über den streitigen Domainnamen verfügen kann, sollte es zu einer Übertragungsentscheidung kommen.
Ausserdem hat die Gesuchsgegnerin trotz Aufforderung in diesem Verfahren keine Hinweise darüber gegeben, dass dies nicht der Fall sein sollte.
In manchen Fällen, welche eine gerichtliche Anordnung hinsichtlich eines Unterlassunsanspruchs bezüglich eines streitigen Domainnamens wie im Rahmen eines Konkurses betreffen, würden Beschwerdepanele in Übereinstimmung mit der UDRP generell eher eine UDRP Entscheidung erlassen, als das Verfahren zu beenden oder auszusetzen; die Umsetzung einer solchen UDRP Entscheidung kann bis zur ultimativen Verfügung in einem Konkursverfahren aufgeschoben werden. Es kann angenommen werden, dass derartige Prinzipien auch auf Streitigkeiten im Rahmen des gegenwärtigen Verfahrensreglements anwendbar sein sollen.
Aus den obengenannten Gründen, geht der Experte davon aus, dass im Rahmen dieses Verfahrens keine weiteren Klärungen bezüglich des Konkursverfahrens benötigt werden und er über diesen Fall bzw. über den streitigen Domainnamen gemäss Paragraph 10(c) des Verfahrensreglements entscheiden kann. B. Materielles
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. a. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin hat den Nachweis gebracht, dass Sie seit dem 13. April 2011 Inhaberin der Schweizerischen Marke FLUGBUS ist. b. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Gemäss Artikel 13 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben („Markenschutzgesetz“, „MSchG“) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht, diese Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 3 MSchG führt für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für z.B. eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.
Der streitige Domainname unterscheidet sich von der registrierten Marke der Gesuchstellerin nur durch einen Bindestrich zwischen den Wörtern „flug“ und „bus“. Der streitige Domainname ist der geschützten Marke offensichtlich beinahe identisch, sowohl visuell wie auch phonetisch.
Die Gesuchstellerin ist in der Deutschschweiz, insbesondere im Raum Luzern, dafür bekannt, seit vielen Jahren unter der Domain „“ eine Webseite zu betreiben, wo Beförderungsdienstleistungen im Transportwesen angeboten werden, unter anderem einen Bustransfer von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten.
Die Gesuchstellerin hat auf genügende Weise bewiesen, dass die Gesuchsgegnerin ebenfalls im Bereich des Transportes tätig ist und insbesondere unter dem streitigen Domainnamen auf dieselben Dienstleistungen wie die Gesuchstellerin anbietet. Das Layout der Website der Gesuchsgegnerin, insbesondere die blaue Farbe und manche Bilder, sind der Webseite der Gesuchstellerin überaus ähnlich.
Darüberhinaus hat der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen, siehe Pargraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements.
Ein durchschnitllicher Internetnutzer wird sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Webseite der Gesuchsgegnerin und der streitige Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin und die darunter angebotenen Dienstleistungen, verbunden sind.
Aus Sicht des Experten besteht daher eine derartig eindeutige Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und der Marke der Gesuchstellerin, dass in diesem Fall eine Markenverletzung im Sinne des MSchG gegeben ist. 7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name, , an die Gesuchstellerin übertragen wird.
Theda König-Horowicz
Experte
Datum: 28. August 2017
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