Die Gesuchstellererinnen sind (1) Ecomedia AG aus Nänikon, Schweiz und (2) OFFIX Holding AG aus Freudwil, Schweiz, vertreten durch Badertscher Rechtsanwälte AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Echo Media GmbH, Cengiz Peker aus Wollerau, Schweiz, intern vertreten. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der "Domain-Name").
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz, die Domainvergabestelle ist Hostmax GmbH. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das "Zentrum") am 1. September 2017 per Email und am 2. September per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 5. September 2017 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 12. September 2017 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 2. Oktober 2017. Die Gesuchserwiderung traf bereits am 18. September 2017 ein.
Am 21. September 2017 teilte der Gesuchsgegner dem Zentrum mit, er wolle nicht an einer Schlichtungsverhandlung teilnehmen. Am selben Tag wurden die Parteien darüber benachrichtigt, dass aufgrund der Email des Gesuchsgegners vom 21. September 2017 keine Schlichtungsverhandlung stattfinden wird. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 21. September 2017.
Am 22. September 2017 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 29. September 2017 Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin 1 ist im Bereich Bürokommunikation tätig ist eine Tochtergesellschaft der Gesuchstellerin 2. Beide haben ihren Sitz im Kanton Zürich.
Die Gesuchstellerin 1 ist seit dem 3. Dezember 1986 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Der Zweck der Gesellschaft ist insbesondere "der Import und Export von Maschinen und Geräten sowie Verbrauchsmaterial für Bürokommunikation".
Die Gesuchstellerin 2 ist Eigentümerin der folgenden schweizerischen Markenregistrierungen:
- Marke ECOMEDIA Nr. P-499914, in den Klassen 16 und 42, seit dem 21. Mai 2002
- Marke E-SUPPLIES E-BUSINESS BY ECOMEDIA Nr. P-477097, in den Klassen 16 und 42, seit dem 4. September 2000.
Die Gesuchsgegnerin ist seit dem 30. Juli 2002 unter dem Namen Echomedia GmbH im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Der Zweck der Gesellschaft ist insbesondere "die Erbringung von mobilen, digitalen und multimedialen Mehrwertdienstleistungen, Einkauf, Aufbereitung und Einbindung von jedwelchen digitalen Content als Content Service Provider".
Die Gesuchsgegnerin registrierte den streitigen Domainnamen am 19. Juni 2009 und betreibt unter diesem Domainnamen eine Webseite in der sie ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich Mobile- und Webdienstleistungen anbietet.
Die Gesuchstellerin 1 sandte der Gesuchsgegnerin ein Abmahnsschreiben am 13. Juni 2017, in dem die Gesuchsgegnerin aufgefordert wurde ihren Firmennamen zu ändern und auf den streitigen Domainnamen zu verzichten. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerinen
Die Gesuchstellerinnen tragen vor, dass sie in der Schweiz Rechte über den Namen "ECOMEDIA" haben, da dieser Name Firmenbestandteil der Gesuchstellerin 1 ist und als Marke von der Gesuchstellerin 2 eingetragen und registriert worden ist.
Sie erklären, dass die Gesuchsgegnerin, die jüngere Gesellschaft Echomedia GmbH die 2002 gegründet wurde, sich nicht genügend von dem Firmennamen der Gesuchstellerin 1 unterscheide wobei die Gesuchstellerinen von dieser jüngeren Gesellschaft erstmals im Jahr 2017 erfuhren. Durch die praktisch identische Verwendung von "Echomedia" bestehe eine unzulässige Verwechslungsgefahr mit dem seit 1986 existierenden Firmennamen ECOMEDIA der Gesuchstellerin 1. Eine solche Verwechslung ereignete sich 2017, als ein Kunde zwischen Webseite und Mailadresse der Gesuchstellerin 1 ("" und "info@") einerseits sowie denjenigen der Gesuchsgegnerin ("www." und "info@") irregeführt wurde.
Ausserdem bestehe durch die Registrierung bzw. Benutzung des streitigen Domainamens durch die Gesuchsgegnerin eine Verletzung der schweizerischen Markenrechte der Gesuchstellerin 2, insbesondere weil die Gesuchsgegnerin ähnliche Dienstleistungen wie diejenigen der Gesuchstellerinnen anbietet. Es gebe daher eine Verwechslungsgefahr da avisierte Kunden auf den falschen Gedanken kommen könnten, dass die unter den streitigen Domainnamen angebotenen Dienstleistungen von der Gesuchstellerin 1 stammen könnten. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin weist darauf hin, dass ihr Firmenname seit 2009 existiert, dass dieser vom Handelsregister gutgeheissen wurde und keine Interessenkonflikte mit der Firma der Gesuchstellerin 1 gemeldet habe. Eine einvernehmliche Lösung betreffend des Domainnames könnte gefunden werden, wenn die Gesuchstellerinnen nicht ein Verfahren anstreben würden, um die Änderung des Firmennamens der Gesuchsgegnerin zu erzwingen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. a. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerinen haben den Beweis gebracht, dass Sie in der Schweiz Kennzeichenrechte über den Namen "ECOMEDIA" haben: die Gesuchstellerin 1 besitzt Rechte über "ECOMEDIA" durch ihren Firmennamen und die Gesuchstellerin 2 durch zwei schweizerische Markenregistrierungen die das Kennzeichen ECOMEDIA beinhalten. b. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Auf Grund der vorhandenen Unterlagen stellt der Experte fest, dass der Firmenname der Gesuchsgegnerin 2002 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen wurde. Der streitige Domainname wurde 2009 registriert. Die Gesuchstellerinen besitzen frühere Kennzeichenrechte über den Namen "ECOMEDIA", der dem Namen "Echo Media" eindeutig ähnlich ist, machten diese Kennzeichenrechte über "ECOMEDIA" jedoch erst 2017 geltend.
Es stellt sich deshalb die Frage der Verwirkung der Rechte der Gesuchstellerinnen, wobei diese Frage sich von Amts wegen stellt (S. Brauchbar, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Basel, 2001, S. 49).
Gemäss Rechtsprechung kann die verspätete Geltendmachung einer Verletzung von Immaterialgüterrechten zu der Verwirkung der Forderungen im Sinne von Artikel 2 Abschnitt 2 des Zivilgesetzbuches führen (Bundesgericht, Urteil vom 1. April 2010, BGer 4A 638/2009). Kumulative Voraussetzungen dafür sind (i) die Untätigkeit des Berechtigten, (ii) die Erkennbarkeit der Verletzung, (iii) der Aufbau eines wertvollen Besitzstands des Verletzers und (iv) die Gutgläubigkeit des Verletzers (siehe Lorenza Ferrari Hofer, Kommentar zum Urteil des BGer 4A 638/2009, AJP 2010 S. 1613-1615).
Die Gesuchstellerinen weisen vor, dass sie erst 2017, d.h. 15 Jahre nach Registrierung des Firmennamens Echo Media GmbH der Gesuchsgegnerin und 8 Jahre nach Registrierung des streitigen Domainnamens von diesen erfahren haben.
Es stimmt, dass die Länge des Unwissens allein nicht zutreffend ist, um den Schluss zu ziehen, ob es zu einer Verwirkung gekommen ist oder nicht. Der Experte bemerkt jedoch in dieser Sache, dass alle Parteien ihren Sitz im selben geographischen Raum haben: die Gesuchstellerinen im Kanton Zürich und die Gesuchsgegenerin im Kanton Zug.
Ausserdem besitzt die Gesuchstellerin 1 seit langen Jahren einen im Handelsregister eingetragenen Firmennamen und die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin einer registrierten Marke. Aus diesen Gründen könnte man davon ausgehen, dass den Gesuchstellerinen eine gewisse Überwachungspflicht über ihre geschützten Kennzeichenrechte zusteht. Ob eine solche Überwachung existiert kommt aus den vorliegenden Akten nicht hervor.
In diesem Zusammenhang stellt der Experte weiter fest, dass der streitige Domainname mit einer aktiven Webseite verbunden ist, die die Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin promoviert. Die Gesuchsgegnerin ist also unter ihrem Firmennamen und dem streitigen Domainnamen tätig, in deutscher Sprache, d.h. in derselben Sprache wie diejenige der Gesuchstellerinen. Die Frage stellt sich daher wirklich, ob die Gesuchsstellerinen die nötigen Überwachungsmassnahmen ihrer Kennzeichenrechte vorgenommen haben und die Verletzung rechtzeitig festgestellt haben. Ausserdem hat die Gesuchsgegnerin in diesem langen Zeitraum von über 8 Jahren anscheinend einen Besitzstand aufgebaut, dessen Umfang jedoch in diesem schnellen Verfahren und auf Grund der vorliegenden Unterlagen vom Experten nicht beurteilt werden kann.
Der Experte bemerkt weiterhin, dass der Firmenname, bzw. die ECOMEDIA Marke der Gesuchstellerinen mit "Eco" beginnt und der streitige Domainname mit "echo". Obwohl "Eco" und "echo" relativ deskriptiv sind und sich nur mit einem Buchstaben differenzieren, weisen beide Bestandteile in ihrer üblichen Verwendung auf verschiedene Bedeutungen hin: "Eco" wird oft mit "Ökologie" oder "Economy" in Verbindung gesetzt, wobei "echo" eher mit Geräuschen (Resonanzen) verbunden wird.
Wie im WIPO Verfahren The Procter & Gamble Company contre Triall SA,WIPO Verfahren Nr. DCH 2014-0001 kommt der Experte zum Schluss, dass die Hinweise in den vorliegenden Akten ihm nicht ermöglichen festzustellen, ob die Registrierung bzw. Benutzung des streitigen Domainamens eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchsstellerinen darlegen. Die Frage einer möglichen Verwirkung kann nur im Rahmen einer tiefgründigen faktuellen und rechtlichen Prüfung durch die schweizerischen Gerichte gemacht werden und nicht in einem Verfahren wie dieses.
Unter diesen Umständen kann der Experte dem Gesuch nicht stattgeben, da sich durch die Registrierung bzw. Benutzung des streitigen Domainnamens keine klare Verletzung gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements ergibt. 7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte das Gesuch zurück.
Theda König Horowicz
Experte
Datum: 13. Oktober 2017
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