Die Gesuchstellerin ist Migros-Genossenschafts-Bund aus Zürich, Schweiz, vertreten durch SILKA Law AB, Schweden.
Die Gesuchsgegnerin ist Janice Liburd, Porchester Partners Inc aus Panama, Panama. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Die Domainvergabestelle ist Key-Systems GmbH. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 19. September 2017 per Email und am 2. Oktober 2017 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 20. September 2017 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 3. Oktober 2017 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 23. Oktober 2017.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 24. Oktober 2017 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu beantragen und tat dies am 24. Oktober 2017.
Am 25. Oktober 2017 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 1. November 2017 Daniel Kraus als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Am 5. November 2017 empfing das Zentrum eine Email-Kommunikation von der Gesuchsgegnerin in der sie vorschlug, der Gesuchstellerin den Namen zu übertragen. Da das Verfahren schon so fortgeschritten war teilte die Gesuchstellerin mit, sie würde den Entscheid des Experten abwarten. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin Migros (Kurzform von „Migros-Genossenschafts-Bund“) wurde 1925 in Zürich gegründet und ist heute einer der grössten Detail-Handelsunternehmen in der Schweiz. Es ist in allen Kantonen der Schweiz als auch in Liechtenstein sowie in den im Südwesten der Schweiz angrenzenden französischen Departements „Ain und Haute-Savoie“ vertreten.
Der Name „Migros“ entstand aus der ursprünglichen Positionierung des Unternehmens, preislich in der Mitte zwischen „en-gros“ (Grosshandel) und „en-détail“ (Detailhandel); „mi-gros“ („Mittelhandel“) spielte darauf an, dass die Preise beinahe wie bei Engros-Produkten seien.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Element MIGROS, darunter die Schweizer Marke MIGROS (Wortmarke) Nr. P-415060 (registriert am 27. September 1994) und die internationale Marke „M MIGROS“ Nr. 404446 (registriert am 28. Dezember 1973), mit Schutzwirkung auf die Schweiz. Darüber hinaus verfügt der Gesuchsteller über eine Vielzahl von Domain-Namen welche die Bestandteile “migros” enthalten (insbesondere: ).
Der Domain-Name wurde am 8. Dezember 2010 registriert und führt zu einer Webseite mit verschiedenen gesponserten Links. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin bringt vor, das Verhalten des Gesuchsgegners verletze ihre Markenrechte (insb. Art. 13 und 15 Markenschutzgesetz - „MSchG“). Die registrierte Marke MIGROS sei in der Schweiz und in Liechtenstein berühmt oder zumindest sehr bekannt.
Der streitgegenständliche Domain-Namen sei identisch oder verwechselbar ähnlich mit den Marken der Gesuchstellerin. Er beinhalte die berühmte Marke MIGROS in ihrer Gesamtheit.
Die Gesuchstellerin bringt weiter vor, dass der streitige Domainname die MIGROS Marke der Gesuchstellerin vollständig enthalte. Die Kombination des technischen Präfixes „www-“ mit der Marke MIGROS sei durch den streitgegenständlichen Domain-Namen bewusst ausgenutzt, damit Internetbenutzer durch blosse Tippfehler auf die unter dem Domain-Namen betriebene Webseite fehlgeleitet werden (i.e. sogenanntes „Typo-squatting“).
Schliesslich führt die Gesuchstellerin aus, die durch der Gesuchsgegnerin geschaffene Verwechslungsgefahr verletze auch das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (insb. Art. 3 lit. d Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – „UWG“). Der Gebrauch der Marke MIGROS im Domain-Namen würde den Ruf der Marke der Gesuchstellerin ausnützen. B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat sich trotz korrekter Zustellung nicht zum Gesuch geäussert. Nur nachdem die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung abgelaufen war, hat sich die Gesuchsgegnerin bereit erklärt, den streitigen Domainnamen zu übertragen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der Schweizer Wortmarke MIGROS ist und somit ein Kennzeichenrecht nach dem Recht der Schweiz im Sinne des Verfahrensreglements hat.
Die Gesuchstellerin beruft sich auf Artikel 13 MSchG, welches dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht verleiht, diese zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Zudem bietet Artikel 13 MSchG Schutz gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher Zeichen durch Dritte zwecks Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Ware oder Dienstleistungen (Artikel 3 MSchG in Verbindung mit Artikel 13 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts, sobald „mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen des Sites geschaffen wird, (vgl. BGE 128 III 403).
Der Domainname ist im Schriftbild praktisch identisch zur Marke und zum von der Gesuchstellerin registrierten Domainnamen . Die Hinzufügung der Buchstaben „www“ und eines Bindestrichs im Domainname sind kaum erkennbar und haben keinen prägenden Einfluss auf den Gesamteindruck des Zeichens. Das Präfix „www-“ verändert den Domainnamen nicht in der Weise, als dass er damit von der Marke MIGROS genügend unterscheidungskräftig würde. Vielmehr besteht die Gefahr, dass Internet-Nutzer, welche die Webseite der Gesuchstellerin besuchen möchten, sich bei der Eingabe des Domainnamens vertippen, ungewollt auf die Webseite des Gesuchgegners zugreifen, welche eine Landingpage für Pay-per-click Links darstellt. Der Domainname schafft damit eine Verwechslungsgefahr zur Marke und zur Webseite der Gesuchstellerin.
Die Kombination des Präfixes „www“ mit einer Marke wurde auch in mehreren Fällen als eine Verletzung der Kennzeichenrechte des Markeninhabers qualifiziert: Lidl Stiftung & Co. KG v. Malkhaz Kapanadze,WIPO Verfahren Nr. DCH2016-0024; Allianz SE v. Privacy Gods, Privacy Gods Limited,WIPO Verfahren Nr. D2016-0112; Apple Inc. v. Protection Domain,WIPO Verfahren Nr. D2014-0187; Raiffeisen Schweiz Genossenschaft v. Wildvest LLC,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0004; MasterCard International Incorporated v. DL Webb, WIPO-Verfahren Nr. D2008-0324; F. Hoffmann-La Roche AG v. Transure Enterprise Ltd.,WIPO Verfahren Nr. D2008-0422; AG v. Matthias Moench,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0014.
Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Gemäss Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr durch Ausnutzen von Tippfehlern der Internet-Nutzer bei der Eingabe des Domainnamens durch versehentliche Tippfehler derer auf die eigene Website zu lenken (sogenanntes „Typosquatting”), verletzt in der Regel nicht nur die Rechte von Markeninhabern, sondern fällt auch unter Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG (Mark Schweizer, 5 Jahre
SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: F?, AJP 8/2009 971, 980; vgl. auch C AG v. Nguyen Huong Quynh,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0003; Raiffeisen Schweiz Genossenschaft v. Nguyen Huong Quynh,WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0023; YouTube, LLC v. Matthias Moench,WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0010: u.a. und TDC Switzerland AG v. Algis Skara,WIPO Verfahren Nr. DCH2006-0028).
Die Registrierung und Benutzung des Domainnamens verstösst somit gegen Artikel 13 MSchG sowie Artikel 2 und Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG. Angesichts der klaren Verletzung des MSchGs und des UWGs muss nicht weiter untersucht werden, ob auch das Namensrecht oder der Firmenschutz der Gesuchstellerin beeinträchtigt sind.
Die Gesuchsgegnerin bringt keine Verteidigungsgründe vor, scheint aber der Gesuchsstellerin zuzustimmen. Somit entscheidet der Experte, dass die Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des strittigen Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin eine Übertragung des Domainnamens rechtfertigt. 7. Entscheidung
Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass der Domainname gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Daniel Kraus
Experte
Datum: 15. November 2017
Full & Egal Universal Law Academy