Die Gesuchstellerin ist HFLU Höhere Fachschule Luzern GmbH aus Luzern, Schweiz, vertreten durch Thomann Fischer, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist Ernst Emmenegger, KV Luzern aus Luzern, Schweiz, vertreten durch Fellmann Tschümperlin Lötscher, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „streitige Domain-Name”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Die Domainvergabestelle ist Hostpoint AG. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 29. November 2017 per E-Mail und am 30. November 2017 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 30. November 2017 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des streitigen Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 7. Dezember 2017 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 27. Dezember 2017.
Die Gesuchserwiderung traf am 22. Dezember 2017 per E-Mail und am 27. Dezember 2017 per Post beim Zentrum ein. Am 26. Dezember 2017 erklärte der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 24. Januar 2018 mit, dass die Schlichtungsverhandlung, welche gleichentags stattgefunden hatte, nicht zu einem Vergleichsabschluss geführt habe.
Am 29. Januar 2018 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 2. Februar 2018 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die seit 2015 im Handelsregister eingetragen ist. Ihr Zweck gemäss Handelsregisterauszug ist der „Betrieb einer Höheren Fachschule für Aus- und Weiterbildung im Bereich der höheren Berufsbildung; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Liegenschaften“.
Die Gesuchstellerin verwendet die Schweizer Wort-/Bildmarke HFLU (registriert am 15. Oktober 2013 mit der Eintragungsnummer 651129), die auf den Namen ihres Gesellschafters, Alexander Ambühl, lautet und für Ausbildung, Weiterbildung und Erwachsenenbildung in der Dienstleistungsklasse 41 eingetragen ist. Die Gesuchstellerin hat eine Erklärung des Markeninhabers datierend vom 14. November 2017 vorgelegt, wonach ihr eine ausschliessliche Lizenz für die Nutzung der genannten Marke zusteht.
Die Gesuchstellerin bewirbt und vermarktet ihre Dienstleistungen über die Website „“. Der entsprechende Domain-Name wurde am 25. April 2012 registriert, wobei die Halterin dieses Domain-Namens mit Erklärung vom 27. November 2017 bestätigt hat, der Gesuchstellerin ein ausschliessliches Nutzungsrecht über den Domain-Namen gewährt zu haben.
Der Gesuchsgegner, der Kaufmännische Verband Luzern, ist ein schweizerischer Verein, der seit 1891 im Handelsregister eingetragen ist, mit dem Zweck der „Berufsorganisation der Angestellten und Auszubildenden in kaufmännischen und verwandten Berufsfeldern; Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und rechtlichen Lage seiner Mitglieder“.
Der streitige Domain-Name, , wurde am 12. Mai 2016 registriert. Der streitige Domain-Name ist verlinkt mit der Webseite „/berufsakademie/hf-luzern“ des Gesuchsgegners, über welche der Gesuchsgegner Dienstleistungen einer Höheren Fachhochschule anbietet. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Die Registrierung und Verwendung des streitigen Domain-Namens erfolgte später als die geltend gemachten Kennzeichen- und Wettbewerbsrechte der Gesuchstellerin.
Die Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner verletzt das Markenrecht der Gesuchstellerin. Der streitige Domain-Name übernimmt die Marke HFLU der Gesuchstellerin vollständig, und zwar am besonders einprägsamen Anfang des Domain-Namens. Ferner hat der streitige Domain-Name den gleichen Sinngehalt wie die Wortmarke der Gesuchstellerin, welche als Akronym für „Höhere Fachschule Luzern“ dient. Angesichts der identischen Dienstleistungen, welche die Gesuchstellerin und der Gesuchsgegner anbieten, hätte der streitige Domain-Name einen weitaus grösseren Abstand zur Marke der Gesuchstellerin einhalten müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
Da die Parteien im gleichen geografischen Gebiet und im selben Dienstleistungsbereich konkurrierend tätig sind, verletzt der streitige Domain-Name auch das prioritätsältere Firmenrecht der Gesuchstellerin.
Des Weiteren wird durch die Verwendung des streitigen Domain-Namens eine wettbewerbsrechtlich untersagte Verwechslungsgefahr geschaffen. Der streitige Domain-Name übernimmt vollständig den Domain-Namen der Gesuchstellerin . Dies verdeutlicht die Absicht des Gesuchsgegners, Suchanfragen nach der Gesuchstellerin und ihren Leistungen auf die eigene Website umzuleiten und so von der Marktposition der Gesuchstellerin zu profitieren. Die Verwechslungsgefahr liesse sich ohne Weiteres vermeiden, wenn der Gesuchsgegner für die Bewerbung seiner Dienstleistungen statt dem Kennzeichen „HFLU“ eine der vielen möglichen Alternativen gewählt hätte. Naheliegend wäre z. B. die Verwendung des gesuchsgegnerischen Namens „KV Luzern“ bzw. „KV Luzern Berufsakademie“, welcher die unter dem streitigen Domain-Namen aufgeschaltete Website sowieso dominiert. Im Übrigen ist anzumerken, dass der streitige Domain-Name lediglich als Weiterleitung auf die Website des Gesuchsgegners „“ dient und dass sich der streitige Domain-Name nirgends sonst auf dieser Website wiederfindet. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Die Marke der Gesuchstellerin besteht aus den vier Grossbuchstaben HFLU und einem rechtwinkligen Dreieck, wobei die Farbe des Schriftzugs dunkelblau und diejenige des Dreiecks dunkel- und hellblau ist. Bei der Abkürzung „HF“ handelt es sich um eine gesetzlich anerkannte Abkürzung für „Höhere Fachschule“. „LU“ ist sodann die Abkürzung des Kantons- und/oder Gemeindenamens Luzern. Diese Abkürzungen sowie das Dreieck als geometrische Grundform zählen zum Gemeingut und dürfen nicht von einem einzelnen Gewerbetreibenden monopolisiert werden. Im Gesamteindruck fehlt dem Zeichen der Gesuchstellerin jegliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft. Dieses ist somit nicht schutzfähig.
Es liegt auch keine Verwechslungsgefahr zwischen HFLU und im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 lit. c des Markenschutzgesetzes („MSchG“) vor. Der massgebende Adressatenkreis der Dienstleistungen der Parteien besteht aus überdurchschnittlich intelligenten Personen, die bei einer Suche nach „HF-Bildungsgängen“ sehr wohl imstande sind, die beiden Bildungsstätten und ihre Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden. Der Gesuchsgegner weist auf seiner Website stets und unmissverständlich darauf hin, dass seine Angebote von der KV Luzern Berufsakademie stammen, sodass den Besuchern der Website jederzeit klar ist, wer hinter den angebotenen Leistungen steht. Eine Verwechslung mit der Gesuchstellerin ist ausgeschlossen. Auch hat sich die Marke der Gesuchstellerin im Verkehr nicht durchgesetzt.
Es trifft nicht zu, dass der Gesuchsgegner durch Registrierung und Verwendung des streitigen
Domain-Namens die Firma der Gesuchstellerin, „HFLU Höhere Fachschule Luzern GmbH“, verletzt. Letztere besteht aus fünf Wörtern inklusive der Angabe der Rechtsform und unterscheidet sich klar von dem streitigen Domain-Namen . Zudem verwendet der Gesuchsgegner den streitigen
Domain-Namen nicht als seine Firma.
Entgegen den Behauptungen der Gesuchstellerin besteht vorliegend auch kein Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht. Die beiden Parteien stehen nicht einmal in einem relevanten Wettbewerbsverhältnis, denn – im Gegensatz zum Gesuchsgegner – bietet die Gesuchstellerin (noch) keine eidgenössisch anerkannten Bildungsgänge HF an und wird entsprechend auch nicht auf der offiziellen Liste des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation („SBFI“) aufgeführt. Der Vorwurf der Gesuchstellerin, der Gesuchsgegner beabsichtige, von ihrer angeblichen Marktposition zu profitieren, ist für den Gesuchsgegner nicht nachvollziehbar. Die Gesuchstellerin, welche erst seit 2015 besteht und offenbar keine eidgenössisch anerkannten Bildungsgänge HF anbietet, verfügt über gar keine beachtliche Marktposition. Dagegen ist der Gesuchsgegner seit 1891 im Handelsregister eingetragen, bietet seit 1994 eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge HF an und geniesst diesbezüglich in der Region Luzern einen guten Namen und eine solide Marktposition, welche mit der Gesuchstellerin nichts zu tun haben. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt nach Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin hat dargelegt, dass sie über zwei ausschliessliche Lizenzrechte an der Marke HFLU sowie an dem Domain-Namen verfügt. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
Das schweizerische Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domain-Namen in ihrer Funktion die dahinterstehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar sind mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 E.4, ). Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 171-211). (i) Markenrecht
Gemäss Artikel 13 Absatz 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Artikel 3 Absatz 1 lit. c ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Für die Beurteilung einer Verwechslungsgehfahr gemäss Artikel 3 Abs. 1 MSchG ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden. Eine Verwechslungsgefahr ist zu bejahen, wenn eines der Zeichen für das andere gehalten wird („unmittelbare Verwechslungsgefahr“), aber auch dann, wenn das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermutet und namentlich annimmt, dass die Angebote aus demselben Unternehmen stammen („mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. BGE 128 III 96, 97 f.; BGE 127 III 160, 165 f.). Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen (die den Schutzumfang einer Marke bestimmt) zu berücksichtigen (BSK MSchG-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 160; Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, SHK Markenschutzgesetz, Art. 3 N 46). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidung zu schaffen (BGE 122 III 382, 385).
Im vorliegenden Fall ist zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke HFLU der Gesuchstellerin und dem streitigen Domain-Namen besteht. Vorerst ist zu beachten, dass sich der Wortteil der Wort/Bildmarke der Gesuchstellerin (HFLU) im Anfang des streitigen Domain-Namens identisch wiederfindet. Zudem ist festzuhalten, dass beide Parteien im gleichen geografischen Gebiet und im gleichen Dienstleistungssektor tätig sind und dass beide Parteien Bildungsgänge der Höheren Fachschulen anbieten, wodurch die Ähnlichkeit erhöht wird.
Allerdings besitzt die Marke der Gesuchstellerin eine schwache Kennzeichnungskraft. Ihre prägenden Bestandteile sind die beiden Buchstabengruppen „HF“ und „LU“. Wie der Gesuchsteller zutreffend darlegt, ist im Schweizer Bildungssystem „HF“ die allgemein etablierte Abkürzung für den Bildungsgang „Höhere Fachschule“, welche in dieser Form beispielsweise in Abschlussdiplomen erscheint. Daneben steht „LU“ als geographische Bezeichnung offiziell für den Kanton und/oder die Gemeinde Luzern. Beide Abkürzungen sind für sich allein gestellt gemeinfrei und haben als kombinierte Wort/Bildmarke eine schwache Kennzeichenkraft. Deshalb kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnung HFLU in der Wahrnehmung der Internetnutzer automatisch mit der Gesuchstellerin assoziiert wird, zumal nicht erwiesen ist, dass sich die Marke HFLU der Gesuchstellerin auf dem Markt durchgesetzt hätte.
Der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise kann je nach der Art der Dienstleistungen unterschiedlich sein. Grundsätzlich sprechen die Online-Angebote der Parteien den gleichen Verkehrskreis an – Internetnutzer, die an einer Höheren Fachschule in der Region Luzern interessiert sind. Aufmerksame Internetnutzer sind sich jedoch auch bewusst, dass es bei Domain-Namen auf jedes Detail ankommt und auch kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen können. Dabei ergibt sich die Frage, ob der durchschnittliche Internetnutzer in der Lage ist, den streitigen Domain-Namen von dem (schwachen) Kennzeichen HFLU der Gesuchstellerin zu unterscheiden, da der streitige Domain-Name, abgesehen von der „.ch“ Top-Level Domain, identisch ist mit der Marke der Gesuchstellerin. Im vorliegenden Fall betrifft es Personen, die im Internet nach einer Aus- oder Weiterbildung suchen. Diese führen in der Regel gründliche Recherchen durch und schenken nicht nur dem Domain-Namen, sondern vor allem auch dem Kursangebot und dem betreffenden Anbieter (sprich der Bildungsstätte) besondere Aufmerksamkeit. Da der Gesuchsgegner auf seiner Website unmissverständlich als „KV Luzern Berufsakademie“ auftritt, ist eine Verwechslung im Lichte der obigen Ausführungen unwahrscheinlich.
Mangels Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domain-Namen und der Marke der Gesuchstellerin besteht nach Ansicht des Experten somit keine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin durch den streitigen Domain-Namen. (ii) Firmenrecht
Das Firmenrecht (Art. 956 OR) bietet Schutz vor unbefugtem Gebrauch der Firma, wobei das Ausschliesslichkeitsrecht des Firmeninhabers verletzt sein muss. Eine solche Verletzung beruht entweder auf der Identität oder einem Mangel an deutlicher Unterscheidbarkeit zu einer später gebildeten Firma, was bei Dritten Fehlvorstellungen bezüglich der gekennzeichneten Unternehmen hervorrufen kann (vgl. Seedamm-Immobilien AG v. Giuseppe Cuccaro,WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0024, m.w.H.).
Damit der Firmenschutz gegen Domain-Namen greift, sind zwei weitere Voraussetzungen zu berücksichtigen: (1) ein firmenmässiger Gebrauch des Domain-Namens und (2) der örtliche Schutzbereich der Firma (Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl. 2010, S. 149). Da die Firma der Gesuchstellerin (GmbH) für die ganze Schweiz geschützt ist (Art. 951 OR), muss diese Voraussetzung nicht weiter untersucht werden.
Im Zusammenhang mit dem firmenmässigen Gebrauch ist hingegen zu beachten, dass der streitige Domain-Name () nicht zur Kennzeichnung des Unternehmensträgers des Gesuchsgegners (Kaufmännischer Verband Luzern) eingesetzt, sondern lediglich zur Bezeichnung gewisser Dienstleistungen des Gesuchsgegners im Bereich der Höheren Fachschulen (vgl. Rolf H. Weber, a.a.O., S. 150).
Somit wird der streitige Domain-Name nicht firmenmässig benutzt, und die entsprechenden Rechte der Gesuchstellerin sind nicht verletzt. (iii) Unlauterer Wettbewerb
Es ist unwahrscheinlich, dass der Gesuchsgegner beim Registrieren und bei der Verwendung des streitigen Domain-Namens sich an die Marke oder Dienstleistungen der Gesuchstellerin anlehnen wollte. Die Gesuchstellerin hat ihre Behauptung, der Gesuchsgegner habe von ihrer Marktposition profitieren wollen, nicht substantiiert. Welche Marktposition die Gesuchstellerin einnimmt, ergibt sich auch nicht aus den Akten. Demgegenüber hat der Gesuchgegner plausibel dargelegt, dass der Kaufmännische Verband Luzern aufgrund seiner Eintragung im Handelsregister von 1891 und der Tatsache, dass er seit 1994 eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge HF anbietet, einen guten Ruf und eine stärkere Marktposition als die 2015 gegründete Gesuchstellerin (deren Bildungsgänge nicht oder noch nicht eidgenössisch anerkannt sind) hat. Der Experte fügt jedoch hinzu, dass es nicht vollkommen deutlich ist weshalb der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen registriert hat um ihn anschliessend ausschliesslich zur Weiterleitung zu benutzen.
Zudem finden sich auf der Website des Gesuchsgegners keinerlei Hinweise auf die Gesuchstellerin, sondern es ist klar ersichtlich, dass der Gesuchsgegner hinter den angebotenen Dienstleistungen steht. Zur Ähnlichkeit des streitigen Domain-Namens mit dem Domain-Namen der Gesuchstellerin gilt das oben unter (i) Gesagte.
Da verschiedene Anbieter Dienstleistungen im Bereich der Höheren Fachschulen im Kanton Luzern anbieten, kann es dem Gesuchsgegner nach Ansicht des Experten nicht untersagt werden, die gemeinfreien Begriffe „HF“ und „Luzern“ im streitigen Domain-Namen zu verwenden. Die Tatsache, dass der streitige Domain-Name keinen eigenen Webinhalt hat, sondern mit der Website „“ des Gesuchgegners verlinkt ist, genügt nicht, um ein unlauteres Verhalten zu begründen.
Zuletzt weist der Experte darauf hin, dass Parteien gemäss Paragraph 26(b) des Verfahrensreglements die Möglichkeit haben, den gegenständlichen Streitfall einem zuständigen Gericht vor zu legen, dem umfassendere Mittel zur Prüfung vorliegen. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen entscheidet der Experte, dass das Gesuch abzuweisen ist.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 15. Februar 2017
Full & Egal Universal Law Academy