Die Gesuchstellerin ist DHL International GmbH aus Bonn, Deutschland, vertreten durch Taylor Wessing, Deutschland.
Der Gesuchsgegnerist Malkhaz Kapanadze, Next Development Ltd aus London, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „streitige Domain-Name”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Die Domainvergabestelle ist METANET AG. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 12. Oktober 2018 per E‑Mail und am 17. Oktober 2018 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 15. Oktober 2018 bestätigte die SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist und teilte dem Zentrum mit, dass die Sprache des Registrierungsvereinbarung Englisch sei. Bezüglich der Verfahrenssprache reichte die Gesuchstellerin am 25. Oktober 2018 per E-Mail den Antrag ein, dass die Verfahrenssprache des vorliegenden Verfahrens Deutsch sein soll. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 26. Oktober 2018 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 15. November 2018.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 20. November 2018 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 3. Dezember 2018.
Am 3. Dezember 2018 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 14. Dezember 2018 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist ein Unternehmen des weltweit führenden Logistikkonzerns Deutsche Post DHL Group mit rund 360‘000 Mitarbeitern. Dieser Konzern erbringt weltweit, einschliesslich in der Schweiz, Dienstleistungen in den Bereichen Paketzustellung, Transportservice, internationaler Expressversand usw. unter der Marke DHL.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin einer Vielzahl an nationalen und internationalen Eintragungen der Marke DHL in verschiedenen Ländern, unter anderem der Internationalen Registrierung Nr. 841763 DHL, eingetragen am 31. August 2004 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 39 und Schutz u.a. in der Schweiz.
Die Gesuchstellerin ist auch Inhaberin zahlreicher Domain-Namen, die das Zeichen „DHL“ enthalten, insbesondere und .
Der streitige Domain-Name wurde am 23. April 2015 vom Gesuchgegner registriert und führt zu einer Webseite auf der Links zu Werbeanzeigen Dritter in Zusammenhang mit Transport- und Logistikdienstleistungen zu finden sind. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass die Marke DHL seit Jahren weltweit eine überragend hohe Bekanntheit und Wertschätzung geniesst und daher über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Der streitige Domain-Name sei dieser Marke ähnlich, da der Präfix „my“ die Aufmerksamkeit auf das einzig prägende und vollständig übernommene Kennzeichen DHL fokussiert und somit eine Verwechslungsgefahr nicht beseitigen könne. Neben dem Markenrecht sei auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eine Grundlage für die Übertragung des Domain-Namens.
Die Webseite, die unter dem streitigen Domain-Namen aufrufbar ist, enthalte Links, die auf das Angebot von Dienstleistungen und Waren von Konkurrenten der Gesuchstellerin in den Bereichen Transport und Logistik verweisen. Der Gesuchsgegner gebrauche dadurch den streitigen Domain-Namen für gleiche bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen, so dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. B. Gesuchgegnerin
Die Gesuchgegnerin hat keine Gesucherwiderung eingereicht. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Verfahrenssprache
Gemäss Paragraph 7(a) des Verfahrensreglements wird das Verfahren in der Sprache des Registrierungsvertrags durchgeführt, unbeschadet der Befugnis des Experten, auf Antrag angesichts der Umstände des Streitbeilegungsverfahrens ausnahmsweise etwas anderes anzuordnen.
Vorliegend hat die Gesuchstellerin den Antrag gestellt, dass die Verfahrenssprache des vorliegenden Verfahrens Deutsch sein soll. Der Gesuchsgegner hat sich dem Antrag nicht widersetzt. Da aus den von der Gesuchstellerin eingereichten Unterlagen hervorgeht, dass der Gesuchsgegner der deutschen Sprache mächtig ist, und da er dem Antrag der Gesuchstellerin nicht widersprochen hat, ordnet der Experte hiermit an, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist. B. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit Jahrzehnten in der Schweiz Inhaberin von Eintragungen der Marke DHL ist. C. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten Markenrecht
Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MSchG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Das Vorliegen einer durch einen Domain-Namen geschaffenen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung der bezeichneten Webseite und der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (BGer v. 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – ).
Der streitige Domain-Name übernimmt die Marke DHL der Gesuchstellerin vollständig. Der Präfix „my“ ist ein gebräuchlicher und beschreibender Zusatz, der vorliegend die Aufmerksamkeit auf das einzig prägende und vollständig übernommene Kennzeichen DHL leitet. Angesichts der hohen Kennzeichnungskraft der Marke DHL vermag das Hinzufügen des Bestandteils „my“ eine rechtlich relevante Zeichenähnlichkeit nicht zu beseitigen. Es besteht also Zeichenähnlichkeit.
Der streitige Domain-Name führt zu einer Webseite mit Links, die auf das Angebot von Konkurrenten der Gesuchstellerin in den Bereichen Transport und Logistik verweisen. Der Gesuchsgegner gebraucht dadurch den streitigen Domain-Namen um Dienstleistungen zu bewerben, die mit denjenigen, die für die Marke der Gesuchstellerin beansprucht werden, gleich bzw. gleichartig sind.
Da der streitige Domain-Name mit der Marke der Gesuchstellerin ähnlich ist und für gleiche bzw. gleichartige Dienstleistungen gebraucht wird, ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Es liegt somit eine klare Markenverletzung vor (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Unlauterer Wettbewerb
Gemäss der Praxis des Bundesgerichts liegt eine Verletzung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vor, wenn das Kennzeichen eines Dritten gebraucht wird, um aufgrund seiner besonderen Bekanntheit und der Erwartungen der Internetbenützer letztere auf die eigene Webseite zu leiten (BGE 126 III 239; BGE 128 III 401).
Die Marke DHL ist ein bekanntes Zeichen, und es ist offensichtlich, dass der Gesuchsgegner diese Marke gebraucht, um aus Gewinnstreben Internetbenutzer auf seine eigene Webseite zu leiten und von der Bekanntheit des Kennzeichens der Gesuchstellerin zu profitieren. Aus lauterkeitsrechtlicher Sicht zu berücksichtigen ist ferner, dass auch die Gesuchstellerin Webseiten mit der Wortkombination „mydhl“ betreibt.
Die Registrierung und Benutzung des streitigen Domain-Namens stellt somit auch eine klare Verletzung des UWG dar. Keine Verteidigungsgründe
Angesichts der Tatsache, dass der Gesuchgegner keine Verteidigungsgründe vorgetragen hat und dass auch sonst keine überwiegenden Interessen des Gesuchsgegners ersichtlich sind, rechtfertigt vorliegend die Rechtsverletzung die Übertragung des streitigen Domain-Namens.
Ergänzend ist festzuhalten, dass der Gesuchsgegner bereits mehrere bekannte Drittmarken als „.ch“ Domain-Namen registriert hat, die in früheren Verfahren auf die jeweilige Gesuchstellerin übertragen wurden (siehe Audi AG v. Next Development Ltd., Malkhaz Kapanadze,WIPO Verfahren Nr. DCH2018-0011; Raiffeisen Schweiz Genossenschaft v. Malkhaz Kapanadze,WIPO Verfahren Nr. DCH2016-0017; Lidl Stiftung & Co. KG v. Malkhaz Kapanadze,WIPO Verfahren Nr. DCH2016-0024). 7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 17. Dezember 2018
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