Der Gesuchsteller ist Galerie Bruno Bischofberger AG, Männedorf, Schweiz, vertreten durch Prager Dreifuss AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist, Immomovie AG, Zürich, Schweiz, selbst vertreten. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain‑Name“).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Die Domainvergabestelle ist switchplus AG. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 3. Juli 2019 per Email und am 8. Juli 2019 per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch“ und „.li“ Domainnamen („Verfahrensreglement“), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 5. Juli 2019 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 8. Juli 2019 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 28. Juli 2019.
Am 8. Juli 2019 sandte der Gesuchsgegner eine E-Mail an das Zentrum worauf der Gesuchsteller am 9. Juli 2019 Stellung nahm. Die Gesuchserwiderung traf am 9. Juli 2019 per E-Mail und am 10. Juli 2019 per Post bei dem Zentrum ein. Am 10. Juli 2019 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung des Gesuchsgegners. Im Übrigen stellte das Zentrum fest, dass der Gesuchsteller nicht auf andere Weise seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärt hatte. Am 18. Juli 2019 schickte das Zentrum eine E-Mail an den Gesuchsgegner mit der Bitte, dem Zentrum bis zum 21. Juli 2019 bekannt zu geben, ob der Gesuchsgegner an einer Schlichtungsverhandlung teilnehmen möchte oder nicht. Eine Antwort des Gesuchsgegners blieb aus. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen und beantragte diese am 25. Juli 2019.
Am 26. Juli 2019 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 30. Juli 2019 Michael A.R. Bernasconi als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Der Gesuchsteller ist eine Aktiengesellschaft, die mit der Firma „Galerie Bruno Bischofberger AG“ im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firmennummer CHE- 113.953.536 eingetragen ist. Gemäss dem Handelsregisterauszug betreibt der Gesuchsteller eine Kunstgalerie, die unter anderem den Handel mit Kunstgegenständen aller Art bezweckt. Im Jahr 2007 hat der Gesuchsteller die 1963 gegründete Einzelfirma Bruno Bischofberger übernommen. Seit dem 25. September 2013 (Schweizerisches Handelsamtsblatt („SHAB“) 30. September 2013) hat der Gesuchsteller Sitz in Männedorf.
Der streitgegenständliche Domain-Name wurde erstmals am 26. April 1999 registriert. Halter war bis zur Löschung am 2. Dezember 2013 der Gesuchsteller. Aus dem Schreiben der SWITCH vom 2. Dezember 2013 geht hervor, dass der Gesuchsgegner als Technischer Kontakt für den streitgegenständlichen Domain-Namen fungierte.
Gemäss einer Online-Recherche des Experten vom 31. Juli 2019 verweist der streitgegenständliche Domain-Name auf eine Webseite der Galerie Bruno Bischofberger. Unterem anderem wird auf eine „aktuelle Ausstellung“ („current exhibition“) vom 18. März bis 13. Mai 2006 hingewiesen. Eine weitere Recherche des Experten vom 15. August 2019 ergab, dass unterem anderem auf eine „aktuelle Ausstellung“ („current show“) vom 20. April bis 22. Juni 2002 hingewiesen wurde. 5. Parteivorbringen A. Gesuchsteller
Der Gesuchsteller trägt zusammenfassend folgendes vor:
Der Gesuchsteller behauptet, dass die Parteien im Jahre 1999 einen Vertrag (Verwaltung und Support des EDV Systems des Gesuchstellers sowie IT-Beratung) abgeschlossen haben, welcher im Jahre 2005 beendet wurde. Daraufhin sei der Gesuchsgegner gebeten worden, sämtliche Zugangscodes und Passwörter zu übergeben, was aber bisweilen nicht geschehen sei. Obwohl mit Schreiben der SWITCH vom 2. Dezember 2013, der Gesuchsteller darüber informiert worden sei, dass der streitige Domain-Name gelöscht wurde, seien in letzter Zeit verschiedene Anfragen von Kunden sowie potentiellen Kunden zum streitigen Domain-Namen eingegangen. Der Gesuchsteller folgert daraus, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen aus unbekanntem Grund und ohne Ermächtigung wieder registriert habe. Da die Webseite, die unter dem Domain-Namen zugänglich ist, mittlerweile veraltet sei und falsche Angaben, unter anderem zu Werken und Öffnungszeiten, beinhalte, müssten bestehende und potenzielle Kunden, welche sich auf den streitgegenständliche Domain-Namen aufrufen würden, stattdessen auf die „.com“-Seite des Gesuchstellers weiterverwiesen werden. Der Umstand, dass die Kunden über den falschen Inhalt und die ungültigen Angebote unter dem streitigen Domain-Namen hingewiesen werden müssten, habe für den Gesuchsteller einen rufschädigenden Effekt, wirke gegen aussen nicht seriös und beinträchtige ihn in seinem wirtschaftlichen Fortkommen. Der Gesuchsteller behauptet weiter, dass bei einem Telefongespräch sich der Gesuchsgegner dazu bereit erklärt habe, bei einem entsprechenden Angebot den streitgegenständlichen Domain-Namen zu übertragen. Da es in der Folge aber nicht zu einem konkreten Angebot gekommen sei, habe der Gesuchsteller den Gesuchsgegner am 4. Juli 2019 abgemahnt und aufgefordert, den Domain-Namen zu übertragen.
Der Gesuchsteller beruft sich auf sein Recht auf Firmenschutz und verweist dabei auf Art. 956 Abs. 1 Obligationenrecht („OR“), wonach die im Handelsregister eingetragene und im schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zustehe und dass die Firma als Bezeichnung eines Unternehmensträgers ein höchstpersönliches Recht darstelle und den kumulativen Schutz des Firmen- und Namensrechts geniesse. Dabei greife die Exklusivität der Firma inhaltlich auch für Domainnamen, die firmenmässig verwendet würden. Da der Gesuchsteller unter der Firma „Galerie Bischofberger AG“ im Handelsregister eingetragen sei, könne er sich i.S.v. Art. 956 Abs. 2 OR gegen jeden zur Wehr setzen, der ihn durch den unbefugten Gebrauch der Firma beeinträchtige.
Des Weiteren behauptet der Gesuchsteller, dass gegen die Verwendung des streitigen Domain-Namens ein Anspruch aus Namenschutz vorgebracht werden könne, da eine Verwechslungsgefahr und folglich eine Verletzung des Kennzeichenrechts vorliege. Der Gesuchsteller argumentiert, dass unter dem Schutz des Namensrechts gemäss Art. 29 Zivilgesetzbuch („ZGB“) nicht nur gesetzliche Namen, sondern auch Kurzbezeichnungen, die im Verkehr als Name aufgefasst werden, fallen würden. Für die Anwendbarkeit von Art. 29 Abs. 2 ZGB bei Domainnamen sei ebenfalls das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr entscheidend. Massgebend für ebendiese Verwechslungsgefahr sei eine mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten geschaffene Gefahr von Fehlzurechnungen. Ausserdem entstehe im Internet die mit der Verwendung eines Domainnamens verbundene Verwechslungsgefahr bereits in dem Moment, in dem sich der Benutzer daran orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden.
Nach Ansicht des Gesuchstellers könne aufgrund der Sachlage im vorliegenden Fall von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden, da Interessierte vermehrt auf die veraltete Webseite stossen würden, dessen Inhalt für Unsicherheit und Verwirrung sorge. Ausserdem erleide der Gesuchsteller durch die veraltete Webseite einen Reputationsschaden, weil Dritte auf die Inhaberschaft des Gesuchstellers vertrauen würden.
Der Gesuchsgegner sei als IT-Berater damit beauftragt worden, den streitgegenständlichen Domain-Namen für den Gesuchsteller zu registrieren und zu halten. Mit der Beendigung jenes Vertrages, sei jedoch ebenfalls dieser Auftrag beendet worden. Im Übrigen habe der Gesuchsteller ohnehin ein besseres Recht am streitgegenständlichen Domain-Namen. Durch die Weigerung, den Zugang zur Webseite zu übergeben und den Eintrag im Register zu ändern, verunmögliche es der Gesuchsgegner dem Gesuchsteller, mit dem streitgegenständlichen Domain-Namen aufzutreten, die Webseite zu unterhalten und für ihre berechtigten Zwecke zu verwenden. Schliesslich sei nach Beendigung des Auftrages nicht nachvollziehbar, welches Interesse der Gesuchsgegner am Festhalten an diesem Domain-Namen haben könnte. Mit der Weigerung zur unentgeltlichen Übertragung des streitgegenständlichen Domain-Namens nach beendeter Zusammenarbeit beeinträchtige der Gesuchsgegner die rechtlich schützenswerten Interessen des Gesuchstellers in unrechtmässiger Weise. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchgegner hat in seiner Gesucherwiderung hervorgebracht, dass die Gesucheinreichung wegen formeller Mängel abzuweisen sei. Konkret sei die eingereichte Anwaltsvollmacht des Gesuchstellers ungültig, da von einer nicht zeichnungsberechtigten Person unterzeichnet. Hinsichtlich der Frage, weshalb der streitige Domain-Name beim Gesuchgegner verbleiben solle, hat dieser keine Stellung genommen. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Unter Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements finden sich folgende Erläuterungen:
Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von schweizerischen Kennzeichenrechten
Der Gesuchsteller ist als Aktiengesellschaft im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firma „Galerie Bruno Bischofberger AG“ eingetragen. Insofern ist der Gesuchsteller Inhaber folgender Kennzeichenrechte nach schweizerischem Recht:
(i) einer im schweizerischen Handelsregister eingetragene Firma „Galerie Bruno Bischofberger AG“, die nach Art. 956 Abs. 2 OR geschützt ist;
(ii) eines erworbenen Namensrecht „Galerie Bruno Bischofberger“, das den Gesuchsteller (subsidiär) nach Art. 29 Abs. 2 ZGB schützt.
Entsprechend hat der Gesuchsteller den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements erbracht. B. Klare Verletzung der Rechte des Gesuchstellers
Gemäss der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts identifizieren Domainnamen in ihrer Funktion die dahinterstehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen und sind deshalb vergleichbar mit Personennamen, Firmen oder Marken (BGE 126 III 239, E. 2b). Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben. Ist das Kennzeichen firmenrechtlich, namenrechtlich oder markenrechtlich geschützt, kann der entsprechend Berechtigte einem Unberechtigten die Verwendung grundsätzlich verbieten (BGE 126 III 239, E. 2c).
Der streitige Domain-Name enthält die Elemente „Bruno“ und „Bischofberger“ und gibt einem Besucher Zugang zu einer offensichtlich alten Version der Website des Gesuchstellers. Es stellt sich daher die Frage, wie der streitige Domain-Name Kennzeichenrechte des Gesuchstellers verletzen kann. (a) Firmenrecht
Die im Handelsregister eingetragenen und im SHAB veröffentlichten Handelsgesellschaften geniessen den Firmenschutz gemäss Art. 956 Abs. 1 OR. Des Weiteren kann sich gemäss dem Schweizerischen Bundesgericht ein Firmeninhaber auf ein Exklusivrecht berufen, sofern ein Domainname mit dem Firmenname verwechselbar ist (BGE 125 III 91, vgl. auch Hotel Appenzell gegen XY, WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0013, 6.C.a und Casino Bad Ragaz AG gegen Zimat AG,WIPO Verfahren Nr. DCH2010-0035, 7.B.1).
Der Gesuchsteller ist als Aktiengesellschaft seit dem 28. November 2007 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Der Gesuchsteller übernahm bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma „Galerie Bruno Bischofberger“, in Meilen. Ferner übernahm der Gesuchsteller bei der Gründung auch das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft „Galerie Bruno Bischofberger & Co.“, in St. Moritz. Zwischen dem Gesuchsteller, bzw. den von ihm übernommenen Geschäftseinheiten, und dem Gesuchsgegner, bestand bis zum Jahre 2005 ein Vertrag über die Verwaltung und den Support des EDV Systems sowie für die IT-Beratung des Gesuchstellers. Dieser beinhaltete die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner für den Gesuchsteller. Obwohl der Vertrag beendet und auch der streitgegenständliche Domain-Name im Jahre 2013 gelöscht wurde, ist dieser offensichtlich vom Gesuchsgegner darauffolgend unter dessen Namen registriert worden. Der streitgegenständliche Domain-Name erlaubt einem Besucher zudem, ohne Zustimmung des Gesuchstellers, auf eine veraltete Version der Website des Gesuchstellers Zugang zu haben.
Nach Auffassung des Experten schafft der Gesuchsgegner alleine schon aufgrund der Wiederregistrierung des streitigen Domain-Namens, welcher identisch ist mit dem massgeblichen Teil der Firma des Gesuchstellers, eine Verwechslungsgefahr. Diese ist bereits dann gegeben, wenn die Rechte des Gesuchstellers lediglich gefährdet oder mit Schaden bedroht sind bzw. aufgrund der Umstände eine Schädigung erwartet werden kann (BSK OR-ALTENPOHL, Art. 956 N 9).
Darüber hinaus schützt Art. 956 OR den Firmeninhaber zudem firmenrechtlich gegen die Beeinträchtigung seines Kundenkreises, die sich aufgrund von Verwechslungen ergeben können. Ausserdem liegt eine unbefugte Benützung einer Firma i.S. einer Beeinträchtigung firmenrechtlich geschützter Interessen vor, wenn sie ohne Rechtfertigung erfolgt (BSK OR-ALTENPOHL, Art. 956 N 9 mit zahlreichen Hinweisen).
Zudem liegen im vorliegenden Fall nach Auffassung des Experten eine Verwechslungsgefahr sowie eine Beeinträchtigung auch dadurch vor, weil zwischen dem Firmennamen des Gesuchstellers und dem streitgegenständlichen Domain-Namen, der auf eine alte Version der Homepage des Gesuchstellers öffentlich zugänglich macht, eine Verbindung angenommen werden könnte, die aktuell so nicht mehr existiert.
Durch die Wiederaufschaltung der alten Homepage des Gesuchstellers durch den Gesuchsgegner, wird die Gefahr verursacht, dass Kunden sowie potentielle Kunden des Gesuchstellers annehmen, dass die veraltete Version der Website dem Gesuchsteller anzurechnen ist. Dabei werden sie falsch informiert und verunsichert. Dies kann zu einem Reputationsschaden führen und den Gesuchsteller in seinem wirtschaftlichen Fortkommen beeinträchtigen. Da der Gesuchsgegner keinerlei Gründe hervorbringt, welche die Wiederregistrierung sowie die beschriebene Verwendung des streitigen Domain-Namens rechtfertigen würden, ist eine Beeinträchtigung der firmenrechtlich geschützten Interessen des Gesuchstellers zu bejahen.
Aus diesen Gründen ist die Nutzung durch den Gesuchsgegner unzulässig. Folglich ist der Gesuchsteller berechtigt, die weitere Nutzung des streitigen Domain-Namens zu verbieten oder die Übertragung zu verlangen (Art. 956 Abs. 2 OR). (b) Namensrecht
Das Namensrecht tritt subsidiär zum Firmenrecht des Gesuchstellers (BGE 117 II 513, E. 3a; BGE 102 II 165, E. 2) und muss deshalb nicht näher untersucht werden. (c) Formelle Einbringen des Gesuchsgegner
Da sich mit Nachreichung einer zweiten Anwaltsvollmacht – unterzeichnet von Herrn Bruno Bischofberger, Verwaltungsratspräsident des Gesuchstellers – die Frage über die formell korrekte Bevollmächtigung erübrigt, ist auf die formellen Einbringen des Gesuchsgegners nicht näher einzugehen und daher abzuweisen, da das Gesuch den Formerfordernissen gemäss Art. 12 des Verfahrensreglements genügt.
Der Gesuchsgegner hat keine Verteidigungsgründe vorgebracht.
In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen entscheidet der Experte, dass eine klare Verletzung der Rechte des Gesuchstellers durch die Registrierung und Verwendung des streitgegenständlichen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner vorliegt, die eine Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt. 7. Entscheidung
Aus den oben dargelegten Gründen entscheidet der Experte, dass der streitgegenständliche Domain-Name , gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf den Gesuchsteller entsprechend seinem Gesuch zu übertragen ist.
Michael A.R. Bernasconi
Experte
Datum: 15. August 2019
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